특허 / 상표 / 디자인

특허전략 10가지

 <전략1> 자사제품 관련 특허동향은 항상 파악하고 있어야

 <전략2> 상대방의 무분별한 침해소송에 대해서는 단호한 대응을...

 <전략3> 제품 출시보다 특허 출원이 우선

 <전략4> 세계 특허는 없다

 <전략5> 해외출원에도 마감이 있다

 <전략6> 특허권 매입도 방법이다

 <전략7> OEM생산시는 특허분쟁의 책임소재를 명확히

 <전략8> 핵심기술인력은 어떠한 경우에도 우선적으로 보호해야

 <전략9> 협상단계에서는 기술의 전모를 밝히지 말자

 <전략10> 영업비밀보다는 특허출원을 우선 고려
 

1. 자사제품 관력 국내외 특허동향을 항상 파악할 것
설비투자를 완료하고 제품을 출시한 후 특허 분쟁이 발생할 경우 효과적인 대응이 어려우며, 외국회사의 경우 일시에 다량의 특허침해 소송을 제기하여 상대방이 효과적인 대응을 하지 못하도록 하는 전략을 취하는 경우가 많다. 따라서 자사제품과 관련된 국내외 특허동향은 항상 미리 파악하고 있어야 특허분쟁을 예방하거나 효과적으로 대응할 수 있다.

[사례1] IBM과 국내 PC업체

 ? 한국기업이 PC를 저가로 생산하여 미국 시장을 잠식

 ? IBM사는 국내PC업체(LG전자, 현대전자, 효성컴퓨터 등)에 특허침해 주장

   : 160건의 특허 침해 주장 → 단기간에 응답 불가능하게 함

                            → 유리한 협상 위치를 위한 전략

 ? IBM의 특허 검토 결과, 한국 내 등록 특허 1건 존재

   → 1건에 대한 특허료만 지급

⇒ 평상시 경쟁사의 특허취득 동향 & 기술내용 파악


2. 무분별한 침해소송은 단호하게 대응할 것
면밀히 검토하면 침해가 아니라는 것을 증명하거나 상대방 특허를 무효화 시킬 수 있는 경우가 많으므로, 외국의 경쟁업체로부터 침해소송을 당하더라도 섣불리 침해사실을 인정하지 말고 면밀한 분석을 통한 적극적인 대응해야 한다.

[사례1] 동아제약과 Bristol Myers(BM)

 ? 동아제약에서 Amikancin(항생제) 개발 후 국내특허 취득

 ? 제품화 진행 중 미국의 BM사로부터 사업포기 경고장 수신

 ? 신중한 검토 없이 침해인정 회신 → 특허침해소송 중 애로점이 됨

 ? 소송에선 승소 → cross-license를 통한 상호무상 사용 합의

⇒ 침해인정 회신문으로 인한 소송에서의 어려움
 

[사례2] 효성과 미국 하니웰社

 ? 효성(세계 1위)과 하니웰은 폴리에스테르 타이어코드 시장의 경쟁업체

 ? 하니웰에서 효성이 자신들의 특허 사용 주장

   → 미국 국제무역위원회에 미국 내 반입 및 판매 금지 청구

 ? 효성의 적극적 대응 → 침해기각 판결

                      → 하니웰의 특허무효 판결

⇒ 면밀한 분석과 적극적 대응으로 침해기각 및 상대방의 특허무효화
 

[사례3] 삼성과 일본 SEL

 ? SEL에서 삼성의 LCD용 TFT관련 기술 미국 특허 침해 주장

 ? 삼성에서 SEL의 선행기술 공개의무 위반(오역)을 찾아내 법원에 제출

    → SEL의 미국 특허 무효화

⇒ 상대방 특허의 출원절차상 하자를 이용한 특허무효화
 

3. 제품 출시보다 특허 출원을 먼저 할 것
특허제도는 발명을 공개한 대가로 특허권을 부여하는 제도이고 이미 일반에 알려진 바명에 대하여는 특허권을 부여하지 않는다. 따라서, 특허출원 전에 제품을 출시하거나 광고 등을 통하여 공개하게 되면 추후에 특허를 받을 수 없으므로, 공개하기 전에 특허출원을 먼저 하는 것이 가장 중요하다.

[사례1] 일본 마루나社와 나성준

 ? 마루나社에서 연사기에 관한 실용신안을 일본과 한국에 출원하여 등록

 ? 나성준이 동제품을 생산 → 마루나社에서 침해 소송

 ? 마루나社가 특허출원 전 카다록 및 팜플렛을 한국에 다량 배포

    → 침해소송 패소

⇒ 제품출시 또는 광고 전에 반드시 특허출원할 것
 

[사례2] (주)은성디벨럽먼트

 ? (주)은성디벨럽먼트가 아이컬을 개발, 해외 특허출원(중국) 후 수출

 ? 중국 현지기업이 모조품을 제조 유통 및 제3국에 수출

 ? 중국 및 제3국에 출원하여 등록받은 특허를 기초로 적절한 조치

   → 경고장 발송, 소송 제기 및 세관의 통관보류 요청

⇒ 제품 개발과 동시에 국내 출원을 하고 이를 우선권 주장하여 외국출원

   → 현지에서의 침해행위에 효과적인 법적 대응 가능
 

4. 세계 특허는 없음
특허권은 속지주의 원칙에 의하여 각 국가마다 독립적으로 존재하므로 각국에서 획득한 특허는 등록된 국가 내에서만 효력이 있으므로, 수출을 염두에 둔 경우에는 수출하고자하는 각 나라에 독립적으로 특허권을 획득하여야 한다.

[사례1] 국내 중소기업 S社

 ? S社는 압축포장용기를 생산하여 일본에 수출하는 것을 목표로 설비 투자 및 A社로부터 국내 실용신안 및 의장에 관한 권리를 양도 받음

 ? S社와 A社는 일본의 판매사인 J社가 자기명의로 일본특허청에 출원하는 것에 동의

   → J社가 일본에서 의장권 획득

 ? 판매 이권문제로 J社와의 관계 악화 후 S社 제품의 일본 수출 무산 → 도산 위기

⇒ 일본시장을 염두에 두었으면서 일본 내 지적재산권 확보에 소홀

   J社와 일본 수출에 관한 지적재산권 문제를 명확하게 처리하지 않음

   → 일본으로의 수출 불가
 

5. 해외출원에도 마감이 있음
국내에 출원을 하고 12개월 내에 해외 출원을 하여야만 국내 출원일을 인정받을 수 있고(우선권제도), 국내출원일로부터 18개월이 지나면 국내출원이 공개되어 해외에 출원하더라도 특허를 받을 수 없는 등 해외출원에도 시간적 제한이 있으므로 적기에 출원을 하여야한다.

[사례1] 미국 에드워드 멘델社의 거절결정권

 ? 에드워드 멘델社는 서방성 제형에 관한 특허를 1995.11.3에 미국에 출원

   → 우선권을 주장하여 2000.1.7에 한국에 출원

 ? 우선권주장기간의 초과와 미국 내 출원 공개시점이 지나 특허등록이 거절됨

⇒ 국내 특허출원 후 이를 기초로 해외에 출원을 하고자 하는 경우 국내출원일로부터 12개월 이내에 출원해야함

※ PCT제도의 활용

   PCT 출원으로 모든 회원국에 특허를 획득할 수 있는 것은 아니나, PCT국제출원을 하면 123개 회원국에 동시 출원한 효과를 부여하고 추후 실제로 출원할 국가에 대하여만 국내 절차를 밟을 수 있도록 한 제도로 여러 나라에 동시에 출원하는 금전적 시간적 부담을 줄일 수 있음

6. 특허권을 매입하는 방법도 있음
설비투자 및 제품출시 후, 특허침해소송을 당하면 대단히 불리한 입장에 처하는 경우가 많으므로, 제품을 수출하고자 하는 나라에서 특허권을 확보하지 못한 상태라면 수출에 앞서 특허권을 매입하는 방법으로 특허권을 확보한 후 수출하는 방법도 적극 고려할 필요가 있다.

[사례1] LG전자와 대만 오수스텍社

 ? LG전자는 미국에 PCI bus에 관한 특허를 출원하여 취득하는 한편 주변 기술에 관한 특허권을 적극 매입(Wang社로부터 5건) → 경쟁기업의 진입 방치책 마련

 ? 대만의 오수스텍社 및 미국 내 자회사의 동제품 제조 판매

   → LG전자에서 이들을 상대로 특허권 침해소송 제기

 ? LG전자는 주변 기술까지 특허권을 확보

   → 유리한 입장에서 소송과 협상을 병행

⇒ 특허권을 획득하는 한편, 주변기술에 대한 특허권가지 적극 매입

   → 법적 지위를 확고히 함

   → 특허분쟁에서 유리한 입지 확보
 

7. OEM생산시 특허분쟁의 책임소재를 명확히 할 것
OEM 방식으로 제품을 수출하거나 부품을 수입하여 완제품을 만든 후 수출하는 경우 예상하지 못한 특허분쟁에 휘말려 손해를 보는 경우가 많으므로 만일의 특허분쟁에 대한 책임 소재를 계약으로 명확히 해야 한다.

[사례1] H社와 인텔

 ? H社는 GI의 OEM 주문을 받아 EPROM을 생산 미국에 수출

 ? 인텔社(EPROM의 미국특허권 보유)로부터 특허권침해로 미국의 ITC에 제소당함

 ? H社는 ITC로부터 EPROM 및 관련제품의 미국 내 수입 및 판매 중지 판결

⇒ 특허침해소송은 제품의 생산자 뿐 안이라 그 제품의 제조 및 유통에 관계한 모든 사람에 대하여 제기하는 것이 가능

   → OEM 계약 시 특허분쟁에 대한 책임소재를 계약으로 명시할 것
 

8. 핵심기술인력은 어떠한 경우라도 우선적으로 보호할 것
경쟁기업으로 핵심기술인력이 이동하여 인력과 첨단기술이 동시에 유출되는 경우가 빈발하고 있으므로 연구 개발의 성과에 합당한 보상체계를 마련하고 기술인력에 대한 처우를 개선하여 핵심인력이 유출되는 것을 방지해야한다.

[사례1] J社

 ? 상무 서○○, 차장 ○○ 등이 미국 Applied Material, Inc.에 입사하는 조건으로 LCD 플라즈마 화학증착 장치 제조기술의 유출을 시도 1조 6천억 상당의 손해를 입을 뻔함
 

[사례2] H社

 ? 책임 연구원 우○○이 미국 사이프러스사로부터 전진을 약속받고 초 집적 메모리 반도체 제조공정의 핵심기술을 유출하여 4,070억 상당의 손해를 입을 뻔함
 

[사례3] S社

 ? 고품질그룹장 정○○가 승진누락에 불만을 품고 PDP 다면취 제조공법에 대한 핵심기술을 디스켓에 복사하여 유출하여 3조원 상당의 손해를 입을 뻔함
 

[사례4] H社

 ? 연구원 황○○가 중국 TRULY사에 기술제공 시 고액연봉을 약속받고 휴대폰 컬러모듈 설계기술을 유출하여 4조 3천억 상당의 손해를 입을 뻔함

9. 협상단계에서는 기술의 전모를 밝히지 말 것
각종 제품의 공급계약 또는 기술이전 계약 체결과 관련하여 기술자료를 요청하거나 정부 인허가 취득에 필요하다는 이유로 소스코드, 설계도 등 핵심기술을 요구하여 자료를 제공받은 후 계약을 불이행하거나 파기하는 경우가 많으므로 협상단계에서 핵심기술의전모를 제공하는 것은 위험하다.

[사례1] 국내단말기 제조업체의 무선데이터 모뎀 기술 해외 유출건

 ? 국내의 A社가 외국기업과 무선단말기 공급계약을 체결

 ? 외국기업에서 요구한 무선데이터 단말기용 모뎀기술관련 자료 제공

 ? 외국기업이 계약 이행을 회피 → 800억 상당의 피해를 입을 뻔함

[사례1] E社의 중국강제인증(CCC)피해사례

 ? E社는 수출을 제의한 중국의 CH일렉트로닉으로부터 중국강제인증에 필요한 기술과 제품정보를 요구받고 이를 제공

 ? CH일렉트로닉은 E社의 기술 및 제품정보를 이용하여 100% 동일한 제품을 생산하여 절반 가격으로 일본 홈쇼핑업체와 계약

 ? E社는 일본 홈쇼핑 업체와의 대규모 수출계약이 파기됨
 

 10. 영업비밀보다는 특허출원을 우선 고려할 것
영업비밀보호법에 의한 보호는 해외 유출 전 적발 시 처벌이 어렵고 이미 유출된 경우 회수가 불가능한 경우가 많고, 영업비밀 요건(비공지성, 경제성 및 비밀 유지성)의 입증이 곤란한 경우가 많으며, 역설계에 의한 영업비밀의 획득이 적법한 행위로 인정되는 등 특허법에 의한 보호보다 어려운 경우가 많으므로, 특별한 경우가 아니면 기술을 영업비밀로 보호하는 전략보다 적극적인 특허획득으로 보호하는 전략이 필요하다.

[사례1] K社의 반도체 트랜지스터 기술 유출건

 ? K社는 중국의 특허출원 비용이 선진국 수준인 반면 보호수준이 낮은 건으로 판단

   → 중국에 특허출원을 하지 않고 영업비밀로 보호하기로 결정

 ? 중국업체가 2000만개 이상의 반도체 트랜지스터를 무단 복제하여 유통

   → 매출액 감소 및 브랜드 이미지 손실

 영업비밀은 비밀이 유지되는 경우에만 보호

   → 침해에 극히 취약한 형태의 지적재산권임

   → 모방이 쉬운 기술의 경우 반드시 특허권으로 보호받는 전략 필요

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[출처] : http://cafe984.daum.net

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