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라이센싱 사례

라이센싱 사례

매입한 특허가 권리 행사 과정에서 무효가 된 경우

국내의 A사는 1995년 대기업으로부터 프린터 사업을 인수하여 각 종 산업용 및 가정용 프린터를 제조하는 업체이다. 이 회사는 사업을 인수하는 과정에서 상당한 비용을 지불하고 특허권도 함께 인수하였다. A사는 처음에는 비용의 부담 때문에 특허권은 인수하지 않으려 했으나, 제품에 적용되고 있는 특허권들이 있어 향후 사업 보호를 위해서 인수가 불가피하다고 보고 인수 협상에 들어갔으며, 관련 특허 전체 50여건을 6억원에 매입하기로 합의하였다.

사업을 하던 중 1998년 경쟁사가 자사의 제품에 적용된 특허 기술과 유사한 기술을 적용하는 것을 발견하게 되었고, 이 특허는 매입 과정에서 중요 특허로 평가되었던 건이었다. A사는 경쟁사에 경고장을 보내고 프린터의 판매 중지를 요구하였다.

얼마 후 경쟁사는 동 특허가 무효라는 선행 기술 자료를 보내면서, 특허 침해 주장을 계속하면 무효 심판을 제기하겠다는 회신을 보내 왔다. A사가 그 선행 자료를 검토해 본 결과 특허의 구성 요소가 전부 그 선행 기술 자료에서 공지가 되어 있는 것을 확인하게 되었고, 이에 더 이상 경쟁사에 특허 침해 주장을 하지 못하고 이 건을 접고 말았다.

시사점

특허를 매입하는 과정에서 흔히 제품 적용 여부 및 기술적 가치만을 고려하고 매입하는 경우가 자주 있다. 그러나 아무리 좋은 기술의 특허라고 하더라도 선행 기술자료로 인하여 특허가 무효가 되면 아무런 가치가 없는 것이므로, 매입 대상의 특허를 평가함에 있어 특허의 유효성 검증은 반드시 이루어져야 한다.

또한 자사의 특허를 권리 행사할 경우 및 그 특허로 침해 소송을 제기하는 경우에는 반드시 그 특허에 대한 유효성 검증을 해야 한다. 소송 과정 중에 무효 자료가 발견되는 경우 소송은 많은 비용을 들이고 패소할 수밖에 없기 때문에 산전에 무효 자료를 조사 분석하여 유효성에 문제가 없음을 확인하여야 하는 것이다. 실제로 소송 과정 중에 무효 자료가 제시되어 소송에서 패하거나 소송을 철회(Withdraw)하는 경우가 상당히 있다.


[사례 중심의 특허경영中]


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