공동 불법 행위
SABAF SPA v MFI FURNITURE CENTRES LTD, [2004] UKHL 45, 2004. 10. 14

1. 서지사항

원고(피상고인)	Sabaf SpA
원고 대리인	Simon Thorley Q.C. Mark Vanhegan
피고(상고인)	MFI Furniture Centres , Meneghetti SpA
피고 대리인	Alastair Wilson Q.C. Peter Colley
사건번호	[2004] UKHL 45
판결일자	2004년 10월 14일
판사	Lord Hoffman
1심법원	Patents Court
1심법원 판결일	2001년 9월 25일
관련특허	(GB2100411) Burner for gas cookers and hobs
관련법령	Patents Act 1977, ss.1(1), 2(2), 3, 14(5)(d), 60(1)
관련기술	가스 조리기구 등에 사용될 수 있으며 높이가 낮아 컴팩트한 구성이 가능한 가스버너에 관한 발명임

2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
원고(피상고인, 항소인)인 Sabaf SpA사는 가스버너를 제조/판매하는 업자로서 가스버너에 관한 특허인 GB 2100411(이하 “계쟁특허”)의 특허권자이다. 특허권은 2001년 6월 11에 존속기간 만료되었다. 피고(상고인, 피항소인)인 Meneghetti SpA사는 이태리에서 가스버너를 제조/판매하는 업자로서 상기 계쟁특허에 저촉된다고 주장되는 가스버너를 제조한 바 있다.

Meneghetti는 제품을 MFI Furniture Centres Ltd (“MFI”)에게 판매하고 MFI는 Meneghetti의 버너를 구입하여 영국 내로 수입하였다. 또한 Meneghetti는 MFI의 수입을 대리한 적이 있다. Sabaf는 MFI와 Meneghetti가 특허권 존속기간 중에 영국내로 침해품을 수입하였는바 공동불법행위가 성립한다고 주장하며 침해소송을 제기하였다. 이에 Meneghetti는 Sabaf의 특허권이 무효이고, 권리범위에 속하지 않고, 관할 영역 내에서 침해행위를 하지 않았으며, 자신은 수입자도 아니고 공동불법행위자도 아니라고 항변하였다.

(2) 사건 특허발명
가스버너는 통상적으로 연소할 때 완벽히 연소하기 위해 버너에서 분출될 때 충분한 산소를 포함할 것을 요하는바 버너 내에서 가스와 혼합될 공기가 필요하다. 이전의 알려진 형태의 버너는, 장치 아래로부터 공기를 끌어들이면서 호브(hob)에 사용되기에는 부적절하게 크다. 이 사건 특허발명의 버너는 상부에서 끌어들인 공기가 장치 하부에 있는 가스분출기를 가진 가스챔버 내에서 혼합되도록 낮은 높이를 갖는 것을 특징으로 한다. 챔버 위에는 플레임 스프레더의 구멍을 통하여 연소되는 가스와 공기의 완벽한 혼합과 분배를 촉진하기 위한 방사형의 혼합 통로가 설치되어 있다. 특허발명의 특허청구범위에 의하면, 챔버는 상부는 개방되고 하부는 닫혀있으며, 세로축을 갖는 슬리브관의 일부로 형성된다.

이로써 호브(hob) 위로부터 1차 공기를 인입하는 점과 플레임 스프레더(flame spreader) 아래로 벤츄리(Venturi) 효과가 발생하도록 하는 구조의 유로를 사용하는 점을 특징으로 하며, 특허청구범위는 아래와 같다.

슬리브(6)에 의해 정의되는 챔버(6)내에 위치한 가스공급바늘 혹은 주입기(1)를 가진 지지대(2), 반경핀(radial fin)에 의한 슬리브(6)에 의해 지지되는 몸체(12), 몸체(12)는 중앙의 관형 부분(14)이 있으며, 플레임 스프레더(13)는 몸체(12)에 의해 지지되는 것으로 구성된 가스레인지와 요리판을 위한 버너에 관한 발명이다.

챔버(5)내에서 가스공기 혼합물을 생성하기 위한 1차 공기는 외면의 가장자리(17, peripheral edge)와 호브(hob)의 플레이트(9)사이의 원주의 통로(18, circumferential opening) 를 통해 들어와서, 챔버(5)내에서 주입기(1)로부터 나온 가스와 섞이기 위해 관형 통로(14)와 슬리브(6)사이의 방사상의 통로를 통해 빠져나간다. 그리고 가스공기 혼합물은 통로(15)를 통해 방출된다. 그리고 나서 몸체(12)의 표면(12’)과 스프레더(13)의 표면 사이로 흩어진다. 그리고 연소를 위해 플레임 스프레더(13)의 구멍을 통해 밖으로 나간다.

3. 소송에서의 쟁점

이 사건에서는, ① 자명한 기술적 특징을 결합한 발명에 있어서 이들 기술적 특징들 사이에 시너지 효과가 없는 경우에 그 발명의 진보성을 인정할 수 있는지의 여부, ② 외국의 제조업자가 국내 침해자의 수입행위를 대리한 것에 불과한 경우에 특허법상 그 제조업자의 침해행위를 인정할 수 있는지의 여부가 주요 쟁점이다.

4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map
2001. 09. 25. Patents Court 무효판단, 공동불법행위책임 불인정
2002. 07. 11. the Court of Appeal [2002] EWCA Civ 976 유효판단, 공동불법행위책임 불인정
2004. 10. 14. House of Lords [2004] UKHL 45 무효판단, 공동불법행위책임 불인정

(2) 1심법원(Patents Court)의 판단
1심 법원은, 발명이 자명한바 진보성이 없어 무효라고 판단하였다. 법원은 두 가지의 중요한 특징인, 호브(hob) 상부에서 1차 공기를 끌어들이는 것과, 벤츄리 효과가 발생하는 플레임 스프레더 아래에 유로(flow path)를 사용하는 것을 확인하였다. 하지만, 두 가지 특징들이 상호작용하는 것에 대한 언급이 없었다. 법원은 전문가의 증언 후에, 두 가지 발명적 특징이 모두 선행기술에 대하여 자명하다고 판단하였다. 두가지 모두를 가리키는 선행기술은 없었다. 하지만 각각이 독립하여 슬림한 호브(hob)를 생산하는데 기여하는 것을 제외하고는 어떤 것도 곤란성이 있거나 조합하여 효과가 발생한다는 것에 대한 언급은 없다. 이러한 발견에 기초하여, 법원은 “주합 법칙”을 적용하였다. 즉, 각각이 고유의 기능을 독립적으로 수행하기 위해 기존의 구성요소를 단순한 배열하는 것은 특허 받을 수 있는 결합이 아니다.

법원은, Meneghetti의 버너가 계쟁특허의 특허청구범위에 속하고, Meneghetti가 1998년 11월 이후 관할 영역 내로 침해 제품을 수입한 행위가 인정되지만, Meneghetti는 MFI와의 공동불법행위자가 아니고, 계쟁특허의 핵심이 공지의 두 개념의 단순한 주합(collocation)에 불과하다고 하여 진보성이 없다는 이유로 무효라고 판시하며 Sabaf의 청구를 기각하였다.

(3) 항소법원(the Court of Appeal )의 판결
2심에서 Sabaf는 특허가 무효가 아니고, Meneghetti가 다른 피고(MFI)와 공동불법행위자라는 이유로 항소하고, Meneghetti는 자신이 제조한 버너가 원고의 권리범위에 속하지 않고, 자신은 버너의 수입자가 아니라고 주장하였다.

법원은, 알려진 두 개념의 단순한 주합과 관련하여 문제는 당업자가 이 개념들을 결합하는 것이 자신의 통상의 지식에 비추어 자명한가의 여부라고 하면서, 만일, 발명에 포함되는 두 개념의 특징들 사이에 상호 작용이 있고, 이러한 상호작용이 당업자이더라도 상상력이 부족한 당업자라면 하기 어렵다고 인정될 경우는 진보성이 인정된다고 판단하였다.

영국 판례는 진보성을 판단함에 있어서 통상의 지식과 최신 기술의 일부를 이루는 지식을 구별한다. 통상의 지식은 특허와 관련하여 문제된 시점에 그 특허발명이 속하는 기술분야에서 상식(common knowledge)이 된 정보로서 그 기술분야에 종사하는 적절한 적격자라면 알 수 있는 것을 의미한다고 설시하였다.

Sabaf의 발명과 인용참증을 대비하며 Windsurfing 방법을 이용하여 진보성을 검토한 결과 당업자에게 자명하지 않고 일정 정도의 발명을 요구하는 차이점이 있다고 판단하였다.

Meneghetti의 제품에 청구항 1의 특정 요소가 결여되었다는 주장에 대하여, 목적적 해석과 균등물의 작용을 고려할 때 Meneghetti제품에 해당 요소가 포함되어 있다고 인정되며 따라서 청구범위에 속한다고 판단하였다.

만일 상품의 운송이 시작할 때 또는 그 이전에 상품과 함께 위험부담이 양수인에게 이전하였다면, 운송 계약은 양수인을 대리하여 맺은 것이고, 양도인은 영국특허법 소정의 목적에 따라 제품을 수입한 것이 아니라고 판단하였다. 공동불법행위의 기초적인 개념은 그 불법행위에 자신의 책임이 생기도록 그 불법행위를 범해야 한다는 것이고, 만일 그 스스로 그러한 침해행위를 한 것이 아니라면 불법행위를 범한 것이 아니라고 전제하면서, Meneghetti의 행위는 불법행위에 해당하기에 충분하지 않고 단지 구매자에게 상품을 공급하는 행위로서 행한 행위에 불과하다고 판단하였다.

5. 귀족원(House of Lords)의 판단

1) 귀족원은 진보성에 대한 항소법원의 접근은 영국과 유럽특허청에서 확립된 이론에 부합하지 않는다고 판단하였다. 특허법 3조의 진보성이 적용되기 전에 발명이 무엇인지에 대해서 먼저 분명히 해야 한다. 특히, 단지 하나의 발명만이 관여하는지 아니면 두 개의 발명 혹은 그 이상의 발명이 관여하는지를 결정해야 한다. 두 개의 발명이 같은 하드웨어에 포함되어 있다고 해서 하나의 발명이 되는 것은 아니다.

특허법 14조(5)(d)는 하나의 청구항은 하나의 발명 또는 단일성 있는 한 그룹의 발명들로 구성된다고 규정하고 있다. 비록 이것이 출원 시 준수해야 하는 절차상의 요건이긴 하지만, 특허법 3조의 “발명”에는 단일한 발명적 개념일 것을 요하며, 각각의 발명들의 주합(collocation)이 아닐 것을 요한다. EPO 가이드라인은 “청구된 발명은 전체로서 고려되어야 한다.”고 말한다.

또한, 실질적으로 두 개의 개별적인 발명은 전체로서 고려되어서는 안 된다. 가이드라인은 당해 발명이 하나의 발명인지 아닌지 여부가 결정되어야 하는 원리를 설명하고 있다. 만약 두 개의 각 발명이 상호작용하고 그로써 시너지효과가 있다면, 그 발명은 결합된 효과를 갖는 하나의 발명을 이루며 특허법3조는 결합된 발명 전체에 적용된다. 만약 각 발명이 “각각의 고유한 기능을 독립적으로 수행한다면”, 각각이 특허법 3조의 적용대상이며, 특허법 3조는 각 발명에 개별적으로 적용되어야 한다. 이것이 바로 “주합의 법칙”이다. 이에 기초하여, 1심 법원은 관련이론을 올바르게 적용한 것이다.
따라서, 특허발명은 무효이다.

2) MFI 는 분명히 제품의 수입자에 해당한다. MFI 가 수입자에 해당하므로, Meneghetti는 운송업자와 계약한 것과 상관없이 수입자가 아니다. 구매자와 판매자 모두가 수입자가 되는 것은 아니다.

Meneghetti는 MFI를 대리하여 MFI의 상품을 수입하는 것을 처리한(arrange) 것이고, 운송계약은 상품의 소유권자를 대리한 것으로 판단하여 공동불법행위가 성립하지 않는다.

6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 진보성
1) 정의
1977년 특허법 제1조는 특허적격과 관련하여 발명이 진보성을 가질 을 규정하고 있다. 특허법 3조에 의하면, 발명이 선행기술과 비교하여 해당기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명백하지 아니할 때에는 진보성이 있는 것으로 본다. “선행기술”은 서면 또는 구두설명, 사용 도는 다른 어떠한 방법에 의해 유럽특허출원일 전에 공중이 이용 가능하게 된 모든 것으로 정의된다.

2) 자명성
발명을 정의하고 있는 어느 청구항에 대해서, 고려되어야 할 문제는, 그 청구항에 대해 유효한 우선일 또는 출원일 전에, 그 당시에 알려진 기술에 관하여 그 청구항의 기재에 해당하는 것에 도달하는 것이 당업자에게 자명한지의 여부이다. 만약 자명하다면, 그 청구항은 진보성 결여로 특허될 수 없다.

“자명”이라는 용어는 기술의 통상적인 진보를 넘어서지 못하고 종래 기술로부터 단순히 또는 논리적으로 나오는 것에 불과한 것, 즉 당업자에게 당연히 기대되는 것을 넘어서는 숙련 또는 능력의 발휘를 포함하지 않는 것을 의미한다. 신규성과 구별되게, 진보성을 고려함에 있어서, 이 후의 지식에 비추어 공개된 문헌을 해석하고 또 청구된 발명에 대해 유효한 우선일 또는 출원일 전에 당업자가 일반적으로 이용할 수 있는 모든 지식을 고려하는 것이 공정하다.

3) 진보성 판단에서 기술적 특징
발명에 대한 진보성을 판단함에 있어서, 발명은 전체적으로 고려되어야 한다. 즉, 각 청구항이 다수개의 기술적 특징의 조합으로 구성되었을 경우, 각각의 기술적 특징이 공지 또는 자명하고 따라서 청구된 전체 대상물이 자명하다는 주장은 정확하지 않다. 하지만, 청구항이 각각의 기술적 특징의 단순한 나열 또는 주합이고, 진정한 조합이 아닌 경우, 기술적 특징의 집합이 진보성을 가지지 않는 다는 것을 증명하기 위해 각각의 기술적 특징이 자명하다는 것을 보이는 것으로 충분하다. 기술적 특징들 사이의 기능적 상호작용이 개개의 기술적 특징의 기술적 효과의 합과는 다른, 예를 들면 더 큰 조합된 기술적 효과를 달성하는 경우, 진보성이 인정된다. 즉, 개개의 기술적 특징의 상호작용은 상승효과를 나타내어야 한다. 만약 그런 상승효과가 존재하지 않는다면, 기술적 특징의 단순한 주합일 뿐이다.

4) 진보성 판단 방법- Windsurfing approach
매우 전통적인 방법으로서, ① 우선 특허명세서에서 진보적 특징을 추출해 낸 다음, ② 2단계로 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자를 가정하고, ③ 다음 단계로 두 가지 발명의 차이점을 추출해 낸 다음, ④ 마지막 단계로, 차이점이 무엇인지(차이점에 따른 효과가 무엇인지)를 결정하는 것이다.

1단계에서 대상이 되는 특징을 추출하는 방법은 우선 청구된 것을 기준으로 하되, 반드시 출원인이 청구한 사항에 한정되는 것은 아니고 실제적으로 출원인이 보호받고자 의도했던 바가 대상이 되는 것이다.

2단계에서 공지기술을 추출하는 방법의 기준으로 다음과 같은 판례가 있다. 유럽의 판례는 특정인들에게 이미 잘 알려진 기술이라 하더라도 다른 집단이 쉽게 알 수 없는 내용이라면, 전문가의 영역으로 보고 공지기술로 인정하지 않고 있다.

3단계에서는 차이점을 분별하는 것으로, 이 단계에서는 선행기술의 어떠한 사항도 고려의 대상이 된다. 이 단계에서 고려되어야 할 것은 반드시 특허법의 기본 취지인 개인의 권리보호와 산업발전이라는 측면을 염두에 두어야 한다는 것이다.

4단계는 진보성의 존재 유무에 대한 판단이다. 이 단계는 우선일 당시 일반에게 공지된 기술과 청구된 발명간의 차이점이 진보적인지에 대한 법적 판단의 문제인 것이다. 영국에서는 오랫동안 지속되어 온 원칙중의 하나가, 해당분야의 전문가가 당해 기술이 본인에게 자명한지 아닌지에 대하여 증언하는 것은 단순한 참고자료 정도에 지나지 않는다는 것이었다. 본질적은 판단은 법정에서 이루어지며, 단순히 전문가의 의견은 참고사항으로 치부되었던 것이다.

이러한 방법은 진보성을 결정하는 개념적 체계만 제시할 뿐 구체적인 사례에서는 실제적으로 도움이 되지 못한다. 이를 보완하기 위해서 6가지의 세부기준이 등장하였다. 즉, 우선, 진보성(자명성)은 법률적인 문제로 귀결되어야 하며, 사후적 고찰을 고려해서는 아니 되고 발명이 이루어진 당시의 기준으로 평가해야 하며, 발명가의 인지 수준과는 무관하게 객관적으로 평가해야 하고, 발명이 이루어진 환경에 대한 발명가의 증거자료는 상당하게 고려되어야 하며, 문제들은 4단계 접근법에 의해 검토되어야 하고, 발명가가 상당한 시간(노력)을 들여서 발명을 완성하였다면 이는 진보적인 것으로 강하게 추정되어야 한다는 것이다.

5) 진보성 판단 방법 - EPO PSA(problem & solution approach)
유럽 특허청에서 주로 사용하는 방법으로 발명의 진보성을 평가할 때, 해결하고자 하는 기술적 과제와 이의 해결방법에 이르는 길이 얼마나 어려운 것인가에 대한 평가로 접근하는 방법이다.

실제에 있어서, 객관적이고 예측 가능한 방식으로 진보성을 판단하기 위해서, 심사관은 일반적으로, 소위 ”문제점-그리고-해결책 접근(Problem-and-solution approach)”을 적용해야 한다. 이 접근방식은 다음과 같은 3개의 주요 단계로 구성된다.

① 첫번째 단계는 “가장 근접한 종래 기술”을 결정하는 단계이고,
② 다음의 단계는 해결해야 할 “객관적인 기술적 과제”를 확정하는 단계이다.
③ 마지막 단계는 가장 근접한 종래 기술 및 객관적인 기술적 과제로부터 출발해서, 청구된 발명이 당업자에게 “자명”한지 아닌지를 검토하는 단계이다.

6) 이 사건에서의 구체적 판단
법원은 발명이 극복하고자 하는 선행기술에서의 3가지 단점과 관련하여 발명성에 대한 SABAF의 주장을 정리했다.
① 현존하는 버너들은 크고, 그래서 슬림한 호브(hob)에는 적합하지 않다.
② 가연성가스와 함께 동반되는 1차 공기는 호브(hob) 밑에서 유입되며,
③ 현존하는 버너는 분해하기 어렵다. 이 사건에서는 ③ 은 쟁점이 아닌바, 중요한 것은 처음의 2가지 단점과 그것을 극복하는 방법이다.

자명성과 관련하여, Sabaf의 버너의 발명을 구성하는 두가지 중요한 특징은 ① 호브(hob) 위로부터 1차 공기를 끌어오는 것과, ② 벤츄리 효과가 구현되는 플레임 스프레더 아래의 유로(flow path)의 사용이다. 다만, 이런 두가지 특징이 상호작용하는 것에 대해서는 구체적인 언급은 없었다.

법원은 각 발명의 특징들이 선행기술에 대하여 자명한 것이라고 판단하였다. 선행기술1을 고려할 때, 숙련된 자가 방사상의 벤츄리를 사용하여 낮은 호브(hob)의 바람직한 목표를 이루는 것은 자명한 것이다. 또한, 다른 선행기술2을 고려하면, 공기를 호브(hob) 하부의 공간을 통해서 흡인하는 것이 아니라 상부에서 흡입하는 것은 자명하다. 반면에, 선행기술 1은 공기를 호브 상부에서 흡입하는 것에 대한 교시는 없으며, 선행기술 2는 방사상 벤츄리에 대한 교시는 없다. 두가지 특징을 모두 교시하는 선행기술은 없다. 하지만 각각의 발명이 개별적으로 슬림한 호브(hob)를 생산하는데 기여한다는 점을 제외하고는, 어떠한 것도 어렵지 않게 다른 기능을 수행할 수 없으며, 결합된 효과를 나타내지는 않는다.

발명에 진보성이 있는지의 여부를 살피기 전에, 먼저 발명이 무엇인지를 결정해야 하고, 동일한 하드웨어에 포함되었다고 하여 두 개의 발명이 하나의 발명이 되는 것은 아니다. 두 특징이 상호 작용하여 시너지가 발생하였다면 단일 발명을 구성하지만, 개별 특징이 자신의 작용만을 독립적으로 수행한다면 이들 개별 특징 각각에 대하여 특허법 제3조의 진보성을 판단하여야 한다.

법원은 계쟁특허의 두 특징이 상호간에 아무 영향이 없으므로 두 특징 각각이 진보성 판단의 대상이 되는 발명이 되고, 각 발명과 선행기술 사이에 실질적인 차이점이 없고, 당업자가 계쟁특허의 제품을 설계하기 위해 다른 발명이 요구되지 않아 진보성 흠결이라고 결론을 내렸는데, 이는 각 특징에 대하여 Windsurfing 분석법에 따라 특허법 제3조를 적용한 것이다.

(2) 공동불법행위
1) 침해
영국 특허법 제 60조 제1항은 특허권자의 동의를 받지 않은 자가, 다음 중 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우 침해로 규정하고 있다.
① 물건의 발명인 경우, 그 물건을 생산, 처분, 처분의 청약, 사용, 수입, 또는 처분 또는 다른 행위를 위해 보관하는 행위,
② 방법의 발명인 경우, 특허권자의 동의 없이 그 방법을 사용하는 것이 특허를 침해하는 것임을 인지하고서, 영국내에서 그 방법을 사용하거나, 그 방법의 사용을 청약하는 행위,
③ 제조 방법의 발명의 경우, 그 방법에 의해 직접적으로 얻어진 물건을 처분 또는 수입하거나, 처분 도는 다른 행위를 위해 그 물건을 보관하는 행위

침해물품을 수입하는 경우, 해외에 거주하는 공급자가 소유권을 가진 상태로 영국으로의 침해 물품 수입을 준비하는 경우에는, 공급자가 특허 침해에 대한 책임을 진다. 하지만, 소유권을 해외에서 이전된 후, 영국으로의 침해 물품 수입이 진행되는 경우, 해외에 거주하는 공급자는 특허 침해에 대한 책임을 면한다.

2) 공동불법행위
법원은 공동불법행위의 기초적인 개념은 공동불법행위자가 자신의 책임 하에 불법 행위를 행해야 한다는 것이고, 만일 그 스스로 그러한 불법행위를 한 것이 아니라면 공동 불법행위를 범한 것이 아니며, 공동불법행위자가 특허침해행위를 위해 공모하고, 이를 자신의 책임 하에 행한 경우, 공동불법행위자 각각은 특허침해행위에 대해 책임이 있다고 판시하였다.

둘 이상의 당사자에 의해 특허 침해가 이루어지는 경우, 이들은 공동 불법 행위자(Joint tortfeasor)로 고소될 수 있다. 다만, 매수인이 물품을 불법적으로 사용하더라도, 물품의 판매가 통상적인 방법으로 이루어진 경우, 해당 물품의 판매 행위는 불법행위가 아니다. 따라서, 판매자가 판매되는 물품이 특허 침해에 사용되는 것을 알고 있더라도, 특허 침해품이 아닌 물품의 단순한 판매는 특허 침해를 구성하지 않는다. 이는, 판매자가 특허 침해를 조장한 측면이 있지만, 특허 침해를 알선하거나, 특허 침해에 관련되지 않았기 때문이다. 하지만, 조립되었을 때 특허 제품이 되는 키트(kit)를 판매하는 경우, 판매자는 구매자와 함께 공동 침해자가 될 수 있다.

3) 이 사건에서의 구체적 판단
증거에 의하면 Meneghetti는 제품을 이탈리아에서 생산하고 MFI Furniture Centres Ltd ("MFI")에 판매를 하였다. 1998년 11월까지는 이태리의 가스버너 생산처에서 Meneghetti로부터 직접 수령하여 영국 내로 반입하였으나, 그 이후로는 Meneghetti로 하여금 영국으로의 운송을 섭외토록 하고 가스버너 제품에 관한 보험은 Meneghetti가 선택한 보험사에 의해 보장되도록 하면서 운송과 보험에 관한 비용을 보상해 주었다. 소유권은 이탈리아에서 MFI에게 넘어갔고, 영국으로 Meneghetti에 의해서 수입된 물품은 MFI소유의 것이라는 점에서는 다툼이 없다.

Sabaf는 2가지 방법으로 소송을 제기하였다. 첫번째는, MFI가 영국에서 제품을 수입하여 사용하고 처분하거나 처분을 위한 보관을 하여 특허권을 침해하는 행위를 하였다는 것이고, 둘째는 Meneghetti가 이런 행위들에 대해서 공동불법행위를 구성한다 주장하였다.

귀족원은 Meneghetti는 MFI를 대신하여 수입행위를 하였고 수송계약은 수탁자와 제품의 소유자를 대신하여 이루어진 것으로 보았다. 간단한 수송이었다면, MFI가 적절한 소송의 당사자일 것이다. 하지만 수송 계약의 전문성에 의존해야 하는 것은 아니다. MFI가 수입자에 해당하므로, 누구와 계약을 했던 간에 Meneghetti 수입자에 해당하지 않는다. 따라서, Sabaf의 주장은 이유 없다.

따라서, 공동불법행위가 성립하지 않는다는 항소법원의 판단은 타당하다.

7. 관련 판례

(1) Sandman v. Panasonic UK Limited, Matsushita Electric Industrial Co Ltd [1998] EWHC Patents 346 (21st January, 1998)
영국내 자회사에 의한 특허 침해에 대해, 외국에 있는 모회사가 공동 침해 책임을 가지는 지 여부에 대해, 모회사가 자회사에 대해 회사 운영 및 재정에 대한 결정권을 가지고 있다는 것 만으로, 공동 불법 행위에 대한 책임을 물릴 수 없고, 공동 불법 행위에 대한 책임을 묻기 위해서는 모회사가 자회사와 협력하여 특허 침해를 행한 사실이 있어야 한다. 법원은 외국의 모회사가 영국에서만 사용되는 장비를 외국에서 제조한 경우, 특허 침해 물품을 영국에서 판매하기 위해 외국의 모회사와 영국의 자회사가 협력관계에 있었다고 판단하고, 외국의 모회사를 영국의 자회사와 함께 공동 침해자로 인정하였다.

8. 시사점

발명에 진보성이 있는지의 여부를 판단하기 전에 무엇이 발명인지의 여부를 확정해야 하며, 하나의 하드웨어에 포함되어 있다는 이유만으로 하나의 발명으로 간주해서는 아니되고, 두 개의 발명적 특징이 상호간에 상호작용이 없고, 다른 작용이나 결합된 효과가 없고, 그 외 시너지 효과가 없으면 두 개의 발명적 특징이 결합된 하나의 발명이 아닌 두 개의 발명적 특징 각각에 대응되는 두 개의 독립된 발명적 특징을 각각 발명으로 확정해야 하며, 진보성 판단도 이들 두 개의 독립된 발명을 각각 선행기술과 대비하여야 한다.

특허권 침해의 일 태양인 수입 행위가 성립하기 위해서는 행위자의 행위가 공동의 목적을 추구하며 자발적으로 이루어져야 하며, 대리행위로는 수입 행위가 성립하지 않는다.

상품의 소유자를 위하여 운송 계약을 맺고 그에 따른 보험의 가입 및 보험금의 추후 보전은 수입행위의 대리행위에 해당한다.

[한국지식재산보호협회]