(i) 당하게 되는 상황

전시회(trade show)나 박람회(exhibition) 등에 물품을 전시함으로써 독일 시장에 진입하려는 경우에, 각 물품의 전시를 즉시 중지하고, 판매 협상을 즉시 중단할 것 등을 요지로 하는 조기금지(Fast Injunction) 절차에 따른 법원의 명령을 받는 경우가 많다. 이러한 조기금지 절차에는 해당 법원에 의견을 제출할 기회조차 가지지 못한 채 발행될 수 있다. 전시회 등에서 영업활동을 하는 중에 난데없는 법원 명령으로 모든 활동을 접어야 하게 되는 것이다. 

(ii) 전시회 가처분의 성질

이러한 전시회 압류/금지 조치 등의 법원 명령은, 독일에서의 지재권 금지 가처분(interim injunction)의 일환으로 이루어진다. 자기의 지재권(Intellectual Property Rights; IPRs), 즉, 특허, 상표, 디자인, 실용신안, 저작권 등을 침해하는 것이라 생각하는 경쟁회사가 자기의 지재권을 기초로 법원에 가처분 신청을 하고 이를 통한 결정인 것이다.

독일 법원의 가처분의 큰 특징 중 하나는, 상대방의 의견을 들어보지 않고 즉시(매우 신속한 경우에는 신청 후 1~2시간 내에도) 가처분 명령을 받을 수도 있다는 것이다. 

(iii) 전시회 가처분의 빈도 

독일에서 가처분(preliminary injunction) 신청은 널리 행해지고 있다. 코롱(Cologne) 법원은 매년 약 1,000건의 사건을 처리하는데, 이 중 60~65%가 가처분 사건이라고 한다. 또한, 전시회 가처분도 독일에서 매우 빈발하게 이루어진다. 예를 들어, 2006년 국제 하드웨어 전시회(International Hardware Exhibition)에서 코롱(Cologne) 법원은 50건의 가처분 명령을 발행했다. 최근 우리나라 기업들의 유럽진출이 늘어나면서, 그 교두보가 되는 독일에서의 전시회 참가도 늘어나고 있는데, 이에 따라 독일에서 뜻하지 않은 갑작스런 가처분 명령을 받고 당황하는 경우가 생기고 있다. 

지재권 권리자는 자기의 권리를 침해하는 자를 발견하게 되는 경우 이를 조기에 금지 또는 침해행위를 중지할 것을 요지로 하는 명령을 내릴 것을 법원에 신청할 수 있다. 이에는 아래와 같은 요건이 필요하다. 

(i) 사안의 긴급성

조기금지절차에 의하여 금지명령을 얻기 위한 첫 번째 선결조건으로서, 원고는 해당 사항이 긴급하다는 것을 법원에 확신시켜야 한다. 즉, 통상적인 소송절차와 기간에 의하여 금지조치가 지연되는 경우, 피고에게 인정될 충실한 소송 진행의 권리에 대비하여 원고에게 지나친 손해가 발생된다는 것을 입증하여야 하는 것이다.

원고가 조기금지 청구를 지체하는 경우에는 이러한 긴급성이 없는 것으로 처리된다. 즉, 원고가 침해품을 안 때로부터 조기금지의 신청까지 상당한 기간을 지체하면 이는 긴급하지 않은 것에 대한 반증으로 보는 것이다. 원고가 얼마나 신속히 조기금지 청구를 신청해야 하는지는 독일의 법원마다 다소 융통성 있게 운영되고 있으나, 대개 4주~6주 정도를 기준으로 하고 있고, 뮌헨의 지방법원의 경우에는 엄격히 4주로 정해여 운영하고 있다. 

(ii) 사안의 명확성

조기금지 청구를 받아들여 금지명령을 할 것인가의 여부는 법원의 재량 사항이다. 이와 같이 법원이 재량으로 간이한 조기금지 명령을 결정하려면, 사안이 명확하고 단순해야 한다. 즉, 권리의 침해여부가 명확히 이해되어야 하고 의심의 여지가 없어야 하는 것(beyond doubt)이다. 때문에, 특허를 기초로 한 조기 금지 청구보다는 디자인을 기초로 한 조기 금지 청구가 받아들여지기 쉽고, 디자인 보다는 상표를 기초로 한 조기금지 청구가 받아들여지기 쉽다. 특허침해를 이유로 하는 경우, 균등론이라는 모호한 범위의 판단이 필요한 주장이 개입되면 조기 금지 청구가 받아들여질 가능성은 크지 않고, 문언침해가 확실시 되어 보이는 상황이라야 조기 금지 명령을 쉽게 얻을 수 있게 된다. 

(iii) 권리의 유효성

만약 문제되고 있는 지재권이 유효한지가 의심스러운 경우, 예를 들어 특허에 대한 제3자의 무효소송이나 이의신청이 진행중이거나, 그 특허와의 관계에서 비침해 주장이 이미 법원에 제출 된 경우 등이라면, 법원은 조기금지 명령이 적절하지 않은 것으로 고려할 것이다. 특허 외의 다른 지재권을 근거로 조기금지를 청구하는 경우에도, 침해여부 및 그 지재권의 유효성은 동일하게 필요하다. 

(i) 원고의 청구 사항

침해소송 절차와는 달리 조기금지 절차에서는, 원고는 손해배상은 청구할 수 없으며, 단지 침해의 금지와 중지만을 청구할 수 있다. 이러한 조기 금지 절차에서 이루어지는 금지 명령은 종국적인 금지명령은 아니며 본안 소송으로 불복할 수 있는 임시적인 금지 명령(interim injunction)이다. 원고는 상대방에게 부품의 공급자의 이름과 주소 같은 정보를 요구할 권리는 없다. 

(ii) 법원의 재량

원고로부터 조기금지 청구를 접수한 경우 법원은 사안을 판단하여, ⓐ 긴급하고 명확한 사안인 경우 상대방의 의견을 듣지 않고 즉시 임시 금지(interim injunction) 명령을 하거나, ⓑ 조기금지 청구를 피고에게 송달하고 의견을 제출하도록 함과 아울러 구두심리를 진행하여 조기 금지 명령의 당부를 판단할 수도 있다. 

(iii) 구두심리의 경우 

후자의 경우, 구두심리 전에는 가처분 명령이 발생하지 않게 되고, 따라서 피고는 갑작스런 금지명령을 받지 않게 되고, 구두심리 전에는 영업행위를 중지하지 않아도 된다. 이 금지청구에 대한 결정은 당사자를 심문한 후에야 이루어지게 된다. 달리 말하면, 조기금지 청구를 위하여 법원에 제출한 원고의 주장이유에 대하여 피고는 비침해, 무효 등을 주장함으로써 반박할 수 있는 기회를 가지는 것이다. 예를 들어, 특허를 기초로 한 조기 금지 절차에서 피고는, 해당 특허에 대하여 무효소송을 제기하였고, 무효로 승소할 것이 기대되고, 등등의 주장과 입증을 할 수 있게 되는 것이다. 

(i) 가처분 금지 명령의 집행

한편, 조기금지 청구가 청구된 경우에, 구두심리 없이(즉, 사전에 피고에게 통지함이 없이) 가처분을 즉시 발행할 가능성도 많다. 이 경우에는 법원의 명령이 전시회 등 현장에서 집행관과 원고에 의하여 피고에게 송달되는 때에 비로소 원고는 금지청구 절차를 처음으로 알게 되는 것이다. 

(ii) 피고의 의무

이에 위반하는 경우 벌금 또는 형이 부과되게 된다. 금지 명령서에는 보통 아래와 같은 문구가 기재되어 있다.

“피고는 독일 내에서 상업적 목적으로 아래 사진에 표시된 물품에 관하여 공급, 광고를 통한 판촉, 또는 다른 방식으로 도입하는 행위를 금하여야 한다. 만약 피고가 이러한 금지 명령을 위반하는 경우, 각 위반행위에 대하여 법원은 25만유로 이하의 벌금이나 이에 상당하는 구금, 또는 6개월 이하의 형에 처할 수 있다”.

즉, 피고는 침해로 주장된 행위를 즉시 중지하여야 한다. 침해로 주장된 물품을 즉시 제거하는 것은 물론 전시회에 비치된 팜플렛이나 카탈로그도 없애야 한다. 침해로 주장된 권리가 상표나 디자인인 경우, 집행관은 전시된 물품을 압수할 수 있다. 만약 이러한 조치를 취하지 않고 해당 물품의 전시를 계속하는 경우 이는 가처분 금지 명령을 위반한 것이 되어 위와 같은 심각한 처벌을 받게 된다. 

(iii) 가처분 명령에 대한 불복

전시회에서의 가처분 명령에 대하여는 법원의 명령에 이의신청(oppose)하는 것만으로 불복할 수 있다. 이 이의신청은, 피고와 원고가 모두 참여하는 구두심리를 통하여 보통 7일 또는 길어야 2주 정도의 짧은 기간 내에, 법원의 명령이 철회될 것인지 유지될 것인지에 관해 1심 판결이 이루어지게 된다.

전시회에서 법원의 가처분 명령을 송달 받은 후 이 구두심리가 있기까지는, 피고의 모든 행위가 중지되어야 하고, 전람회에서 해당 제품을 제거해야 한다. 이는, 이 이의신청에 의하여 법원의 명령이 철회되는 경우라도, 그 전람회에서 해당 제품을 다시 전시할 기회는 사라진다. 전시회 참가업체의 행위를 중지시킨 것이 정당한 것이 아니라고 추후에 인정된 경우 원고는 참가업체가 입은 손해를 배상해야 하는 것은 당연하지만, 이와 같은 전람회에서의 중지는 전람회 참가업체에게 매우 고통스러운 것이다. 

(i) 서론 

새 제품으로 독일시장에 진입하려는 당사자가 사전 지식 또는 특허조사 등을 통해 침해를 구성할 가능성이 있는 경쟁회사 지재권을 알게 되는 경우, 

ⓐ 침해를 부정한 충분한 근거가 있는지, 및/또는 

ⓑ 문제되는 지재권이 무효라고 할만한 충분한 이유가 있는지를 검토해보아야 한다.

그러한 방어 주장 방안이 발견되지 않는 경우, 독일시장에 해당 제품을 출시하지 않는 것이 바람직한 것은 당연하다. 

(ii) 사전조치 – 방어서면(Protective Writ)

충분한 방어 논리가 있는 경우, 구두심리 없이 금지와 중지를 명하는 즉각적인 법원의 명령의 위험을 피하기 위한 전략을 구상하여야 한다. 이하에서는, 이러한 목적으로 독일에서 널리 사용되는 전략을 소개한다.

ⓐ 방어서면이란

조기금지 청구가 있는 경우 금지와 중지 명령을 즉시 발부할 것인지 아니면 구두심리와 피고의 방어기회를 부여한 후에 발부할 것인지는 전적으로 법원의 재량 사항이므로, 원고가 조기금지를 청구하기 전이라도 피고의 방어주장을 해당 법원이 알게 할 필요가 있다. 이와 같이 법원이 미리 알도록 하기 위하여는, 원고가 조기금지청구를 청구할 법원에 소위 방어서면(Protective Writ)을 제출하는 것이 일반적이다. 

ⓑ 방어서면의 제출

독일에서 법적인 주소나 지사를 가지지 않는 외국 수출업자/수입업자의 경우, 만약 독일의 특정한 지역에서 전시회에서만 해당 물품을 출시하는 것 외에는 다른 침해행위가 관련되어 있지 않다면, 해당 전시회를 관할하는 법원에 방어서면을 제출하기만 하면 된다. 예를 들어, 침해 여부가 특허와 관련되고 전시회가 쾰른에서 이루어질 것이라면, 방어서면은 뒤셀도르프의 지방법원의 특허 분쟁법정(patent dispute chamber)[쾰른이 소재한 Northrhine Westphalia의 Federal State 전체를 관할함]에만 제출하면 된다.

만약 제품이 특정한 전시회에서만 출품될 뿐 아니라, 독일에서 일반적으로 광고되는 것이라면, 특허의 경우에는 독일의 각 특허분쟁법정에 이러한 방어서면을 제출하여야 한다. 상표의 경우에는, 상표 문제를 관할하는 법원에 대하여 비슷한 규칙을 적용할 수 있다. 

ⓒ 방어서면에 담을 내용

앞서 말한 종류의 방어서면은, 특정한 지재권을 기초로 한 공격에 대응하여 피고의 가능한 방어 주장을 구체적으로 포함하여야 한다. 무효주장이 포함된 경우, 예를 들어 특허의 경우에, 해당 지재권(특허)으로 피고에 권리행사를 하는 경우 그 특허에 대하여 독일연방특허법원에 즉시 제출할 수 있는 무효청구 초안이 방어서면에 포함되어야 한다. 일반적으로, 방어서면에는 진술서, 무효청구 초안 등을 포함하여 모든 방어주장을 요약된 형태로 포함하게 된다. 

ⓓ 방어서면의 처리

방어서면은 조기금지청구가 제출된 경우에 구두심리 없이는 결정을 내리지 말 것을 방어서면에 방어방법을 제출함으로써 법원에 청구하는 것이다. 이러한 방어서면은 법원에 접수되어 “보관”되고, 원고가 실제로 조기금지 청구를 제출하기 전까지는 상대방(잠재적인 원고)에는 통지되지 않는다. 달리 말하면, 조기금지 청구가 제출되지 않는 경우, 잠재적인 원고를 포함하여 제3자는 방어서면의 존재를 알지 못하게 되므로, 지재권의 권리자에게 제반 사정이 알려질 것을 염려하여 방어서면 제출을 망설일 필요는 없다. 

ⓔ 효과와 비용

법원이 이러한 방어서면을 고려하도록 확실히 보장할 수는 없고, 또한 법원이 이를 충실히 고려하지 않는다고 하여도 이에 대하여 항고할 수 있는 수단은 없지만, 대부분의 경우에 이러한 종류의 방어서면은 해당법원이 충실하게 처리하며 고려하고 있고, 좋은 방어수단이 되고 있다. 분쟁의 대상이 되는 가치에 따라 달라질 수 있지만, 대개 방어서면의 준비와 제출에는, 독일에서 변호사 비용으로 대략 수천 유로 정도(투입되는 시간에 따라 달라질 수 있다)의 비용을 지불하게 된다. 

(iii) 사후대책 

일단 전시회 가처분을 받은 경우에, 이에 대하여 어떠한 조치를 취할 수 있는지에 관하여 아래에 요약한다.

ⓐ 가처분에 대한 다툼 

만약 가처분의 정당성에 대해 다투고자 하는 경우, 전시회 가처분을 받은 당사자는 그 가처분에 대하여 가처분 명령을 한 법원에 항고할 수 있다. 이러한 가처분에 대한 항고는 전시회가 마친 후라도 아무 때라도 할 수 있다. 이러한 항고가 있으면 법원은 양 당사자를 심문하여 가처분을 철회하거나 가처분 명령을 판단한다. 가처분에 대한 항고에 따른 법원의 판단에 대하여는 항소할 수 있는데, 항소심 판결에 의하여 종국적인 결론이 내려진다.

만약 가처분을 받은 당사자가 가처분이 유효하다는 종국판결에 대해 불복이 있는 경우, 상대방에 대하여 민사소송을 제기할 것을 요구할 수 있다. 이러한 요구에 대하여 상대방이 수용하지 않는 경우, 가처분을 철회할 것을 법원에 청구할 수 있다. 

ⓑ 비용만에 대한 불복 

상대방에 경고장을 보내 스스로 침해행위를 중지하거나 협상할 기회를 주는 등의 사전 조치를 취하지 않고, 가처분이나 침해소송 등을 즉시 제기하는 경우에, 만약 상대방이 이러한 청구를 바로 수용하게 된다면, 가처분 청구인은 상대방이 불필요하게 입은 손해를 배상하게 될 수 있다.

예를 들어, 전시회 가처분에서 그 가처분을 인정하되 가처분에 따른 비용만에 대하여 항고하는 것이다. 이 경우, 가처분 명령을 받은 당사자는, 만약 경고장을 먼저 받았더라면 청구인의 요청을 받아들였을 것이므로 가처분은 불필요하였다는 것을 주장함으로써, 그 가처분에 의하여 입은 비용을 청구인에게 요청할 여지가 있는 것이다. 

ⓒ 가처분의 수용

가처분 명령을 받은 당사자가 아무런 법률적 조치를 취하지 않는 경우에 다음과 같은 상황이 생길 수 있다. 일단, 가처분 명령 자체는 반드시 따라야 한다. 한편, 가처분은 단지 잠정적인 분쟁해결 절차이므로, 권리자의 입장에서는 확실한 분쟁종결을 희망하기도 한다. 즉, 상대방의 민사소송 등 후속조치 없이 가처분에 따른 금지로 상황이 종결되게 하려는 것이다. 이를 위하여 가처분 청구인은 그 상대방에게 종국적인 각서(final and binding declaration)를 요구하기도 한다. 이러한 각서에 서명하는 경우 해당 가처분에 대하여 더 이상의 항소나 비용관련 불복 제기를 할 수 없게 되는 상황이 생길 수 있다.

따라서, 비록 전시회에서 가처분 명령을 받은 경우에 그 명령에는 반드시 따라야 하겠지만, 후속되는 서명 요청 등에는 그 서류의 내용을 반드시 검토한 후 서명 등을 통해 합의해야 할 것이다. 

ⓓ 남용적 가처분에 대한 조치

전시회 가처분 등에서 권리주장을 당하는 당사자가 입는 현실상의 손해가 심각하다는 점을 생각하면, 실제 침해가 아닌 권리를 가지고 권리자가 의도적으로 전시회의 방해 목적으로 권리의 남용적인 행사를 통해 가처분을 하는 것은 아닌지 염려될 수 있다.

법원이 가처분 명령을 발하기 위하여는, 가처분 청구인은 그에게 유리하거나 불리하거나 관련된 모든 사실을 진술해야 한다. 이러한 청구서는 변호사에 의하여 작성되게 되는데, 만약 변호사가 의도적으로 사실을 왜곡하는 경우 법원은 변호사법에 따른 처벌을 받게 되며, 해당 법원에서 변호행위를 할 수 없게 된다. 또한, 권의 남용적인 행사가 있는 경우, 가처분 청구인은 상대방이 입은 모든 손해를 배상하여야 한다. 따라서, 의도적인 가처분 남용은 그 청구인에게 매우 심각한 결과를 가져오게 되는 것이다. 

그럼에도 불구하고 실제로 권리의 남용적 행사가 있었다고 생각되는 경우, 가처분을 당한 당사자는 상대방에 대하여 정당화되지 않는 침해주장으로 인한 손해배상을 청구할 수 있다. 다만 이를 위하여는, 가처분에 대하여 불복함으로써 가처분이 정당하지 못하였음을 먼저 확인하거나, 가처분의 근거가 된 특허 등 권리를 무효화시키는 과정이 필요하게 된다.

이러한 조치를 통해 방어자에게 유리한 무효 또는 침해관련 판결이 있게 되는 경우, 권리행사로 인하여 입은 손해에 대한 배상을 받을 수 있다. 특허가 무효가 되거나 침해하지 않는 것으로 되는 경우, 특허권자가 그러한 사정을 알았거나 알 수 있었다면 특허권자의 침해주장은 정당화되지 않는 것이 되어 상대방이 입은 손해를 배상해야 할 책임을 지게 된다. 이러한 배상은 권리행사자의 과실이나 고의의 정도에 따라 달라지게 된다.