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등록 받은대로 사용하지 않아 혼동이 생겨 상표이 등록 취소된 사례(지오다노)

(주)시피아이는 1999.3.9. 가방(25류) 및 신발류(27류)를 지정 상품으로 하고 있는 “GIORDANO지 오 다 노 ”의 상표권자(남호근)로부터 전용사용권을 받았다. 이 상표는 왈톤 인터내셔널 리미티드(이하 ‘왈톤사’)가 1989.11.21. 등록한 “GIORDANO” 상표와 외관 및 청감이 유사한 상표이나, 왈톤사의 상표는 의류(45류)를 지정 상품으로 하고 있었다.

왈톤사는 1994년에 국내 ‘지오다노’를 설립해, 국내의 통상사용권을 설정해주었다. 지오다노는 1997.10.경부터 도형 표장을 사용하기 시작하여 그 광고를 진행해 왔고, 문자로만된 ‘GIORDANO’ 표장은 보조적으로만 사용했다. 이 도형 표장은 2004.12.06. 등록되었다.

(주)시피아이는 2000.1. 경부터 “ ” 표장을 사용한 가방, 신발을 주문 제작하는 한편 그 판매 대리점을 모집하여 오다가, 같은 해 8월경 지오다노로부터 항의를 받게 되었고, 판매 대리점들을 통해 그 제품을 판매하였다. 동사가 위 표장을 사용하기 시작하던 무렵(2000. 1.경)에는 지오다노의 상표가 대한민국 내에서 이미 주지성을 획득한 상황이었다.

2000년경부터 주식회사 시피아이의 신발, 가방 등의 광고를 본 일반 소비자들은 지오다노에게 이메일 또는 전화로, 어느 매장으로 가면 ‘지오다노 신발, 지오다노 가방’을 살 수 있는지를 문의하거나, 그 신발, 가방 등이 지오다노가 판매하는 상품이 맞는지를 문의하는 경우가 자주 있었다.

이에 지오다노는 주식회사 시피아이를 상대로 상표법 제73조 제1항 제2호 소정의 사유를 근거로 상표등록취소를 신청하였고, 이를 인정받아 주식회사 시피아이의 상표는 등록이 취소되었다.

시사점

(주)시피아이는 상표권의 해당 지정 상품에 상표를 사용하였으나, 등록된 대로 사용하지 않고 변형 사용하여 타인(지오다노사)의 업무와 관련한 상품에 혼동을 초래하여 상표 등록이 취소된 것이다. 등록 상표를 사용함에 있어서는 등록된 대로 사용하여야 한다.

만일 실제 사용하고자 하는 상표가 등록 상표와 차이가 있다면 그 상표도 등록받는 것이 바람직하다.

또한 불사용 취소 심판의 문제가 제기될 수도 있으므로, 이때 등록 상표와 다르게 사용하면 사용 입증에도 문제가 될 수 있다.

[특허청: 사례중심의 브랜드 경영中]

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