‘갑’이라는 국내 기업은 A 소프트웨어를 만드는 회사이다. ‘갑’사는 2005년 ‘을’사와 합병하여 하드웨어인 B 제품을 만드는 회사가 되었다. 상호는 ‘갑’을 그대로 유지 하였다.

‘갑’사는 B 제품을 가지고 독일 하노버에서 개최되는 Cebit에 참가했다. 자사의 우수한 기술을 홍보하고, 향후 유럽 시장에 진출하기 위한 전략적 측면에서 선택한 방안이었다.

그런데 독일에 ‘갑’사와 동일한 ‘갑 게엠베하’라는 상호를 가진 기업이 있었다. 게다가 독일의 ‘갑 게엠베하’사가 취급하는 소프트웨어가 B 제품에 필요한 소프트웨어였고 상표권도 보유하고 있는 상황이었다.

독일의 ‘갑 게엠베하’사는 ‘갑’사에 상표권 침해를 주장하였다. ‘갑’사는 독일 및 한국의 변호사와 변리사를 통해 사태를 해결하기 위해 노력했지만, 침해를 면할 수가 없었다. 결국 ‘갑’사는 세빗에서 철수할 수밖에 없었다.

하지만 문제는 여기서 끝이 아니었다. 독일의 ‘갑 게엠베하’사는 상당히 많은 국가에 상표권을 신청하였지만, ‘갑’사는 해외 상표 출원을 전혀 하지 않았기 때문에, 앞으로 ‘갑’이라는 이름으로 글로벌 마케팅을 하기가 매우 어렵게 되었다.

시사점

해외 진출에 앞서 가장 기초적인 조사는 자사 브랜드의 해외 사용상의 문제점 검토이다.

즉 해당 국가에서의 선 상표의 조사이며, 그 결과 문제가 없다면 반드시 상표 출원하여 등록 하여야 한다. 경쟁력 있는 우수한 제품을 만들고서도 브랜드 침해 문제가 제기되어 사업을 철수 또는 브랜드 변경을 해야 되는 사례가 많이 발생하고 있다.

이미 개발되어 사용되거나 등록받은 상표는 너무 많다. 특히 문자 상표의 경우 웬만한 명칭은 거의 등록되어 있기 때문에, 반드시 수출 전에 해당 국가의 선 등록 상표를 조사하고, 문제가 없을 경우 선 출원으로 상표권을 확보해 두는 것이 필요하다.

선 출원을 소홀히 하다가 타인이 선 출원하면 상표권을 잃게 될 위험이 있는 것이다.

[특허청: 사례중심의 브랜드 경영中]

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