A사는 상표 등록을 위해 선 출원/등록 상표에 대한 조사를 실시했다. 상표 조사 결과 이미 B라는 업체에서 자사와 동일한 상품군에 유사한 상표를 등록했음을 확인하였다. A사는 이미 1년 동안 제품 등에 자사의 상표를 사용해온 상태로, 상표를 바꾸기는 힘든 상황이었다.

양 상표를 검토해본 결과 A사의 상표가 B사의 상표와 칭호는 유사하지만, 도형과 색채가 확연히 달라 소비자가 보았을 때 시각적으로 다른 것을 인지 할 수 있고 식별력도 있다고 판단하였다.

하지만 동일 분류에 있는 업체 중 자사와 유사한 상표를 출원한 업체들은 대게 등록이 거절 되어 있는 상황이었다. 이 업체들이 유사성이 아닌 식별력이 없음을 이유로 거절되었을 가능성도 있으나, 구체적인 거절 사유에 대해서는 알 수 없는 상황이었다.

A사는 상표를 출원해야 할지 말지 고민하던 중, 전문가의 조언을 통해 자사의 상표가 거절 결정을 받을 가능성이 높다는 것을 확인하고 상표를 변경하였다.

시사점

상표권자가 다행히 상표 침해 분쟁을 제기하지 않고, 자사의 상표 출원 과정에서 선 등록상표가 조사되어, 분쟁 발생 이전에 상표를 변경한 것이다. 이로 인하여 향후 상표 침해 분쟁으로 발생될 엄청난 손실을 최소화하여 막은 것이다.

만일 계속 사용 중에 상표 침해 분쟁이 제기된 경우, 이미 판매한 제품에 대한 손해 배상,현재 판매 중인 제품의 판매 중지 및 상표 변경, 생산 중의 물품에 대한 상표 변경으로 인한 생산 지연, 상표 침해에 대한 사과 광고를 요구하는 경우 이로 인한 이미지 실추 등 회복하기 어려운 손실이 초래되는데, 침해 사실 판단 후 즉시 상표를 변경함으로써 피해를 최소화 한
것이다. 이 경우 마케팅 전략 차원에서는 기존의 제품에 대체하는 디자인의 제품을 개발 및 출시하면서 새로운 브랜드로 이전해 나간다면 기존 브랜드의 시장을 흡수할 수도 있을 것이다.

[특허청: 사례중심의 브랜드 경영中]

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