(1) 개요
방식심사: 출원서나 명세서 등의 출원서류가 법에서 정한 절차적 및 형식적 요건을 구비하고 있는지를 심사하는 것, 모든 특허출원에 대해 심사청구의 여부와 관계없이 행해지며, 전자출원의 경우에는, 소프트웨어에 의해 사전에 형식적 오류를 자동 체크하기 때문에 수수료를 미납하는 등의 경우를 제외하고는 출원 전에 형식적 요건의 불비를 확인하고 정정할 수 있다.

(2) 방식심사의 대상이 되는 흠결사항
방식심사의 대상:  

1. 정정이 불가능한 흠결: 정정이 불가능한 흠결이란 출원서류에 중대한 흠결이 있어 일본에서 특허출원으로서 인정할 수 없는 정도의 흠결을 말한다.

- 정정이 불가능한 흠결의 예

• 명세서나 특허청구의 범위를 누락한 경우

• 출원인의 성명을 기재하지 않은 경우

• 출원의 종류가 불명료한 경우

2. 정정이 가능한 흠결 

• 정정이 가능한 흠결이란 특허법 제7조 1항 내지 3항(未成年者, 成年被後見人 등의 節次를 수행하는 能力) 및 제9조(代理權의 範圍)를 위반하였거나 특허법시행규칙에서 정한 방식에 위반한 경우로서 정정에 의해 해소할 수 있는 흠결을 말한다. 

- 정정이 가능한 흠결의 예

• 미성년자가 법정대리인에 의하지 않고 출원한 경우

• 명세서의 양식이 불비한 경우

• 수수료를 납부하지 않은 경우

(3) 보정명령과 각하처분

1. 보정명령

• 방식심사의 결과 정정이 가능한 흠결이 있으면, 특허청장관은 일정한 기간(통상 30일 이내)을 정하여 출원서류의 흠결을 보정하도록 명령하는 보정명령서를 출원인에게 송부한다 (일본 특허법 제17조 제3항). 

• 이에 대응하여, 출원인은 정해진 기간 내에 절차보정서를 제출함으로써 그 흠결을 해소할 수 있다.

 2. 각하처분

• 방식심사의 결과 정정이 불가능한 흠결이 있는 경우에는 보정명령 없이 특허청장관의 이름으로 해당 특허출원에 대해 각하처분을 내린다 (일본 특허법 제18조의 2 제1항). 

• 다만 각하처분의 전에 일정한 기간을 정하여 출원인에게 변명을 기재한 서면(辨明書)을 제출할 기회를 부여한다 (일본 특허법 제18조의 2 제2항).

3. 각하처분에 대한 불복

• 방식심사에서 각하처분을 받은 출원인은 특허청장관을 상대로 행정불복심사법(行政不服審査法)에 따라 이의신청을 제기함으로써 다툴 수 있다.

4.  절차도
<방식심사의 절차도>

(1) 개요
방식심사를 통과한 출원 중에서 출원심사청구가 된 출원에 대해서는 심사관에 의해 특허 받을 수 있는지 여부에 대한 실질적인 심사를 행한다. 실체심사에서 심사관은 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는 「특허사정」을 행하고, 거절이유를 발견한 경우에는 거절결정에 앞서 「의견제출통지서」를 출원인에게 송부하여 의견서 및/또는 보정서의 제출기회를 주어야 한다.

출원심사청구서는 출원일로부터 3년 이내에 제출하여야 한다. 분할출원 및 변경출원은 원출원일의 출원일로부터 3년이지만 3년이 경과하여 출원된 경우에는 그 분할출원일 및 변경출원일로부터 30일 내에 출원심사청구서를 제출할 수 있다. 기간 내에 출원심사청구서를 제출하지 않으면 취하된 것으로 본다.

(2) 실체심사의 대상이 되는 특허요건
실체심사에서 심사관이 발견해야 할 거절이유는 특허법 제49조에 제한적으로 열거되어 있다. 그 이유를 크게 나누어 보면, 특허출원의 발명에 관한 것과 특허출원의 출원서류에 관한 것과 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 것으로 대별할 수 있다.

① 특허출원의 발명에 관한 거절이유

• 특허법상 발명에 해당하지 않거나, 산업상 이용성이 없거나, 신규성 또는 진보성을 결여한 경우 (일본 특허법 제29조)

• 그 출원 전에 출원되어 그 출원 후에 공개된 선출원에서 개시하고 있는 발명과 동일한 경우 (일본 특허법 제29조의 2)

• 선량한 풍속이나 공중의 도덕을 해하는 발명에 해당하는 경우 (일본 특허법 제32조)

• 동일한 발명에 대해 둘 이상의 출원이 있는 경우에 후출원에 해당하거나, 동일한 발명에 대해 동일자로 둘 이상의 출원이 있는 경우에 협의가 불가능하거나 협의가 이루어지지 않은 경우 (일본 특허법 제39조 1항 내지 4항)

• 그 발명이 조약의 규정에 의해 특허될 수 없는 것에 해당하는 경우 (일본 특허법 제49조 3호)

② 특허출원의 출원서류에 관한 거절이유

• 상세한 설명의 기재가 불비한 경우 (일본 특허법 제36조 4항)

• 특허청구의 범위의 기재가 불비한 경우 (일본 특허법 제36조 6항)

• 발명의 단일성에 위배하여 청구된 경우 (일본 특허법 제37조)

• 보정에 의해 신규사항이 추가된 경우 (일본 특허법 제49조 1호)

• 외국어 서면출원에 있어서, 명세서 등이 외국어 서면의 기재사항의 범위 내에 있지 않은 경우 (일본 특허법 제49조 5호)

• PCT에 따라 국내단계에 이행한 출원에 있어서, 명세서 등이 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면의 기재사항의 범위 내에 있지 않은 경우 (일본 특허법 제184조의 18)

③ 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 거절이유

• 특허를 받을 수 있는 권리를 정당하게 가지고 있지 않은 자에 의한 모인출원 (일본 특허법 제49조 6호)

• 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하고 있는 전원이 출원하지 않은 경우 (일본 특허법 제38조)

• 권리능력이 없는 외국인이 출원한 특허출원인 경우 (일본 특허법 제25조)

(3) 조기심사와 우선심사
특허출원의 중에는 사정에 따라 신속한 심사가 요구되는 경우가 있는데, 법에서 정한 대상에 해당되는 출원으로서 일정한 서류를 구비하여 신청서가 제출된 출원에 대해 통상의 출원에 우선하여 심사를 진행한다.

① 조기심사
조기심사는, 심사청구가 되어 있는 특허출원 중에서 「조기심사에 관한 사정설명서」를 제출하여 청구한 출원에 대해 통상의 출원에 우선하여 심사를 행하는 제도로서, 그 대상은 다음과 같다.

• 출원인 자신 또는 실시권자가 그 발명을 실시하고 있는 경우

• 동일 발명을 일본 이외의 외국에도 출원하고 있는 경우

• 특허출원인이 대학, 단기대학, 공적연구기관, 승인 또는 인정을 받은 기술이전기관(TLO)인 경우

• 특허출원인이 중소기업 또는 개인인 경우

② 우선심사
출원공개 후에 특허출원인이 아닌 제3자가 그 출원발명을 사업화하고 있는 경우에 특허출원인이 「우선심사에 관한 사정설명서」를 제출하여 「우선심사」를 신청할 수 있다. 또한 우선심사는 특허출원인으로부터 경고를 받은 제3자가 조속한 심사결과를 원하는 경우에도 「사정설명서」를 제출하여 신청할 수 있다.

그러나 우선심사는 신청이 있는 모든 출원에 대해 행하는 것이 아니고, 우선심사가 필요하다고 인정된 출원에 대해서만 통상의 출원에 우선하여 신속하게 심사를 행한다.

③ 거절이유통지 및 그 대응방법

(1) 거절이유통지

• 실체심사에서 심사관이 거절이유를 발견한 경우에, 그대로 거절사정하는 것이 아니라, 우선 그 취지를 출원인에게 통지한다. 이를 거절이유통지라 하며, 거절이유통지서에 적용되는 법조문과 그 이유를 기재하여 출원인에게 송부함으로써 행한다.

• 거절이유통지에 대해 출원인은 보정서를 제출할 수 있다.

(2) 의견서 및/또는 보정서의 제출

• 거절이유가 통지되면 출원인은 지정기간 내(국내거주자는 60일, 재외자는 3개월)에 의견을 개진할 수 있다. 또한, 필요한 경우에는 의견서와 함께 보정서를 제출할 수도 있다. 다만, 명세서 등의 보정은 출원 당초의 명세서 또는 도면에 기재된 범위를 벗어나 새로운 사항을 추가하여서는 안 된다.

(3) 최후 거절이유통지

• 거절이유통지가 있은 후에, 이에 대응하여 명세서 등 보정서를 제출한 경우, 그 보정에 의해 새로운 거절이유가 발생하였다고 판단되면, 심사관은 최후 거절이유통지서를 출원인에게 송부한다. 이때의 새로운 거절이유에는 최초 거절이유통지에 대한 보정이 보정의 범위를 위반한 경우도 포함된다.

• 최후 거절이유통지에 대해서도 출원인은 의견서 및/또는 보정서를 제출할 수 있으나, 이때의 보정서에서는 신규사항을 추가하여서는 안 되는 것은 물론이고 청구항의 삭제, 특허청구의 범위의 한정적 감축, 오기의 정정, 불명료한 기재의 석명(심사관이 지적한 것에 한한다)에 해당하는 보정만을 행할 수 있어, 보정의 범위가 더욱 제한된다.

(4) 보정각하 

• 최후 거절이유통지에 대응하여 제출된 보정서가 신규사항을 추가하였거나, 특허청구의 범위의 감축, 오기의 정정, 불명료한 기재의 석명에 해당하지 않는 보정을 포함하는 경우에는, 심사관은 그 보정을 각하한다.

(5) 심사관과의 면담

• 거절이유통지를 받은 출원인은 그에 대응하여 의견서나 보정서를 제출하기 전에 심사관과의 면담을 통해 의견을 청취하고 출원발명에 대한 기술적 설명이나 인용된 문헌과의 차이점을 설명할 수 있다. 물론, 심사가 계속 중인 때에는 의견서나 보정서를 제출한 후에라도 면담을 가질 수 있다. 특허청과 원거리에 있는 출원인의 경우에는 「순회심사」와 「화상 면접심사」를 이용하여 심사관과 면담을 가질 수 있다.

• 순회심사: 특허청으로부터 원거리에 있는 지방의 중소기업 등을 위해 각지의 면접회장에 심사관이 출장을 나가서 면접심사를 행하는 제도이다. 이를 위해서는 해당 중소기업 등에서 특허출원을 하고 심사청구를 하고 있어야 한다.

• 화상 면접심사: 화상 면접심사는 각 경제산업국 특허실에 설치한 화상 회의 시스템 또는 출원인이 가지고 있는 시스템과 특허청에 설치된 화상 회의 시스템을 접속하여 면접심사를 행하는 제도이다.

(6) 절차도

<심사의 절차 흐름도>

④ 특허사정과 거절사정
실체심사의 결과는 사정(査定)에 의해 종료된다. 이 최종처분인 사정에는 특허권을 부여하는 특허사정과 특허권을 부여하지 않는 거절사정이 있다.

(1) 특허사정

① 특허사정

• 심사의 결과, 거절이유를 발견할 수 없거나, 거절이유를 발견하여 그 거절이유를 통지를 한 후에 출원인이 제출한 의견서 및/또는 보정서에 의해 그 거절이유가 해소되고 새로운 거절이유를 발견할 수 없을 때, 심사관은 그 특허출원에 대해 특허를 허여한다는 취지의 특허사정을 한다.

② 설정등록을 위한 특허료의 납부

• 특허사정의 등본을 송달받은 출원인은 그 송달된 날로부터 30일 이내에 특허료를 납부하여 설정등록하여야 한다. 특허료는 최초 3년분을 납부하여야 하지만, 4년차 이후에는 1 년분씩 납부할 수도 있고 수 년분을 한꺼번에 납부할 수도 있다.

• 특허료의 납부기간은 청구에 의해 30일 이내에 한해 연장가능하다. 또, 최초 3년분의 특허료에 한해 납부자가 자금 사정이 좋지 않은 경우에는 그 금액을 감액하거나 면제하거나 또는 3년간 납부를 유예 받을 수도 있다.

• 출원인은 특허료납부서를 작성하여 특허료와 함께 제출하여야 한다. 이 특허료납부서에 대해서는 방식심사를 통해, 정정할 수 있는 흠결이 있는 경우에는 보충지령을 내리고, 이에 대해 출원인은 보충서를 통해 흠결을 해소할 수 있다. 그러나 정정할 수 없는 흠결이 있거나 보충서를 제출하지 않거나 제출하더라도 그 흠결을 해소하지 못하면 각하처분을 내린다.

• 각하처분에 대해 불복하고자 하는 출원인은 행정불복심사법에 따른 이의신청을 제기할 수 있다.

③ 설정등록과 특허등록원부

• 특허료납부서와 특허료가 적법하게 수리되면, 특허청에서는 특허등록원부에 등록번호, 발명의 명칭, 청구항의 수, 등록권자의 성명 등을 기재함으로써 특허원의 설정등록을 행한다. 특허등록원부는 누구든 열람이나 등록사항을 기재한 서면을 특허청에 신청할 수 있다.

• 설정등록에 의해 발생한 특허권은 그 출원일로부터 20년이 경과한 때에 소멸한다.

④ 특허공보와 특허증의 발행

• 특허료를 납부하거나 감액 또는 납부 유예를 받아 유효하게 설정등록이 완료되고 나면, 특허청에서는 특허증을 발행하여 권리자에게 송부하고, 또한 특허공보를 제작하여 공고한다. 

⑤ 특허유지를 위한 특허료 납부

• 4년분부터의 특허료는 1년분 또는 다년분을 미리 납부할 수 있다. 특허료를 납부하지 않으면 납부한 특허료에 상당하는 기간이 경과한 때에 권리는 소멸한다. 그러나 납부 기간이 경과한 경우라 하더라도 그 납부 기한으로부터 6개월 내에 특허료와 할증액을 납부함으로써 권리를 회복시킬 수 있다. 

(2) 거절사정
심사의 결과, 거절이유를 발견하여 그 거절이유를 통지하고 출원인에게 의견서의 제출기회를 주었으나, 의견서 및/또는 보정서에 의해서도 그 거절이유를 해소하지 못한 때, 심사관은 그 특허출원에 대해 특허를 허여하지 않는다는 취지의 거절사정을 한다.

거절사정에 불복하고자 하는 경우에는, 출원인은 거절사정의 등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 거절사정에 대한 불복심판을 청구하여야 한다.

거절사정에 대해 불복하지 않으면, 거절사정이 확정되고 거절사정이 확정된 후에는 해당 특허출원을 구제할 방법은 전혀 없다.

(3) 특허사정 및 거절사정에 따른 절차도

<사정 후 절차 흐름도>





4) 설정등록의 상세 절차도

<설정등록후 절차 흐름도>