라이센스 계약시 주의 사항

허권자는 자신의 특허권에 기하여 각국에 또는 시장별(Market Segment)로 라이센스 계약을 할 수 있다. 라이센스는 “Exclusive License”로서 각 나라별 또는 특정의 시장에 있어서 타인의 실시를 완전하게 배척하는 라이센스와 타인의 실시를 배척하지는 않으나 자신의 실시 권리를 얻을 수 있는 “Open License”가 있다.

라이센스는 각 나라, 각 시장별로 허여할 수 있지만 라이센스를 나라별로 허여하는 경우에는 각 나라별로 특허를 획득해야 할 필요성이 있다. 특허권의 경우에는 “속지주의” 원칙상 각 나라의 특허법은 그 나라에만 적용이 되고 각 나라별로 특허권을 별도로 획득하여야 한다.

라이센스를 설정함에 있어서 서로 경쟁에 있는 회사끼리 협상을 통해서 맺어지는 경우, 또는 라이센스 브로커나 라이센스를 전문으로 하는 회사에 의해서 라이센스를 맺을 수 있다. 최근 이슈가 되는 “Patent Troll”도 일종의 라이센스 회사라고 할 수 있다.

최근에는 발명을 통해서 특허를 허여 받는 것뿐만 아니라 다른 사람이 가지고 있는 특허의 라이센스 계약을 통해서 자신이 실시하고자 하는 것에 대한 권리를 얻는 것 또한 중요한 일이 되었다. 기술이 발전함에 따라 특허와 노하우 등 지식재산권을 무기로 한 여타 다국적 기업들과의 분쟁이 빈번해지게 되므로, 앞으로는 라이센스 계약을 체결하는 기술 또한 기업의 성공을 좌우하는 중요한 요인으로 작용하게 되었다. 따라서 라이센스 계약의 장점 및 라이센스 계약에 있어서의 주의점에 대해서 살펴본다.

라이센스란 일정한 권리를 가지고 있는 자에 의해 어떤 발명, 고안, 상표 등에 대한 실시 또는 사용할 수 있는 권리를 제 3자에게 허여하는 것을 말한다. 라이센스는 “실시권”이라고도 하며 이에 대해서는 지식재산권에 대한 각각의 법령에 대해서 일정한 요건을 만족한 경우에 라이센스가 될 수 있는 것으로서 규정하고 있다. 라이센스는 두 가지 종류가 있는데 특정인의 실시만 인정하고 다른 사람들의 실시권을 주지 못하게 하는 “전용 실시권 (Exclusive License)”과 다른 사람들의 실시를 제한할 수 없고 특허권과 관련해서 단순히 자신의 실시 권원만을 확보하는 “통상 실시권 (Open License)”이 있다. 실시권을 허여함에 있어서는 특허권자의 자유에 따라 제 3자와의 계약을 통해서 이루어지고 있으며 실제로 대기업 등을 비롯한 여러 곳에서 라이센스 계약이 많이 이루어지고 있다. 라이센스는 특허권을 직접 실시하는 것 못지않게 특허권의 활용으로서 많이 이용되고 있으며 실무적으로 라이센스 로열티가 중요한 인자이며 특허권자의 가장 큰 수입원일 수 있다.

지금까지 특허권으로 허여된 특허는 상당한 수에 이르며 발명을 함에 있어서는 자신의 생각으로 발명을 하였더라도 동일한 종류의 발명이 이미 존재하는 경우가 많다. 이런 배경 속에서 기업 및 사업을 하는 경우에 있어서는 특허를 받는 것뿐만 아니라 라이센스를 체결하는 것 역시 중요한 문제가 되고 있다.

특허권을 받은 후 이를 통해서 특허품을 생산한 경우에도 자신이 실시할 수 있는 지역에는 한계가 있기 때문에 라이센스를 통해서 다른 나라 또는 자신이 실시하기 어려운 시장에서의 자신의 특허품을 판매할 수 있다.

라이센스를 통한 다른 국가 또는 다른 시장에서 라이센스를 통한 실시는 특허권자의 실시로 인정될 수 있기 때문에 특허권을 실시하지 않아서 특허권이 소멸하거나 타인이 사용할 수 있게 되는 것을 막을 수 있다.

배타적이지 않은 실시권을 설정한 경우에는 로열티 등으로 인해서 추가적인 수입을 정기적으로 얻을 수 있다.

라이센스 계약에 있어서는 라이센스를 허여(Licensing-Out)하는 경우와 라이센스를 취득(License-In)의 두 가지 경우가 있다. 자신이 발명을 통해서 특허권자가 되는 경우라면 라이센스를 허여하는 입장이 될 수 있고 자신이 실시하고자 하는 경우에는 특허권자의 라이센스를 취득해야 하는 경우가 있다.

기업의 해외 진출이나 사업에 있어서 전자가 될 수도 있고 후자가 될 수도 있기 때문에 각각의 주의사항에 대한 검토가 필요하다.

위의 사항은 특허권자의 입장에서 주의하여야 하는 사항이다. 특허권자는 자신의 발명이 정당하게 실시되고 충분하게 실시되어 자신에게 로열티 등으로서 이익이 될 수 있게 하는 것이 중요하며, 상표권 등의 기타 지식 재산권 등에 있어서 실시권자의 사용에 의해서 상표권자 등의 명성이나 평판에도 영향을 줄 수 있다. 따라서 실시권자의 능력뿐만 아니라 실시권자가 정당하게 실시하고 있는지 여부에 대한 감시 역시 필요하다.

또한 실시권자는 실무상 자국 내보다도 주로 특허권자가 실시하기 어려운 해외에 존재하는 경우가 많다. 따라서 해외 실시에 있어서는 특허권의 해외에 존속 여부 및 등록여부에 대해서 검토하여 유효한 권리로서 인정받아야 하며 각국마다 경제 및 정치 등의 영향으로 실정이 다를 수 있기 때문에 그 나라의 지식 재산권법이나 과세제도 등에 대해서도 검토하여야 할 필요성이 있다. 또한 특허권의 가치를 고려하여 해외에서 특허에 대한 로열티를 적절하게 선정하는 것 역시 중요한 문제이며 이에 대한 주의를 요한다.

이와 같은 사항들은 실시권자 입장에서 주의해야 하는 것들이다. 실시권자에 입장에서 특허권의 가치가 무엇보다도 중요한 것으로서 해당 특허권의 해당 기술의 수준 및 진보성의 여부에 따라 그 가치가 달라질 수 있기 때문에 이에 대한 검토가 필요하다. 또한 보유한 기술의 완성도 역시 중요하다. 완성되지 않고 실제적으로 실시가 어려운 특허는 특허권에 대한 실시권을 얻어도 큰 의미가 있지 않기 때문에 특허권자가 가지고 있는 기술에 대한 정확한 가치 평가가 필요하다. 또한 지식 재산권의 실시권을 얻기 위해서는 권리의 재산 형태 및 유효성에 대한 판단도 필요하다. 지식 재산권이 불완전한 권리거나 나중에 무효가 될 수 있다는 사정이 있다면 실시권자가 실시한 후에 나중에 문제가 되어서 실시권자에게 불의의 타격이 있을 수 있는바 이에 대한 검토 역시 필요하다.

또한 전자 통신 분야 및 기타 여러 분야에 있어서 기술 개발의 속도가 상당히 빠르게 진행되고 있기 때문에 기술의 수명에 대해서도 검토할 필요가 있다. 쉽게 잊혀 지고 사용되지 않는 기술에 대해서 큰돈을 들여서 실시권을 얻은 경우라면 나중에 막대한 손해가 될 수 있기 때문에 기술의 수명이나 가치를 정확히 판단하여 실시권을 허여 하는 것이 중요하다.

라이센스의 계약에 있어서는 위의 과정을 거쳐서 라이센스 계약이 체결된다. 라이센스를 계약함이 있어서는 자회사내의 정책이나 라이센스를 가지고 있는 회사에 대한 정책 등에 대해서도 검토할 필요성이 있으며 계약시에는 명확한 근거를 세우고 자신에게 불리하지 않도록 꼼꼼하게 검토하여 계약을 성립시킬 필요성이 있다.

라이센스가 허여된 후에도 라이센스에 대한 지속적인 관리가 필요하다. 라이센스를 사용하는 것뿐만 아니라 이를 관리하는 것 역시 자신의 지속적인 실시 보장을 위해서 필요한 사항이며 위의 사항들은 이를 위해 주의해야 할 사항들이다.

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