라이센스/ 특허협력
라이센스/특허협력 전략
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라이센싱 사례

라이센스/특허협력 전략

라이센시의 특허 라이센스 수용 이유

지식재산권의 실시를 허락받는 즉 라이센시가 신기술 혹은 자기가 보유하고 있지 못한 기술을 처음부터 개발하고 상품화하려면 개발과 실용화에 많은 비용이 들어가며, 개발에 실패할 리스크도 있다.

 

또한 개발이 지연될 경우 시대 흐름과 맞지 않아 그 기술을 상품화 하지 못할 수도 있다.

따라서 개발 리스크를 피하고 기술의 상품화를 빠르게 진행하기 위해서는 제3자의 기술를 실시 허락을 받는 것이 현명하고 합릭적인 방법이다.

 

이런 케이스가 아닌 경우에도 라이선스를 필요로 하는 경우는 많다.

자기가 개발하고 있는 기술이 제3자의 특허에 저촉되거나 또는 저촉의 우려가 있는 경우,

특허 분쟁을 회피하기 위한 방법으로 제3자에게 라이선스를 신청하는 등 분쟁의 회피, 방지 혹은 화해를 위한 방법으로 특허 라이선스를 활용할 수 있다.

 

이는 상황에 따라 다를 수 있지만, 특허침해를 무효심판이나 소송 재판으로 들어가는 비용과 시간 그리고 인건비등을 생각해 볼 때 라이선스 계약을 체결함으로써 합리적인 로열티를 지불하고 신속한 사업 전개를 할 수 있는 점을 생각한다면 가장 신속한 해결 방법이라고 볼 수 있다.

 

또한 지식재산 보유자가 특정 기술의 표준화를 위하여, 특허풀을 조성하고 해당 기술의 보급을 목표로 한경우 또는 특정 회사가 기술의 포위를 도모하는 경우에는 해당 기업 그룹의 참가를 라이선스 허여조건으로 하는 경우도 있다.

특정 기술표준화에 뒤늦게 합류하지 않기 위해 라이선스를 받는 사례도 종종 볼 수 있다.



특허 침해 소송 진행 과정에서 협상으로 종결

 

인터넷 브라우저를 통해 웹페이지의 상호 작용 기능에 접속하는 소프트웨어 기술 특허를 보유한 미국의 이올라스사는, MS사가 자사의 특허를 침해하고 있다는 주장을 했다.

이올라스사의 특허는 브라우저 플러그인 관련 특허로서, 홈페이지에 들어간 임베디드 기술들이 자동으로 실행된다는 원천 특허라고 할 수 있다
.

이에 대해 20038월 미연방 법원은 MS에게 이올라스 테크놀로지의 특허를 침해한 보상으로 52,060만 달러를 지불하라는 판결을내렸다.

 

이에 대해 MS는 바로 특허 침해 문제가 됐던 IE 설계를 변경하여 2006년 초부터 적용시키는 등 특허 분쟁에서 불리해지지 않도록 주변 여건을 만들었고, 동시에 이올라스사의 발명이 매우 보편적이고 널리 사용되는 기술임을 강조하면서 해당 특허에 대해 연방 법원에 항소했다.

MS
의 주장을 인정한 항소 법원은 2007년도에 이올라스사의 주장을 약화시켰고, MS의 손해배상액을 재검토 하도록 했다. 양사는 2007년도 6월에 최종적으로 합의를 통해 특허 소송을 마무리 하였다.

 

시사점

 

협상을 하다가 결렬되면 소송으로 가게 되지만, 소송 과정 중에서도 협상의 문을 열어 놓아 소소의 진행 과정에서 자신의 입장에 변화가 생기게 되면 타협을 시도하여야 한다. 물론소송 과정 중에 법원의 권고에 따라 화해 절차(Mediation )를 가지게 되나, 이러한Mediation은 소송 과정에서의 모티브가 없으면 쉽게 타결되지는 않는다.

 

소송에서 승소하였더라도 협상은 할 수 있다. 항소 절차가 있기 때문에 항소심에서 어떻게 바뀔지 모르며, 벼랑 끝에 서 있게 되면, 다른 쟁점을 가지고 다시 소송을 전개하는 등장기간의 다툼으로 소송비용과 시간 및 인력의 소모와 영업적 피해를 고려할 때 항상 어느시점에서도 협상으로 종결할 수 있는 가능성은 열어 두는 것이 좋다.

특히 미국 소송에서약식 판결 이후에 소송의 향방이 어느 정도 보이게 되면 협상으로 소송을 종결하는 경우가많으며,소송이 판결까지 가는 경우는 20~30% 정도라고 한다.


[
사례중심의 특허경영 중 발췌]




 




라이센스 계약시 주의할 점을 지식재산권 실시 허락을 받는 입장에서 보면 아래와 같다.

 

라이센시 입장에서 조사가 필요한 항목

1 라이센서가 보유한 해당기술의 수준 및 진보성

2 라이센서가 보유한 기술의 완성도

3 해당 기술의 개발비용 및 개발기간

4 해당기술의 가치평가

5 해당기술이나 제품에 대한 수명

6 해당기술에 대한 지식재산권 및 소유권 형태

7 해당기술에 대한 제3자의 침해여부 및 라이센서의 대응

8 라이센서의 연구개발전략

9 라이센서의 라이센스 전략

10 해당 기술분야에 대한 라이센시 자체의 기술개발 현황

11 라이센서 국가의 지식재산권 제도

12 라이센서 회사의 지식재산권 보호제도 및 비밀관리 프로그램





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