1) 개 요

당 사건은 카엘젬백스(GemVex)의 췌장암 항암 백신인 GV1001의 주요 기술원리인 텔로머라아제를 둘러싼 분쟁이다.
2006년 6월 유럽특허청은 Geron Corporation(이하 Geron)의 등록 특허 청구항 3건을 무효했고, Geron이 이러한 1심 결정에 불복하고, 항소를 제기했다.

사 건 명: T 1456/06 (Telomerase/GERON) of 31.3.2011
사 건 번 호: T 1456/06
법 원: European Patent Office
원 고: Geron Corporation
피 고: GemVex AS
분 쟁 특 허: EP0,841,396
분 야: 항암백신
소 제 기 일: 2011-03-31
소 송 결 과:원고패소


2) Geron 기업 정보

총 등 록 특 허:144 총 출 원 특 허: 247
근 특 허 등 록 일:2011.10.27
최 초 출 원 일:1993.02.08
총 인 용 수:1,491
총 심사 중인 특허:103


(2) 주요기술(인용수 기준)

(3) 상위 특허(인용수 기준)

(4) 최근 공개 특허

3) 사실관계

Geron은 유럽 출원 특허 97307757.1에 기초한 EP0,841,396 특허의 특허권자이다. 상기 ‘396 특허는 Geron이 1997년 10월 출원하여 1998년 5월 등록되었다.


4) 기술내용

특허: EP0841396 명칭: Human telomerase catalytic subunit(인간의 텔로머라제 촉매성 서브유닛)
- 본 발명은 인간의 텔로머라제 촉매성 단백질 서브유닛인 인간의 텔로머라제 역전사효소(hTRT)와 관련된 조성물 및 방법에 관한 것이다. 본 발명의 폴리뉴클레오티드와 폴리펩티드는 인간 질병을 확인, 예후 및 치료하는 용도, 세포와 유기체의 증식능을 변화시키는 용도 및 암과 같은 질병을 치료하는데 유용한 화합물과 치료제를 식별하고 선별하는 용도로 유용하다.

5) 주요쟁점

분쟁특허의 청구 1항, 44항, 46항 및 47항이 쟁점 사안이다.

1. A polynucleotide comprising a sequence encoding a polypeptide capable of exhibiting a telomerase catalytic activity when associated with a telomerase RNA and which is:

(a) a polynucleotide having the sequence of the insert of plasmid ATCC 209016; or

(b)a polynucleotide which hybridizes to (a) under stringent conditions; or

(c) a polynucleotide which hybridizes to SEQ ID NO 3 or SEQ ID NO 8 under stringent conditions; or

(d) a polynucleotide sequence which is degenerate as a result of the genetic code to the sequences defined in (a) or (b)

44. The use of a polypeptide obtainable by expressing the polynucleotide of claim 1 in a vector of claim 5 or an immunogenic fragment thereof in the preparation of a vaccine capable of eliciting an immune response.

46. An immunogenic peptide of human telomerase protein, said peptide comprising at least 8, optionally at least 10, amino acids of a human telomerase protein encoded by the polynucleotide of claim 1 for use in medicine. 47. The use of an immunogenic peptide of human telomerase protein, said peptide comprising at least 5, optionally at least 8 or at least 10, amino acids of a human telomerase protein encoded by the polynucleotide of claim 1 for the manufacture of a medicament for the treatment of a condition mediated by cells expressing high levels of telomerase.

피고 GemVex AS는 상기 청구항이 Article 83 EPC을 위반하고, 명세서에 충분히 기재되지 않았다고 주장했다.

이에 유럽특허 사무소는 청구 44항은 Article 83 EPC을 만족하지 않으며, 기재가 충분하지 않으며, 청구 44항, 46항 및 47항은 Article 123(2) EPC을 위반하여 특허성이 유지될 수 없다고 판결했다. 반면, 청구 1항은 Article 83 EPC2)를 충실히 따르고 있으며, 기재가 충분하다며 1심 판결을 확정했다.

결론적으로, 제론사가 권리를 주장한 자사의 해당 특허가 텔로머라아제에서 파생한 펩타이드 백신을 명확히 규명하지 못한다고 판단하고, Geron의 청구 44항, 46항 및 47항에 대한 항소를 기각했다.

6) 관련사건

2008년 10월 설립한 특수목적법인(SPC) 자회사 카엘젬백스가 노르웨이 항암백신 개발전문회사 젬백스 지분 100%를 인수하면서 관련 특허를 전부 확보했다.

특히 젬백스가 가진 항암 백신 GV1001에 대한 업계의 관심이 높다. 지난해 1월 미국 종양 전문지 `온콜로지 비즈니스 리뷰` 1월호에서 GV1001을 전 세계적으로 임상 3상 시험이 이뤄지고 있는 11개 유망 항암 백신으로 소개한 바 있다.

7) 시사점

미국의 Geron을 상대로 한 소송에서, 카엘젬백스가 승리함에 따라 항암 백신 ‘GV1001’은 기존 기술과의 차별성을 인정받을 수 있게 되었다. 이와 더불어, 상용화에 필요한 대외 위협요인도 제거되었다.

제약사들이 사활을 거는 분야이며 고부가가치분야이다. 항암에선 주치료제보다 보조치료제의 영역이 훨씬 우월하다고 볼 수 있다. 따라서 보조치료제인 GV1001은 이런 측면에서 향후 상당한 고부가가치를 가진 기술이다.

우선 주목할 점 하나는 카엘젬백스가 기업 인수를 통해 경쟁력이 있는 기술을 확보한 점이다. 카엘젬백스는 이를 바탕으로 항암 백신 GV1001을 성공시킬 수 있었다. 기업이 자체적으로 핵심특허를 개발하여 이를 무기화할 수도 있지만, 기업 인수를 통해 핵심특허 기술을 확보하는 것도 시간 및 비용 측면에서 경제적인 전략이다.

그리고, 또 한가지 주목할 점은 카엘젬백스는 Geron을 상대로 소송을 진행되는 동안 쟁점이 된분쟁 청구항을 성공적으로 무효화했다는 점인데, 카엘젬백스는 기재불비를 이유로 들어 소송에서 승소할 수 있었다.

[국제IP 분쟁동향 및 소송사례 조사분석:산업별 국내 기업의 IP 분쟁 사례 中]

출처: 특허청