1. 서지사항

원고(피상소인)	상해철도연합전자기술연구소(上海铁路联合电子技术研究所)
원고 대리인	傅文园
피고(상소인)	심개원(沈介源)
피고 대리인	沈介山
사건번호	(2004)沪高民三(知)终字第124号
판결일자	2005년 1월 18일
판사	朱丹
1심법원	상해시제2중급인민법원
1심법원 판결일
관련특허	(ZL00216802.2) 고 실링(sealing) 고주파 동축 케이블 핀형 커넥터 (高密封射频同轴电缆插针型连接器)
관련법령	전리법 제6조
관련기술	고 실링(sealing) 고주파 동축 케이블 핀형 커넥터

2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
상해철도연합전자기술연구소(이하 “연구소”, 원고: 피상소인)의 직원인 심개원이 계쟁전리기술(전리번호: ZL00216802.2)의 개발을 완성한 후, 연구소의 위탁을 받아 국가지식재산권국에 신제품의 실용신안전리를 출원하는 과정에서 독단적으로 연구소의 허락 없이 자신의 명의로 전리를 출원하였으며, 전리권 허가를 받은 후 연구소의 명의로 변경하겠다는 확인서에 서명하였지만 시종 명의변경을 하지 않았다. 이에 연구소는 심개원을 상대로 소송을 제기하여 계쟁전리가 연구소의 전리임을 확인할 것을 요구하였다.

(2) 사건 특허발명
본 실용신안은 일종의 고주파 동축 케이블 핀형 커넥터에 관계되는 것으로서, 커넥터의 케이블 외장 고정테와 외부 도체 고정테가 분리되고, 이중 실링 링을 채택하므로, 케이블의 커넥터 연결이 더욱 견고해지고, 특히 실링 정도가 높아져, 커넥터의 정상적인 사용 수명이 길어지게 된다.

본 발명의 청구항1은 다음과 같다.
“본 실용신안은 일종의 고주파 동축 케이블 핀형 커넥터에 관계되는 것으로서, 커넥터의 케이블 외장 고정테와 외부 도체 고정테가 분리되고, 이중 실링 링을 채택하므로, 케이블의 커넥터 연결이 더욱 견고해지고, 특히 실링 정도가 높아져, 커넥터의 정상적인 사용 수명이 길어지게 된다.”

3. 소송에서의 쟁점

이 사건의 쟁점은 계쟁전리가 직무발명에 포함되는지 여부에 있다. 연구소는 계쟁전리가 직무발명에 해당하는바 연구소의 전리라고 주장하였다.

4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map
상해시제2중급인민법원 (2004)沪二中民五(知)初字第58号
직무발명에 포함
2005. 1. 18. 상해시고급인민법원 (2004)沪高民三(知)终字第124号
화해, 소취하

(2) 중급 인민법원의 판결
상해시제2중급인민법원은 계쟁전리가 직무발명에 포함된다고 판단하였다. 법원은 심개원이 서명한 “확인서”는 전리권의 귀속에 관한 쌍방의 약정에 해당되므로, 당사자 간의 약정에 근거하여 계쟁전리는 연구소에 귀속된다고 판단하였다.

5. 고급 인민법원의 판단

상해시 고급인민법원은 상소인이 상소를 취하하는 행위는 민사소송법 제156조(상소심인민법원이 판결을 선고하기 전에 상소인이 상소취하를 신청하였을 경우, 상소심인민법원이 인가여부를 결정한다), 제158의 규정에 부합된다고 판단하여, 상소취하를 허락하였다.

6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 직무발명
전리법 제6조의 규정에 의하면, ‘직무발명창조’는 소속단위(단체, 회사, 조직 등을 가리킴)의 임무를 수행하거나 주로 소속단위의 물질기술조건을 이용하여 완성된 발명창조를 말한다. ‘소속단위의 임무수행 중에 완성된 직무발명창조’는
① 직무 중에 행한 발명창조,
② 소속단위로부터 부여 받은 본래의 직무 이외의 임무 수행 중에 행한 발명창조,
③ 이직, 정년퇴직 또는 전직 후 1년 이내에 행한 구(舊) 소속단위에서 담당하고 있던 직무 또는 구 소속단위로부터 부여 받은 임무와 관련이 있는 발명창조를 말한다. 소속단위에는 일시적으로 근무하는 단위도 포함된다.

또 ‘소속단위의 물질기술조건’이란 소속단위의 자금, 설비, 부품, 원재료 또는 외부에 공개하지 않은 기술자료 등을 말한다.

(2) 전리출원권의 권리귀속
전리법 제6조의 규정에 의하여, 직무발명창조의 전리를 출원하는 권리는 소속단위에 귀속한다. 출원이 비준된 후는 해당 단위가 전리권자가 된다. 단, 소속단위의 물질기술조건을 이용하여 완성된 발명창조에 관하여 단위와 발명자 또는 설계자가 계약을 체결하여 전리를 출원하는 권리 및 전리권의 귀속에 대해 별도로 정하고 있는 경우는 그 결정에 의한다.

비직무발명창조에 대한 전리를 출원하는 권리는 발명자 또는 설계자에게 귀속하며, 출원이 비준된 후, 해당 발명자가 전리권자가 된다. 발명자 또는 설계자의 비직무발명창조의 전리출원은 어떠한 단위 또는 개인이라도 이것을 억제해서는 안 된다. 발명자 또는 설계자의 비직무발명창조의 전리출원권 및 전리법에 규정하는 그 밖의 권리를 침해한 경우에는 소속단위 또는 상급주관기관이 행정처분을 한다. 전리법 제17조의 규정에 따라 발명자는 전리문서 중에 자신이 발명자 또는 설계자임을 명기할 권리를 가진다.

(3) 장려금과 보수
1) 기본원칙
전리법 제16조 규정에 따라 전리권을 수여 받은 단위는 직무발명창조의 발명자 또는 설계자에게 장려금을 주어야 한다. 발명창조 전리의 실시 후에는 그 보급과 응용의 범위 및 그 경제적 효과와 수익에 따라 발명자 또는 설계자에게 합리적인 보수를 주어야 한다.

2) 국유기업 사업단위에 있어서의 장려금과 보수
전리권을 수여 받은 국유기업 사업단위는 전리권이 공고된 날로부터 3개월 이내에 발명자 또는 설계자에게 장려금을 지급해야 하며, 1개의 발명전리의 장려금은 2,000위안보다 적어서는 안 된다. 1개의 실용신안 또는 디자인 전리에 대한 장려금은 500위안보다 적어서는 안 된다.

전리권을 수여 받은 국유기업 사업단위는 전리권의 유효기간 내에, 발명창조의 전리를 실시한 후, 매년 해당 발명전리 또는 실용신안전리의 실시에 의해 얻어진 이익 중 납세후의 2% 이상의 액수를 공제하거나 또는 디자인전리 실시로부터 얻은 이익에서 납세 후 0.2% 이상을 공제하여 발명자 또는 설계자에게 보수로서 지급해야 하며, 상기의 비율을 참조하여 발명자 또는 설계자에게 1회에 한꺼번에 보수를 지급할 수도 있다.

전리권을 수여 받은 국유기업 사업단위가 그 밖의 단위 또는 개인에게 해당 전리의 실시를 허가했을 때는, 해당 전리 실시허가에 의해 수취한 실시료 중 납세 후 10% 이상의 액수를 공제하여 발명자 또는 설계자에게 보수로서 지급해야 한다.

(4) 이 사건에서의 구체적 판단
상해시제2중급인민법원은 계쟁전리가 직무발명에 포함된다고 판단하였다. 그 이유는 아래와 같다.

첫째, 전리법의 관련 규정에 의하면 전리권을 수여하는 실용신안은 신규성, 창조성 및 실용성을 구비하여야 하며, 실용성은 해당 실용신안이 제조 및 사용가능하고, 적극적인 효과를 달성할 수 있음을 가리킨다. 그러므로 샘플의 형성은 심개원의 기술방안이 실용성을 구비하였다는 증거가 되며, 심개원이 연구소의 물질기술조건을 이용하여 당해 전리기술방안을 최종적으로 완성하였다고 볼 수 있다.

둘째, 실용신안전리의 허가를 받은 후 연차료는 심개원이 지불한 후 연구소에 청구하였으므로 사실 상 연구소가 전리비용을 부담하였다.

또한 전리법의 규정에 의하면, 직무발명창조의 출원권은 별도의 약정이 있는 경우를 제외하고 단위에 귀속되며, 허가를 받은 후 전리권은 단위에 귀속된다.

법원은 심개원이 서명한 “확인서”는 전리권의 귀속에 관한 쌍방의 약정에 해당되므로, 당사자 간의 약정에 근거하여 계쟁전리는 연구소에 귀속된다고 판단하였다.

7. 관련 판례

(1) (2006)沪一中民五(知)初第209号, 2007. 6. 11.
피고 소문덕은 1992년 1월부터 원고 화동이공대학 소속 국가중점화학공정연합실험실에서 과학기술연구와 교육업무에 종사하였다. 원고는 피고를 팀장으로 하여 “836”계획에 의한 과제에 참여하였으며, 관련 약정에 근거하여 상기 과제의 수행으로 인해 이루어진 전리는 원고의 소유가 되어야 한다고 명시하였다.

이 사건의 쟁점은 피고가 설계한 “탈황탑”이 직무발명에 해당하는지 여부이다.

법원은 피고 소문덕이 본인이 작성한 <“863”계획 과제 자체검수보고>에서 계쟁 전리가 당해 과제의 집행과정에서 형성된 것이라고 명확히 표명하였음을 알아내었다. 또한 다른 회사가 계쟁 전리의 연구개발에 대해 물질 및 기술투자를 하였다는 어떠한 증거도 제공하지 않았음을 알아내었다. 이에 따라, 실용신안전리, “탈황탑”은 원고의 소유임을 판결하였다.

(2) (2006)奥高法民三终字 第74号, 2006. 7. 31.
피고 잠걸영은 원고 일조신기술에서 2003년 7월까지 근무하였다. 2003년 11월 17일, 잠걸영는 국가지적재산국에 “고부합 전체 차폐보호식 전도금속관 모선”이라는 명칭의 전리출원을 제출, 권리를 수여 받았다.

일조신기술은 법원에 제소하여, 상기 전리가 직무발명에 속하며, 잠걸영이 이직하기 1년 전에 회사에서 배당한 임무와 관련되는 발명창조라고 주장하였다.

회사가 배당한 임무란 발명자 또는 설계자의 회사에서의 본래 직무 이외에 회사가 배당한 임무를 가리켜야 한다. 즉, 작업인원이 단위관리자의 요구에 따라 담당한 장기, 단기 또는 임시적인 임무를 말한다. 회사에서 배당한 임무와의 관련 여부를 판단하기 위해서는 충분한 증거가 필요하다.

하지만, 일조신기술이 잠걸영에게 당해 분쟁의 전리와 관련한 업무를 배당하였음을 입증하지 못하여 법원은 일조신기술의 당해 분쟁의 전리가 직무발명임을 주장하는 청구를 기각하였다.

8. 시사점

직무발명전리는 소속 단위의 임무를 수행하거나 주로 소속단위의 물질적 기술조건을 이용하여 완성한 발명창조를 가리킨다. 직무발명창조의 전리출원권은 당해 단위에 속하며 허가를 받은 후에는 당해 단위가 전리권자이다. 본 단위의 물질적 기술조건을 이용하여 완성한 발명창조에 관련하여, 단위와 발명자 또는 고안자가 계약을 체결하고 전리출원권과 전리권의 귀속을 약정하였을 경우에는 그 약정을 따른다.


[한국지식재산보호협회]