1. 서지사항

원고(피상소인)	주식회사 호소가와 요코 (株式会社细川洋行)
원고 대리인	刘延喜
피고(상소인)	상해 자강 컬러인쇄포장 유한회사 (上海紫江彩印包装有限公司)
피고 대리인	姚丹文
사건번호	(2004)沪高民三(知)终字第121号
판결일자	2005년 3월 14일
판사	朱丹
1심법원	상해시제1중급인민법원
1심법원 판결일
전리번호	(87106409.X) 음료용기 (饮料容器)
관련법령	구 전리법 제56조 제1항 (현 전리법 제 59조 제1항) 전리법 제11조 제1항
관련기술	음료용기

2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
호소가와 요코(원고, 피상소인)은 음료용기에 관련된 전리(전리번호: 87106409)를 1991년 1월 16일 취득하였다. 상해자강채인포장유한공사(피고, 상소인)는 원고의 전리권과 유사한 음료용기를 생산·판매하였다.

원고는 피고가 판매하는 음료용기가 원고의 전리권의 권리범위에 속한다고 주장하였다. 그리고 피고로 하여금 음료용기의 생산 및 판매를 금지하도록 요청하였다. 또한, 침해에 따른 손해배상을 요구하였다.　

이에 피고는, 침해품과 전리권을 비교하면 기술적 특징이 상이하므로 침해가 아니라고 주장하였다.

(2) 사건 특허발명
이 사건 전리권은 명칭이”음료용기”(전리번호: 87106409)이며, 스포츠 드링크나 오렌지 주스와 같은 액체 음료를 충전하기 위한 액체 충전 용기에 관한 발명이다. 효과로서 내용물 공급장치(7)의 결합에 의하여 냉각시에 후원에 의한 수축 변형하는 정도를 작게 하는 것과 동시에, 입구부에 캡(cap)을 결합하는 때에 내용물 공급장치가 공전하지 않도록 하고 내용물 충전을 효율적으로 행할 수 있다.

청구항 1항은 “가요성 종이로 만들어지고, 그 상부끝에 개구(1a)가 갖춰진 봉투형상의 용기본체(1)와, 액체가 통과될 수 있도록 상기 개구(1a)에 결합된 내용물 공급장치(7)로 구성되되, 상기 내용물 공급장치(7)는 상기 용기본체(1)의 바깥쪽에 설치된 주둥이부(9)와, 상기 주둥이부(9) 아래쪽에 설치되어 상기 개구(1a)와 밀착된 결합부(11) 및, 상기 용기본체(1)의 안쪽을 향하여 상기 결합부(11)로 부터 연장형성되고, 상기 용기본체(1)와 인접한 상기 개구(1a) 안쪽에 설치된 적어도 하나의 구멍(12)이 갖춰진 도관부(10)로 구성된 것을 특징으로 하는 음료수 용기.”이다.

3. 소송에서의 쟁점

이 사건에서는 권리침해 판정에 있어서의 균등원칙 적용방법 및 그에 의한 전리권의 균등침해여부이다.

4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map
상해시제1중급인민법원 (2002)沪一中民五(知)初字第208号 침해사실 인정 2005. 03. 14. 상해시고급인민법원 (2004)沪高民三(知)终字第121号 상소기각

(2) 고등재판소의 판결
1심법원(상해시제1중급인민법원)은 피고 자강회사에서 제조한 음료용기가 계쟁전리에 관한 청구항 1의 전술 부분의 모든 기술특징을 포함하며, 그밖에 용기본체와 연결체 사이에 뻗은 연장구조(두 부분으로 구성되었음)가 계쟁전리의 도관 및 그 윗부분에 위치한 구멍과 실현하고자 하는 목적, 기능 및 기술효과가 기본적으로 동일하므로, 계쟁전리의 청구항에 기재한 기술특징에 부합되고, 해당 청구항 1에 기재한 모든 기술특징을 구비하였으므로 계쟁전리권의 보호범위에 속한다고 판단하였다. 이에 1심법원은 원고의 소송청구를 지지하고 피고가 원고에 대한 권리침해를 정지하고 손해배상을 할 것을 요구하였다.

5. 최고재판소의 판단

상소심법원(상해시고급인민법원)은 비교 결과, 피고 음료용기가 계쟁전리의 청구항 1에 기재한 기술특징과 완전히 동일한 것이 아니라고 판단하였다. 즉, 양자의 구분은 아래와 같다. 첫째, 피고 음료용기의 연장구조와 계쟁전리 청구항 1에 기재한 도관의 기술수단이 다르며, 기본적으로 동일한 수준도 달성하지 못하였다. 둘째, 피고 음료용기의 연장구조를 통하여 실현한 기능과 계쟁전리 청구항1에 기술한 구멍 뚫린 도관의 기능이 다르며, 기본적으로 동일한 수준도 달성하지 못하였다. 따라서 피고 음료용기의 연장구조와 계쟁전리의 구멍 뚫린 도관은 동일한 특징을 구성하지 아니하므로, 계쟁전리의 모든 기술특징을 포함하지 아니하기에 그 보호범위에 포함되지 아니하고, 원고에 대한 권리침해를 구성하지 않는다고 판단하고, 1심판결을 취소하고 원고의 소송청구를 기각하였다.

6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 전리권의 효력
전리법 제11조 제1항의 규정에 따라 발명 및 실용신안 전리권이 수여된 후에는 이 법에 별도의 규정이 있는 경우를 제외하고는 어떠한 단위나 개인도 전리권자의 허가를 받지 않고 그 전리를 실시할 수 없다. 즉 생산경영목적을 위하여 그 전리제품을 제조, 사용, 판매청약, 판매, 수입하거나 그 전리방법을 사용할 수 없으며 또한 그 전리방법에 따라 직접 획득한 제품을 사용, 판매청약, 판매, 수입할 수 없다.

(2) 전리권 보호범위의 확정
전리법 제26조의 규정에 따라 출원인이 제출하는 출원서류에는 권리요구서가 있으며, 이에는 전리권 보호를 요구하는 범위를 설명하여야 한다. 전리법 실시세칙 제20조는 권리요구서는 발명･실용신안의 기술특징을 설명하고, 명료하고 간단하게 보호범위를 표현하도록 규정하고 있다. 이들 규정에 근거하여 권리요구서는 발명･실용신안의 내용을 반영하는 기술특징으로 구성되어야 한다. 기술특징을 확정하면 그에 따라 전리권의 보호범위를 확정하게 된다. 구 전리법 제56조(현 전리법 제59조)는 ‘전리권의 보호범위는 그 권리요구서의 내용을 기준으로 하며, 설명서 및 도면은 권리요구를 해석하는데 이용할 수 있다’라고 규정하고 있다. 이 규정에 따라 전리권의 보호범위의 크기는 권리요구에 따라 결정한다. 당연히 권리요구는 고립적이 아니며 설명서에 의해서 뒷받침되어야 한다. 전리권 보호범위를 확정할 때에 설명서는 권리요구 중 불명료한 묘사에 대하여 해석을 할 수 있다.

(3) 균등론(等同原则)
최고인민법원 사법해석 <전리분쟁사건의 심리에 관한 법률적용 규정> 제17조는 “구 전리법 제56조 제1항(현 전리법 제56조 제1항)의 ‘발명 또는 실용신안 전리권의 보호범위는 권리요구의 내용을 기준으로 하며, 설명서 및 도면은 권리요구을 해석하는데 이용할 수 있다’라는 것은 전리권 보호범위는 권리요구에 명확히 기재된 기술특징이 확정하는 범위를 기준으로 하며, 그 필수기술 특징과 서로 균등한 기술특징이 확정하는 범위를 포함하는 것을 가리키는 것”으로 규정하고 있다.

또한 “균등특징은 기재된 기술특징과 기본적으로 동일한 수단으로 기본적으로 동일한 성능과 효과를 실현할 수 있으며, 해당 기술분야의 보통기술자가 창조적인 노력 없이 연상해 낼 수 있는 특징을 가리킨다”라고 규정하고 있다.

이 사법해석은 처음으로 전리권침해소송에 있어서 “균등론”을 적용하여 전리권침해를 판정할 수 있음을 명확히 한 것이다. 소위 “균등론”은 침해물의 기술특징과 전리권리요구에 기재된 필수기술특징을 비교해 볼 때, 표면적으로는 하나 또는 약간의 기술특징이 다르지만 실질적으로는 동일한 방식 또는 동일한 기술수단을 사용하여 전리기술방안 중의 하나 또는 약간의 필수기술특징을 대체하여 침해물이 전리기술과 실질적으로 동일한 효과를 발생하도록 하는 것을 가리킨다. 이러한 경우 침해물이 전리기술의 보호범위를 벗어나지 않는 것으로 간주하여 전리권침해를 구성하는 것으로 인정한다.

침해물 중 전리기술과 표면상 동일하지 않은 기술특징, 즉 전리기술방안 중의 기술특징이 치환작용을 하는 기술특징은 전리기술방안 중 필수기술특징의 “균등물”로 간주한다.

인민법원이 균등론을 적용하여 전리권침해를 판정할 때에는 다음 사항을 확인한다.
ⓐ “균등론” 중에 “균등”이 가리키는 것은 기술방안에 있어서 구체적 특징의 기술성능, 작용의 균등을 가리키며, 침해물과 전리 양자의 기술방안의 균등을 가리키는 것은 아니다.

ⓑ 침해물 내 기술특징이 전리기술에 있어서 어떤 필수기술특징의 균등물에 속하는지 여부의 판단할 때는 그 분쟁기술분야의 보통기술자의 기술수준에서 출발하여야 한다. 침해물이 채용하는 균등수단 또는 사용하는 균등물이 그 분야의 보통기술자에게 자명한 경우에는 침해물이 균등물을 사용한 것으로 인정하여야 하며, 이 때 균등론을 적용하여 권리침해가 성립함을 인정할 수 있다. 그렇지 않으면 균등론을 적용할 수 없다.

ⓒ 침해물이 균등수단을 사용하여 전리기술의 필수기술특징을 대체하면, 침해물과 전리기술의 발명목적 및 기술효과는 기본적으로 동일하다. 발명목적과 기술효과는 발명내용을 구성하는 필수불가결한 구성부분이다. 전리권의 보호범위를 결정할 때에 고립적으로 기술특징으로부터 출발할 수 없으며, 발명의 목적과 기술효과를 같이 고려해야 한다.

주의해야 할 점은 균등물을 사용한 침해물 전체와 전리기술을 비교하여 그 기술효과가 동일한지 여부를 판단하여야 한다. 만약 대체기술수단과 대체되는 전리기술의 필수기술특징을 비교해서 기술효과가 동일하지만 어떤 기술특징이 대체된 후 발명 전체의 기술효과와 원래 전리의 기술효과가 다르다면 균등물로 인정할 수 없다.

ⓓ 균등물의 권리침해의 시간한계는 권리침해일을 기준으로 한다. 전리의 경우 20년 보호기간 동안, 실용신안은 10년의 보호기간 동안 과학기술의 발전에 따라 전리출원 또는 전리공개 시 아직 인식하지 못하였던 등가수단이 출현하게 될 수 있다. 만약 균등물의 권리침해 범주를 판단하는 시간의 한계를 권리침해일로 하지 않고 전리출원일 또는 공개 또는 공고일로 한다면 일단 새로운 등가수단이 출현하면 모방자는 그를 이용하여 권리요구중의 상응하는 기술특징을 대신할 수 있게 되어 권리침해의 부담을 피하게 되어 전리권자에게 불공정하게 된다.

(4) 이 사건에서 구체적 판단
상소심법원(상해시고급인민법원)은 비교 결과, 피고 음료용기가 계쟁전리의 청구항 1에 기재한 기술특징과 완전히 동일한 것이 아니라고 판단하였다. 즉, 양자의 구분은 아래와 같다.

첫째, 피고 음료용기의 연장구조와 계쟁전리 청구항 1에 기재한 도관의 기술수단이 다르며, 기본적으로 동일한 수준도 달성하지 못하였다.

둘째, 피고 음료용기의 연장구조를 통하여 실현한 기능과 계쟁전리 청구항1에 기술한 구멍 뚫린 도관의 기능이 다르며, 기본적으로 동일한 수준도 달성하지 못하였다.

따라서 피고 음료용기의 연장구조와 계쟁전리의 구멍 뚫린 도관은 동일한 특징을 구성하지 아니하므로, 계쟁전리의 모든 기술특징을 포함하지 아니하기에 그 보호범위에 포함되지 아니하고, 원고에 대한 권리침해를 구성하지 않는다고 판단하고, 1심판결을 취소하고 원고의 소송청구를 기각하였다.

7. 관련 판례

(1) (1996)高知终字第4号, 1996. 10. 17.
원고인 공군총의원은 “컴퓨터전자의료기” 발명전리(전리번호: 85107310)를 보유하고 있었고, 피고인 북경시해전구달륜과학기술회사를 상대로 전리침해소송을 제기하였다.

이 사건의 주요 쟁점은 기술특징이 결여된 경우 균등원칙 적용여부이다.

상소심법원(북경시고급인민법원)은 피고 제품이 비록 원고에 비하여 4개의 기술특징이 결여되지만 전체 기술방안에는 실질적인 차이가 없으며, 피고는 전자기술의 발전을 이용하여 전리기술의 일부 필수적 기술특징을 종합해 놓았거나 서로 다른 구체적인 실현수단을 사용하였는데, 이는 본 영역의 보통기술자가 창조적인 노동을 거치지 않고 실현할 수 있는 변화이므로, 원고 전리에 대한 기술상의 동일한 효과의 교체수단으로 볼 수 있으며 양자의 기술목적과 효과도 동일하거나 일치하여 균등한 기술방안으로 볼 수 있다고 판단하여 피고의 상소를 기각하고 1심판결을 유지하였다.


(2) (2003)高民终字第108号, 2003. 4. 16.
북경만특복과기유한책임회사는 1996년 3월 28일 “대뇌혈종분쇄천자침” 실용신안전리(93244252.8호)의 전리권자인 북경적십자조양병원과 《“대뇌혈종 분쇄천자침” 양도계약서》를 체결하여 당해 전리권을 취득하였으며, 1996 년12월 25일 전리국은 이를 공고하였다. 만특복과기회사는 조양병원 신경외과판공실에 근무하는 피고를 상대로 침해소송을 제기하였다.

이 사건의 쟁점은 사용시에만 추가하는 부품을 전리구성요소로 간주하여 침해를 인정할 수 있는지 여부이다.

침해행위의 존재여부를 판단할 시, 제조 및 판매 시의 제품의 상태를 고려해야 할 뿐만 아니라 당해 제품 사용 시의 상태를 고려할 수 있다고 판시하였다. 판매 시 완전하지 않은 제품의 경우, 사용시 반드시 기타 부품을 추가해야만 당해 제품의 기능을 실현할 수 있는 침해제품에 대해서는 기술특징을 대비하는 경우에 사용상태에서 포함해야 하는 모든 기술특징을 함께 고려해야 한다. 이 판결에서는 판매할 때는 포함하지 않지만 사용할 때는 반드시 추가해야만 하는 보통주사기를 혈종분쇄기의 균등물로 간주하여 침해를 인정한 것이다.

8. 시사점

전리권 침해의 구성여부를 판단하는 기본 방법은 해당 제품 혹은 제조방법의 기술특징이 동일하거나 균등한 방법으로 전리기술방안의 모든 필수기술특징을 포함하는지 여부를 판단하는 것이다. 균등원칙은 양자의 기술특징에 다른 점이 있을 때 적용되며, 여기서 “균등” 특징이란 해당 제품 혹은 그 제조방법이 권리청구에 기재한 기술과 기본적으로 동일한 수단으로, 기본적으로 동일한 기능을 실현하여 기본적으로 동일한 효과를 달성한 기술특징이어야 한다.

원고의 음료용기는 그 기능목적과 기술효과가 피고의 음료용기와 기본적으로 동일하지만, 기술수단 및 실현기능이 피고의 제품과 다르기에 “균등” 특징에 부합되지 아니하며, 전리권 보호범위에 포함되지 아니하였다.


[한국지식재산보호협회]