1. 서지사항

원고	왕수암 (王秀岩), 왕영려 (王榮麗)
원고 대리인	关安平, 倪钜芳
피고	북경삼맥과공무유한책임공사 (北京森陌科工貿有限責任公司)
피고 대리인	陈桢
사건번호	(1999)一中知初字第104号
판결일자	2000년 3월 29일
판사	马来客
1심법원	북경시제1중급인민법원
1심법원 판결일	2000년 3월 29일
관련특허	ZL921109644
관련법령	전리법 제11조
관련기술	건축 장식용 접착제

2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
원고 왕수암과 왕영려는, 1992년 9월 29일, 공동으로 중국전리국(특허청)에 “일종의 건축 장식용 접착제”의 특허출원을 하여 1993년 2월 9일에 실질 심사의 청구를 실시했다. 전리국은 원고에 대해 「제１차 심사 의견 통지서」를 발행해, 출원 신청의 청구항 제1항(권리 요구)이 창조성(중국 특허법에서는, 진보성에 상당하는 요건으로서 창조성이 필요하게 된다.)의 요건을 충족하지 않는다고 인정하였다. 이에 따라, 원고는 1995년 4월 1일에 「의견 진술서」를 제출해, 청구항 및 설명서(명세서)를 수정해, 「해당 발명에 사용되는 원료는 보편적인 재료이지만, 발명의 목적, 기재방법 및 효과에 있어서는 선행 기술과 분명한 구별이 있다」라고 주장해, 전료로서 석회석을 사용하는 선행기술의 접착제 조성물과는 달리 출원발명의 접착제는 규소회석을 사용한다고 강조했다. 게다가 청구항 중의 전료에 「활석 분말」를 추가했지만, 1997년 5월 30일, 전리국의 심사관은 원고와의 전화통화중에, 선행기술과 구별하기 위한 것인바 “활석 분말”을 더한 것은 창조성을 인정받지 못하기 때문에, 청구항 제1항에서 삭제해야 한다고 진언했다. 원고는 심사관의 의견에 동의해, 동년 6월 4일, 설명서 및 청구항을 다시 수정하였다. 1997년 10월 18일, 특허권 ZL921109644호가 왕수암, 왕영려에 부여되었다.

후일 원고는, 시장에서 판매되고 있던 삼맥공사의 제품 「새로운 1대 903 형식 방수 건축용 접착제」를 발견해, 그 설명서의 기재 내용으로부터 해당 제품이 원고의 특허권을 침해한다고 판단해, 피고에게 생산을 정지하도록 거듭된 협상을 벌였다. 피고가 요구를 거부했기 때문에, 원고는 1999년 7월 21일, 북경시 제일 중급 인민 법원에서 삼맥공사에 대해 특허 침해 소송을 제기했다.

(2) 사건 특허발명
이 사건 발명은 특정 폴리스티렌을 토대로 폴리스티렌 페기물로 만들어진 우수한 성능의 건축 장식용 접착제이다. 이 접착제의 내수성, 내한성은 월등하기 때문에, 특히 화장실, 지하실, 어항, 연못, 수영장, 교량 등 방수, 방습이 요구되는 곳에 적합하다. 비용도 저렴하다.

그 특허 발명의 내용은 이하와 같다.
「일종의 건축 장식 접착제로, 그 특징은 접착제에 포함되는 혼합물의 합성에 있어, 그 비율은 폴리스티렌 12~40%, 유기용제 15~30%, 첨가제 2~10%, 전료 40~70% 및 향료 0.2~2%이다.;
유기용제는, 크실렌, 톨루엔, 초산에틸, 부타논 또는 비 벤젠계의 니트로 래커 희석제로 구성된다.;
첨가제는, 쿠마론(coumarone )과 인딘(indene)수지이다.;
전료는 규소회석 분말, 향료는 천연 향료 및 합성 향료이다.;
폴리스티렌 또는 폐폴리스티렌에는, 공업 폐기물, 파손 제품, 폐기 포장용 발포스티로폼 등을 사용한다.」

3. 소송에서의 쟁점

이 사건의 쟁점은 클레임의 과잉기재 문제 (다여지정 원칙) 및 포대금반언의 원칙의 적용여부이다.

4. 소송 경과

(1) History Map
2000. 03. 29. 북경시제1중급인민법원 (1999)一中知初字第104号 청구기각

5. 중급 인민법원의 판단

(1) 원고의 호소： 왕수암, 왕영려
북경 화학시제연구소에 피고 제품의 감정을 위탁했는데, 피고 제품의 배합의 비율이 원고의 그것과 균등이며, 원고 특허의 권리 범위에 포함된다고 하는 감정 결과를 얻을 수 있었다. 따라서, 해당 결과에 근거해, “① 피고 제품의 생산을 즉시 정지하는 것과 동시에, 모든 침해 제품을 파기하라, ③ 원고의 손해 12만 위안을 배상하라, ③ 감정 비용 1200위안을 부담하라, ④ 원고의 소송비용과 변호사 비용을 부담하라.”라는 4가지를 요구하였다.

(2) 피고의 답변： 삼맥공사
피고 제품은, 원고의 청구항에 있는 필수구성요건을 모두 충족하는 것은 아니다. 피고 제품과 원고 특허의 청구항을 비교하면, 폴리스티렌의 배합 비율만이 동일한 것 외에는, 다른 기술적 특징은 동일하지 않으며, 균등하지도 않다. 따라서, 원고의 청구는 기각 되는 것이 당연하다.

(3) 감정 결과
1999년 11월 9일, 안건을 수리한 북경시 제1 중급 인민 법원은, 국가표준물질연구센터에 피고제품의 감정을 위탁했다. 감정위탁사항은, 해당제품 중에 폴리스티렌, 유기용제(크실렌, 톨루엔, 초산에틸, 브타논, 비벤젠계 니트로 래커 희석제), 첨가제{쿠마론(coumarone), 인딘(indene)수지 또는 프탈산 디부틸}, 전료(규소회석 분말), 향료 및 그 외의 성분이 포함되는지 아닌지, 또 포함되는 경우는 그 총 중량에 대한 배합 비율이 어느 정도 인지이다.

2000년 1월 31일, 국가표준물질연구센터는 「감정 보고서」로서, 피고 제품에 대해 다음과 같은 감정 결과를 제출했다. 「① 폴리스티렌의 배합 비율은 26±2%, ② 전료에는 CaMg(CO3) 2가 그 90%를 차지하는 비율로 사용되어 전료의 배합 비율은 54±3%, ③ 용제에는 크실렌, 톨루엔 및 그 외의 성분(C5H8)의 혼합물이 사용되어 배합 비율은 15±3%, ④ 향료는 포함되지 않았다.」

원고는 이 감정 결과에 대해, 피고의 제품에는 향료가 포함되지 않지만, 향료는 원고의 특허청구항에 있어서의 필수의 구성요건이 아니고, 향료가 포함되는지 아닌지는 제품의 성능에 영향을 주는 것도 아니다고 주장했다. 또, 탄산칼슘, 탄산마그네슘, 석영모래는, 모두 규소회석의 균등인 대체물이다고 했다.

한편 피고는, 향료는 원고의 특허 출원 시에 청구항에 기재되어 있기 때문에, 필수 구성 요건으로 간주해야 하는 것이다고 주장한 것 외, 탄산칼슘, 탄산마그네슘, 석영모래는 규소회석과 균등물이 아니다고 항변했다.

(4) 법원의 판단
1심법원(북경시 제1중급인민법원)은, 향료를 원고 전리의 필수구성요소라는 판단하면서 피고 제품은 향료를 포함하지 않는 것이고, C5H8의 성분을 포함하는 피고 제품의 유기용제 혼합물은 원고 전리에서의 유기용제와는 상이한 것이며, 전리심사과정에서 규소회석과 석회석(주성분은 피고 제품에 사용된 탄산칼슘 및 탄산마그네슘)이 다르다고 주장하였던 원고의 의견서 내용을 고려하여 피고 제품의 탄산칼슘과 탄산마그네슘은 원고 전리의 규소회석의 균등물이 아니라고 판시하면서, 원고의 청구를 기각하였다.

6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 북경시 고급인민법원의 사법 해석
중국 국내에 있어서의 특허 침해 소송의 심리에는, 「중화인민공화국전리법」, 동 「실시세칙」, 2001년 6월 19일에 발포된 「최고인민법원특허분쟁안건심리의 법률적용문제에관한약간규정」, 및 각 지방에서 각각 발포되고 있는 「전리보호조례」나 「특허관리보호규정」등이 적용되지만, 내용적으로는 절차상의 규정이나 해석에 머무르는 것이 많아, 실질적인 심리의 지침이 될 수 있는 명문의 원칙이나 해석은, 아직 충분하지 않다. 이 점에 관해, 북경시에서는 중앙이나 타지방에 앞서 특허 침해 판단의 사법 기준을 명문화하기 위해, 2001년 9월 29일에 「북경시고급인민법원의특허침해판단에관한약간의문제에관한 의견(시행)」(이하, 「특허침해의견」이라고 한다)을 발포하고 있다. 이하, 본건의 판결에 대한 분석을 통해서 「특허침해의견」의 내용을 소개한다.

(2) 청구항의 과잉기재의 문제
본건은, 발명에 대한 특허를 가지는 원고가, 피고 제품의 특허 침해를 호소한 것으로, 권리 보호 범위의 확정을 둘러싼 판례이다. 특히, 원고의 불필요한 청구항 기재의 문제, 원고의 특허출원 과정에서 클레임 수정의 효과가 논점으로 되어 있다. 불필요한 청구항 기재의 문제란, 「특허침해의견」 제47조로부터 제55조에 정해지는 「다여지정 원칙」을 가리키는 것으로, 「특허의 독립청구항의 해석 및 권리보호범위의 확정에 있고, 특허 독립청구항 중의 분명한 「종속적 기술 특징」을 생략 해, 독립 청구항의 필수구성요건 만으로부터 권리보호범위를 확정해, 침해의 혐의가 있는 기술(제품 또는 방법)이 특허의 보호범위에 포함되는지 아닌지를 판단하는 원칙」이라고 여겨지고 있다(제47조). 즉, 특허권자가 특허출원시에, 당해 특허의 실시경험의 부족으로부터, 당해 발명의 기술적 특징의 구성에 불필요한 특징까지 청구항의 구성요건으로서 기재해 버려, 당해 특징이 없더라도 신규성과 창조성의 요건을 충족시키는 경우는, 해당 청구항의 보호범위를 과잉으로 한정하는 결과가 되기 때문에(제128조), 심리 시에는 당해 청구항을 종속 청구항으로 간주해, 보호범위의 확장을 인정한다고 하는 원칙이다. 덧붙여 우리법원은, 균등하게 해당하는 경우를 제외하고, 이러한 청구항의 이른바 「격하(格下)」는 인정되지 않는다.

격하(格下)를 요구하는 청구항은, 특허기술에서 당해 기술적 특징을 생략해도, 그 신규성, 창조성에 영향을 주지 않는 것이어야 한다(제49조). 종속 청구항으로 간주할지 아닐지에 대해서는, 설명서, 부속도면 중의 기술적 특징에 관한 기재, 및 출원이나 취소, 무효심사의 과정에서 당국에 대해 행한 진술 등으로부터 종합적으로 판단된다(제48조). 단, 과잉기재의 주장은 반드시 특허권자가 능동적으로 입증하지 않으면 안되며(제52조), 또 발명의 요소에 적은 실용신안에는 당해원칙은 적용되지 않는다(제53조). 당해 원칙의 적용예로서 원고가 특허출원에 대해 독립 청구항의 구성요건의 하나로 한 특징(의료기기의 호출음의 부분)이 특허의 실질적 특징을 구성하는데 불가결한 기술이 아닌 것에서, 법원이 이것을 종속 청구항으로 간주해, 원고의 권리보호범위의 확장을 인정했다고 하는, 1996년 3월 북경시고급인민법원의 「인체 스펙트럼 결합 효과 치료 장치의 특허 침해 사건」이 있다.

한편, 본건의 쟁점이 된 원고의 특허는, 접착제의 각각의 원료는 보편적인 재료에 불과하지만, 그 재료의 편성이나 배합의 비율에 대해서 신규성, 창조성이 인정되어 특허권이 부여된 것이다.

따라서, 향료의 유무는 접착제의 효과나 목적으로 직접 영향을 주는 것이 아니고, 당해 기술의 신규성, 창조성의 요건에 영향을 주는 부분이다고 말할 수 있다. 따라서, 이 청구항을 종속 청구항으로 간주했을 경우, 실제의 권리보호범위가 출원시의 그것보다 부당하게 확장되게 된다. 판결에서는 청구항 과잉기재의 원칙을 적용하지 않았던 점에 대한 설명이 충분하지 않지만, 전술과 같은 이유에 의해 향료의 첨가를 종속 청구항으로 간주하지 않고, 향료를 사용하고 있지 않는 피고제품을 침해제품으로 인정하지 않았던 법원의 판단은 타당하다고 생각된다.

(3) 포대금반언의 원칙
포대금반언의 원칙은, 「특허침해의견」에서는 제43조로부터 제46조에 명문 규정이 있다. 이것은, 출원인이 출원심사나 무효심판의 과정에 있어서, 특허권을 얻기 위해서, 전리국의 심사원의 의견에 따라서 보호범위의 한정이나 축소에 응했을 경우, 그 방기, 수정, 승낙을 행한 부분에 대해서는, 그 후에도 특허권의 보호범위에 포함해서는 안 된다고 하는 원칙이다(제43조). 특허침해소송에 있어서, 이 법리는 인민법원에 의해 주동적으로는 적용되지 않고, 피고가 항변 사유로서 적용해야 하는 것이다(제46조). 덧붙여 포대금반언과 균등 원칙이 서로 충돌할 때는, 포대금반언을 우선적으로 적용하도록 규정되어 있다(제44조).

본건은 포대금반언의 원칙의 적용의 전형적인 예이다. 본건의 원고는, 특허 출원시에 전리국의 심사원에 대해, 전료에 석회석을 사용하는 선행기술과 구별하기 위해, 원고의 기술에는 석회석 대신에 규소회석을 사용하고 있다고 해, 석회석과 규소회석의 차이에 대해 진술을 실시했다. 그런데 본건에 있어서, 원고는 피고제품 중의 전료가 원고 특허의 규소회석을 대체 할 수 있다고 하는, 모순된 주장을 실시하고 있다. 「특허침해의견」 제44조에 근거해, 균등의 주장보다 금반언의 원칙이 우선적으로 적용되기 위해, 당해 주장은 당연히 지지를 받아야 하는 것이 아니다.

(4) 이 사건에서의 구체적 판단
북경시제1 중급인민법원의 인정사실, 중국전리국의 「제１차 심사 의견 통지서」, 왕수암에 의한 2통의 「의견 진술서」, 출원 과정의 전화통화기록, 특허 번호 ZL921109644호의 특허증서 및 청구항, 설명서, 피고 제품의 판매 영수증, 원고의 「북경 화학시제연구소에 의한 분석보고서」, 당해 법원에 의한 「감정 위탁서」, 국가표준물질연구센터에 의한 「감정 보고서」, 및 당사자의 법정에서의 진술에 근거해, 아래와 같이 심리를 실시했다.

우선, 왕수암, 왕영려는 합법적으로 「일종의 건축 장식용 접착제」의 특허권을 가진다. 그 보호범위는 청구항을 기준으로 해, 설명서 및 부속 도면은 청구항의 해석 시에 참조할 수 있다. 원고 특허의 독립 청구항의 기재에 근거하면, 해당 특허 발명에는 5가지의 필수구성요건이 인정된다.
① 산업 폐기물, 파손 제품, 폐기 포장용 발포스티롤 등으로 구성되는 폴리스티렌 또는 폐기 폴리스티렌의 배합 비율 12~40%,
② 크실렌, 톨루엔, 초산에틸, 브타논, 비벤젠계 니트로 래커 희석제로 구성되는 유기용제의 배합 비율 15~30%,
③ 쿠마론, 인딘수지 또는 프탈산 디부틸로 구성되는 첨가제의 배합 비율 2~10%,
④ 규소회석으로 구성되는 전료의 배합 비율 40~70%,
⑤ 천연 향료, 합성 향료로 구성되는 향료의 배합 비율 0.2~2%. 이러한 원고 특허의 필수구성요건과 법원의 위탁을 거쳐 행해진 국가표준물질연구센터의 피고제품에 대한 감정의 결과를 심리하여, 피고제품이 원고 특허의 보호 범위 내에 포함되는지 아닌지에 대해, 법원은 아래와 같이 인정한다.

a) 폴리스티렌： 「감정 보고서」에 의하면 피고 제품에는 26±2%의 폴리스티렌이 포함되어 있다고 여겨져 이것은 원고 특허의 클레임과 일치한다.

b) 향료： 클레임의 과잉 기재의 문제가 된다. 특허권의 보호 범위는 청구항을 기준으로 해, 청구항에 기재되는 모든 요건이 특허권의 보호 범위를 한정하게 되기 때문에, 하나의 구성요소가 삭제되면 필연적으로 보호 범위의 확대가 초래되게 된다. 원고는 향료를 첨가한 것을 독립 청구항으로 하고, 권리가 부여되고 있다. 즉, 향료도 필수구성요건의 하나이며, 향료를 포함하지 않는 기술은 원고 특허의 보호범위에 포함되지 않는다고 해석해야 한다. 「감정 보고서」에 의하면, 피고의 제품에는 향료는 사용되어 있지 않다. 따라서, 필수구성요건을 하나 빠뜨린 제품에도 침해를 인정하는 것은 권리보호범위의 부당한 확대가 되기 때문에, 법원은 원고의 향료에 관한 주장을 지지하지 않는다.

c) 유기용제： 「감정 보고서」에서는, 피고 제품에 사용되는 유기용제는 크실렌, 톨루엔 및 그 외의 성분(그 화학식은 C5H8)으로부터 되는 혼합물이다고 하고 있다. 피고 제품중의 유기용제와 원고 클레임에 있어서의 유기용제를 비교하면, 피고 제품의 유기용제 중의 성분인 C5H8는, 원고 특허의 유기용제에는 포함되지 않았다. 따라서, 피고 제품의 유기용제는 원고 특허의 유기용제와는 다른 것이다.

d) 첨가제： 피고 제품중에 첨가제는 사용되어 있지 않다. e) 전료： 원고는 전료에 규소회석을 사용하고 있지만, 원고는 당해특허의 출원 과정에서, 전리국으로부터 창조성을 부인하는 통지를 받은 후, 선행기술에 사용되는 석회석과 원고가 사용하는 규소회석의 차이에 대해 진술을 실시하고, 특허권을 취득한 것이다. 따라서, 원고는 규소회석과 석회석이 다르다고 하는 자기의 진술을 소송에서 바꿀 수 없다. 덧붙여 석회석의 주요한 성분은, 피고 제품에도 사용되는 탄산칼슘과 탄산마그네슘이다. 따라서, 원고는 탄산칼슘과 탄산마그네슘이 규소회석과 균등하다고 주장했지만, 이것은 원고의 출원시의 진술과도 모순되기 때문에, 법원은 이것을 지지하지 않는다.

이상으로부터, 피고제품의 기술적 특징은 원고특허의 필수구성요건을 충족하는 것이 아니고, 피고제품은 원고의 권리보호범위에 포함되지 않는다고 판단된다. 법원은 원고에 의한 침해의 주장을 지지하지 않는다. 피고의 항변은 합법적으로 성립한다. 따라서, 「중화 인민 공화국전리법」 제11조의 규정에 근거해, 이하와 같이 판결을 내린다.
i. 원고 왕수암, 왕영려의 청구를 기각한다.
ii. 본건의 안건 수리비 3940위안, 감정비 4000위안은, 원고 왕수암, 왕영려가 부담한다.
iii. 본 판결에 불복이 있는 경우, 본판결서의 송달 후 15일 이내에 법원에 상소장 및 그 부본을 제출해, 상소 안건 수리비 3940위안을 납부해, 북경시 고급 인민 법원에 호소하는 것으로 한다. 상소 기한의 만료 후 7일을 지나도 상소 안건 수리비의 납부가 없는 경우는, 상소를 자동적으로 기각한다.

7. 관련 판례

(1) (2004)沪高民三(知)终字第44号
원고 양장안은 “자동차용 돌출형 발광체의 구조” 실용신안전리를 보유하고 있으며, 피고 상해의란자동차부품제조유한회사 및 상해배원공업무역유한회사를 상대로 전리침해소송을 제기하였다. 이 사건의 쟁점은, 출원인이 전리허가절차 중에 진술한 내용, 전리권 무효선고절차 중에 진술한 내용을 청구항의 해석에 사용 할 수 있는지 여부이다.

상해시고급인민법원은 발명 혹은 실용신안의 전리권보호범위를 확정함에 있어서 청구항의 내용을 기준으로 하며, 설명서 및 첨부도면 뿐만 아니라 출원인이 전리심사절차에서 진술한 내용, 전리무효선고절차에서 진술한 내용도 청구항의 해석에 적용할 수 있다고 확인하였다.

이에 상소심법원은 보고서의 내용에 근거하여, 돌출모양판벽의 계쟁전리기술특징E와 판벽표면이 평면을 유지하는 상응한 피소기술특징E1은 다른 기술이라고 판단하는 동시에, 원고의 “의견진술서” 및 복심위원회의 결정서 중에 언급된 돌출모양 판벽의 미끄럼방지효과에 대한 내용을 적용하여, 상술한 E와 E1이 서로 다른 기술이라고 확인하여 1심판결을 취소하고, 원고의 소송청구를 기각하였다.

8. 시사점

북경시의 「특허침해의견」에는, 청구항 과잉기재의 원칙이나 포대금반언을 포함한, 특허 분쟁사건에 있어서 적용해야 하는 다수의 원칙·기준을 규정하고 있다.

단지, 이들 원칙이나 기준이 중앙이나 타지방의 명문규정·해석에 의해 답습되기에는, 아직 일정한 시간이 필요하다고 생각된다.

그렇지만, 북경시 중급, 고급의 두 인민법원이 1993년 8월부터 전국적으로 지적 재산권재판을 실시한 점, 또 북경시의 각급법원이 전국의 대략 10분의 1에 상응하는 특허 관련소송을 수리하고 있는 점에 감안해도, 「특허 침해의견」은 향후의 전국의 특허 침해 소송에 넓게 영향을 주어 가는 것이라고 할 수 있다.

실제로, 지방의 각급인민법원이 이들 원칙을 적용하고 있는 사례도 볼 수 있게 되었다.

우리기업에 있어서도, 「특허 침해의견」에 대한 검토나 북경시 각급법원의 적용판례의 분석을 거치고, 중국 특허 침해 소송의 심리의 경향을 찾아, 중국에서의 효과적인 특허 전략을 전개하는 것은, 기업의 지적재산권의 위험 분산면에 있어서 중요한 의의를 가지고 있다고 할 수 있다.


[한국지식재산보호협회]