Smithkline Beecham Plc & Anor v Apotex Europe Ltd. & Ors [2003] EWCA Civ 137 (14 February 2003)

1. 서지사항

원고(피항소인)	SmithKline Beecham Plc , GlaxoSmithKline (UK)
원고 대리인	Mr Andrew Waugh QC
피고(항소인)	Apotex Europe Limited, Neolab Limited, Waymade Healthcare Plc
피고 대리인	Mr Antony Watson QC
사건번호	[2003] F.S.R. 31
판결일자	2003년 2월 14일
판사	Aldous
1심법원	특허법원(PATENTS COURT)
1심법원 판결일	2002년 11월 28일
관련특허	(GB2297550) 결정형 파록세틴 히드로클로리드
관련법령	특허법 제63조 (1), (2)
관련기술	결정형 파록세틴 히드로클로리드

2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
원고 SmithKline Beecham Plc.는 계쟁특허 GB2297550의 특허권자이고, GlaxoSmithKline (UK)는 전용실시권자이다. 피고는 Apotex Europe Limited, Neolab Limited and Waymade Healthcare Plc 이며, 파록세틴 무수물을 제조하여 판매하고 있다.

계쟁특허는 결정형 파록세틴 무수물(anhydrate) 및 그 제조방법에 관한 것이다. 현재 원고는 계쟁특허에 대해 일부 무효 판결을 받고 명세서 보정 신청을 한 상태이며, 원고는 계쟁특허의 청구항에 기재된 파록세틴 무수물을 제조하여 판매하지 않고 “반 무수물(hemihydrate)”을 제조하여 판매하고 있다. 무수물과 반 무수물은 임상적인 증거에 의해 상호 교환하여 사용될 수 있음이 인정된다.

(2) 사건 특허발명
본 발명은 결합 프로판-2-올이 실질적으로 없는 파로제틴 히드로클로리드 무수물, 그의 여러 형태, 그의 제조 방법, 그의 제조시 유용한 신규 중간체 및 환자에게 본 발명의 화합물을 투여하여 특정 질병을 치료 및/또는 예방하는 방법에 관한 것이다.
청구항 1항 및 11항은 아래와 같다.
청구항 1항 :
“결합 프로판-2-올이 실질적으로 없는 파로제틴 히드로클로리드 무수물.”
청구항 11항 :
“제1항에 있어서, 실시예 14에 기재된 물질과 유사한 순도로 수득될 때 융점이 약 125℃이고, 반결정성 고체로서 존재하고, 본 명세서에서 일반적으로 기재된 방법을 사용하여 톨루엔 전구체 용매화물로부터 제조될 때 이것과 필수적으로 유사한 물리적 특성을 갖고, 상기 톨루엔 전구체 용매화물은 약 1631, 1603, 1555, 1513, 1503, 1489, 1340, 1275, 1240, 1221, 1185, 1168, 1140, 1113, 1101, 1076, 1037, 1007, 986, 968, 935, 924, 885, 841, 818, 783, 760, 742, 720, 698, 672, 612, 572, 537 및 465㎝-1에서 유효 IR밴드를 갖고 7.2, 9.3, 12.7, 14.3°2θ에서 특성 X-선 회절 피이크를 나타내는 것을 특징으로 하는 D형인 파로제틴 히드로클로리드 무수물.”

3. 소송에서의 쟁점

이 사건의 쟁점은
① 특허를 침해한 자는 청구항에 기재된 물품을 판매하고 있고, 특허권자는 청구항에 기재된 물품을 제조하여 판매하지는 않지만 청구항에 기재된 물품과 상호 교환가능하고 균등한 범위에 속하는 물품을 제조하여 판매할 경우, 손해배상 정도를 판단시 소원성(remoteness)이 있다고 볼 수 있는지 여부 및
② 임시 금지명령(interlocutory injunction)을 인정하기 위한 조건이 무엇인지 여부이다.

4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map
2002. 11. 28. 특허법원 [2002] EWHC 2556
임시 금지명령
2003. 02. 14. 항소법원 [2003] EWCA Civ 137
항소기각

(2) 1심 법원(Patents Court)의 판결
1심 법원은 피고는 원고의 계쟁특허를 침해한다고 판결하였고, 원고의 구제 수단으로 피고에 대한 임시 금지명령(interlocutory injunction)을 인정하였다.

피고는 항소를 제기하였고, 계쟁특허의 유효 여부에 대한 주장은 별도로 하고, 1심 법원이 임시 금지명령을 인정한 것은 부당하다고 주장하였다.

5. 항소법원의 판단

법원은 침해금지 가처분 명령은 계쟁특허 침해가 인정될 경우 불공정함을 차단하기 위해 법원이 재량으로 할 수 있는 구제 수단이므로, 특허권자가 계쟁특허권을 보호하기 위한 소송 사유가 있다면, 비록 침해금지 가처분 명령에 의한 손해가 보상될 수 없는 것이라 하더라도, 법원은 침해금지 가처분 명령을 허여할 수 있다고 판시하였다.

6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 침해 금지 가처분(Interim Injunction)
긴급성이 있거나, 공공의 이익을 위해 필요한 경우, 법원은 침해금지 가처분을 인정한다. 이때, 법원은 가처분을 인용할 것인지를 결정하기 위해, 다음 사항들을 검토한다.
① 가처분을 인용할 만한 심각한 문제가 있는지 여부
② 배상금이 침해에 대한 적절한 구제가 될 수 있는지의 여부
③ 편익의 균형이 어디에 있는지 여부, 즉 가처분 명령이 없을 때 특허권자가 입게 될 피해의 정도, 및 가처분 명령이 있을 때 피고가 입게 될 피해의 정도,
④ 침해 발견 후, 침해소송을 제기할 때까지의 원고의 지연 정도 (수용할 만한 지연 정도는 상황에 따라 다를 것임)
한편, 법원은 다른 사항들이 균형을 이루는 경우, 현 상태를 유지하는 경향이 있으며, 입수된 다툼 없는 증거에 기초하여 당사자들의 논거의 상대적인 강도를 고려할 수 있다.

원고는 추후 침해 금지명령이 인정될 필요가 없었다는 점이 드러나면, 일반적으로 그 금지명령으로 인해 입은 손해에 대하여 피고에게 배상금을 지불한다는 보증을 할 것이 요구된다. 실무적으로, 본안 절차가 필요하다면 신속하게 진행될 수 있고, 대부분 배상금이 적절한 구제책이기 때문에, 가처분 신청이 받아들여지는 경우는 드물다. 한편, 침해 행위가 시작되기 전이라도, 명백하고도 임박한 침해 위협에 기하여 가처분을 구하는 것이 가능하다.

(2) 이 사건에서의 구체적 판단
계쟁특허의 침해가 인정되었고 특허권자가 계쟁특허의 청구항에 기재된 물품을 제조하여 판매하지 않는 경우, 특허권자는 계쟁특허 침해로 인한 손실로 합당한 실시료(reasonable royalty)만을 입증할 수밖에 없지만, 그렇다고 하여 계쟁특허 침해가 특허권자에게 합당한 실시료를 초과하는 정도의 손해를 주지 않았다는 것을 의미하는 것은 아니다. 손해배상 정도는 사실 관계, 인과 관계(causation) 및 소원성(疏遠性)(remoteness)으로 판단해야 한다.

임시 금지명령을 인정할지 여부를 판단할 때 손해가 배상될 수 있는 것인지 여부 및 손해의 정도가 중요한 고려 사항이 되기는 하지만, 지적 재산권이 쟁점이 될 경우에 손해는 중요한 고려 사항이 되지 않으며, 법원은 임시 금지명령을 무제한으로 인정할 수 있다.

명세서가 합당한 기술(reasonable skill) 및 지식(knowledge)을 나타내지 못할 경우 손해는 보상받을 수 없기 때문에 임시 금지명령을 인정해서는 안 된다는 주장은 적법하지 않고, 법원은 침해가 추가로 발생하는 것을 차단하기 위해 임시 금지명령을 인정할 수 있다.

사안에서, 청구항에 기재된 “conventional oven drying”과 “substantially free”가 불명확하므로, 명세서가 합당한 기술 및 지식을 나타내지 못한다는 항소인(피고)의 주장을 배척한 1심 법원의 판결은 적법하다.

임시 금지명령은 계쟁특허 침해가 인정될 경우 불공정함을 차단하기 위해 법원이 재량으로 할 수 있는 구제 수단이므로, 특허권자가 계쟁특허권을 보호하기 위한 소송 사유가 있다면, 비록 손해가 보상될 수 없는 것이라고 하더라도, 법원은 임시 금지명령을 인정할 수 있다.

손해가 계쟁특허의 청구항 범위에 속하는 물품의 판매로 인한 손실이 아니라면, 침해로 인한 손해와는 소원성이 있어서 보상받을 수 없다는 주장은 적법하지 않다.

파록세틴 무수물에 관한 계쟁특허권을 소유한 특허권자가 반 무수물(계쟁특허의 청구항과 균등 범위에 있는 것으로 인정됨)을 판매할 경우에도, 무수물과 반 무수물은 실질적인 목적을 위해서는 상호 교환가능하고, 임상적 증거에 있어서 이러한 사실은 충분하므로, 비록 특허권자가 무수물이 아닌 반 무수물을 판매하였다고 하더라도, 특허 침해자의 무수물 판매와 특허권자의 반 무수물 판매에 의해 야기되는 손해 사이에 소원성이 있다고 볼 수 없다.

7. 관련 판례

(1) Conder International Ltd v Hibbing [1984] F.S.R. 312 at 315.
특허권자인 원고는 피고에 의한 특허 침해를 신속히 방지하지 않으면 다른 회사 또는 개인들에 의한 특허 침해가 고무될 것이라는 점을 고려하여 가처분 신청이 인용되어야 한다고 주장하였지만, 법원은 이러한 점을 고려하더라도, 가처분 신청을 받아들일 경우와, 받아들이지 않을 경우의 원고와 피고간의 형평성을 고려할 때, 침해금지 가처분 신청을 인용할 수 없다고 판시하였다.

(2) Monsanto Co v Stauffer Chemical Co [1984] F.S.R. 574, CA.
1991년 10월에 존속기간이 만료되는 제초제 관련 영국 특허의 특허권자인 Monsanto사가, 영국에서 제초제의 효능을 갖는 제품을 판매하고 있는 Stauffer Chemical 사에 대해 제기한, 침해 금지 가처분 소송의 항소심에서, 법원은, 1984년 5월자 가처분 신청에 대한 판결문을 통해, 특허권은 특허의 존속기간에만 특허권자에게 그 발명에 대한 독점적인 권리를 부여하는 것이 아니라, 존속기간 만료 후에도 특허권자가 시장에서 특허권자가 우월적 위치에 있도록 하는 것이기 때문에, 1991년 10월에 특허권의 존속기간이 만료하고, 본 사건에 대한 특허 침해소송에 대한 최종 판결이 1987년 이후에 이루어질 것으로 예상되는 점을 고려할 때, 최종 판결이 이루어질 때까지 피고가 침해 제품을 시장에서 판매하도록 하는 것은, 원고와 피고간의 형평성을 고려할 때, 적절하지 않다는 이유로, 침해금지 가처분 신청을 받아들였다.

8. 시사점

특허 침해소송에서 배상 정도는 사실 관계, 인과 관계 및 소원성으로 판단하여야 하는데, 파록세틴 무수물에 관한 계쟁특허권자가 파록세틴 반 무수물을 제조하여 판매하였더라도, 파록세틴 무수물과 파록세틴 반 무수물은 의료용 목적에서 실질적으로 동일하고 서로 상호 교환하여 사용가능함으로써 이들은 서로 균등한 범위에 속함이 인정되므로, 특허 침해자의 무수물 판매와 특허권자의 반 무수물 판매에 의해 야기되는 손해 사이에 소원성이 있다고 볼 수 없다.

특허권자가 계쟁특허를 보호하기 위한 소송 사유가 있다면, 비록 손해가 보상될 수 없는 것이라고 하더라도, 법원은 임시 금지명령을 인정할 수 있고, 명세서가 합당한 기술 및 지식을 나타내지 못한 경우라도 법원은 침해가 추가로 발생하는 것을 차단하기 위해 임시 금지명령을 인정할 수 있다.

[한국지식재산보호협회]