1. 서지사항

원고(항소인)	Panduit Corp.
원고 대리인	Roy E. Petherbridge
피고(피항소인)	Stahlin Bros. Fibre Works, Inc.
피고 대리인	A. James Valliere
사건번호	575 F.2d 1152
판결일자	1978년 4월 25일
판사	PHILLIPS, CELEBREZZE, MARKEY
1심법원	미시간 서부 지방법원
1심법원 판결일	1975년 9월 15일
관련특허	(US PAT 3,024,301) 전기통제시스템 배선관의 덮개
관련법령	35 U.S.C. § 284
관련기술	전기통제시스템 배선관의 덮개

2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
Pandiut사에 의해서 1995년부터 제조, 판매되는 배선관의 덮개는 그의 사장인 Jack Caveney에 의해 발명 되었다. 1956년 특허출원을 진행하게 되었는데 특허청에서 저촉심사(Interference)절차가 진행되어, GE의 직원인 Walch가 그 덮개의 첫 발명자임이 결정되었다. 그 특허는 Walch를 특허권자로 1962년 등록되었고 Panduit사는 그 특허를 매입하게 되어 타인이 그 덮개를 생산 판매하지 못하도록 전용 실시권을 가지게 되었다.

1957년부터 Stahlin사는 “Lok-Slot”와 “Web-Slot”덮개를 생산, 판매를 시작하였고, 특허가 등록된 이후에도 판매행위를 계속 진행 하였다. 또한 1963년 1월에 Stahlin사는 자사 제품의 가격을 약 30% 낮추어 판매를 하였다.

1964년 원고인 Panduit사는 Stahlin Bros사에 대해 피고의 전기 배선관 덮개가 자사 US 3,024,301 특허에 침해 된다는 것을 주장하며 소송을 제기하였다.

1969년 연방지방법원은 Stahlin에 의해 판매된 “Lok-Slot”과 “Web-Slot”이 청구항 5항에 침해되며, 특허는 유효하다고 판결을 내렸으며 추가적인 침해를 금지하였다.

Panduit사는 Stahlin사가 처음 판매를 개시한 1962년3월 6일부터 1970년 8월 7일까지의 판매 감소에 의한 일실 손실 배상액으로 $808,003 또는 35%의 로열티에 해당하는 $625, 940을 요구하였다. 또한 Stahlin 의 가격 인하에 의한 일실 손실액 $4,069,000을 추가로 요구하였다.

(2) 사건 특허발명
1) (US PAT 3,024,301) 전기통제시스템 배선관의 덮개

이 발명(US PAT 3,024,301)은 전선묶음을 지지하고, 배선되어야 할 여러 장비들에 배선을 하기 위한 장치에 사용되는 와이어링 그릴(wiring grilles)에 관련된 것이다. 본 발명의 목적은 통로를 뚫고 지나감 없이 배선될 수 있도록 하는 새롭고 개선된 와이어링 그릴(wiring grilles)을 제공함에 있다. 이로써, 전선을 수용하는데 그릴(grilles)의 최대한의 공간이 이용 가능하다.

3. 소송에서의 쟁점

이 사건에서는, 일실이익의 인과관계 및 손해배상액 산정에 관하여 특허 실시권의 침해에 따른 손해배상의 범위와 손해배상의 범위를 정하는 기준이 주요 쟁점이었다.

4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map
1975. 09. 15. 1심 판결 C.A. Nos. 4935 and G293-71 (W.D.Mich. 1975)
침해금지, 손해배상
1978. 04. 25. CAFC 판결 575 F.2d 1152 (6th. Cir. 1978)
파기 환송

(2) 원심법원의 판단
지방법원은 법원 주사에게 284조에 따라 손해액을 결정하기 위해 보고서를 작성 할 것을 명하였고 그 보고서에서는 매출액에서 평균 4.04%의 이익을 얻는다는 Stahlin의 증언과 합리적 로열티는 특허 실시권자의 일정 정도 수익을 의미한다는 개념에 의해 총 매출액의 2.5%에 해당하는 $44,709.60을 손해액으로 제시하였고, 법원은 이것을 확정하였다.

이에 대해 원고는 불복하여 항소하였다. 항소 이유는 침해자의 침해 행위가 없었더라면, 손해배상액 산정은 특허권자가 얼마나 수익을 얻을 것인가를 정하는 것이라고 주장하면서, 지방법원이 원고의 일실이익 또는 35%의 로열티를 배척하였고, 피고의 가격 인하에 대한 일실 손실도 인용하지 않음으로 명백히 잘못된 것이다라고 항소이유를 붙였다.

5. 항소심법원의 판결

법원은 원고주장을 판단함에 있어서,
첫째, 일실매출액에 대한 일실이익에 관하여 『특허권자는 ① 특허품에 대한 수요, ② 대체 가능한 비침해 제품의 존재, ③ 수요에 대응하는 권리자의 제조 및 판매능력, ④ 특허권자가 판매하여 얻었을 수익의 총액을 입증하여야 한다』고 밝혔다. 또한 법원은 ①, ③에 관하여는 더 이상 논의하지 않고, ②에 있어서 법원주사의 판단에 잘못이 있었을 지라도 ④에 관하여 원고의 입증이 이루어 지지 않았기 때문에 일실이익에 대한 배상을 인정할 수 없다고 판시하였다.

둘째, 가격인하에 따른 손해의 주장에 대하여 항소법원은 원고의 가격인하로 인한 손해는 인하된 가격에서 인하 전보다 많은 양을 판매하여 얻은 이익으로 보상되므로 문제되지 않는다고 판시하였다.

셋째, 실시료상당액은 특허권침해로 인한 일실이익의 손해배상에 대한 법적 의제방법으로 실시허락자와 실시권자에 의하여 가상적 교섭을 통하여 이루어진 결과를 말한다. 실시료율을 정함에 있어서 일차적으로 양 당사자가 합의할 내용을 근거로 판단하고 그 밖에 여러가지 요소를 가지고 판단한다. 이때 Georgia-Pacific사건 판결에서 제시된 여러 사항은 이에 적절하게 사용될 수 있다.

결국 Panduit 사건의 항소법원은 수용성 있는 비침해 대체물의 존재여부, 실시계약에 관한 원고의 회사방침, 사업의 장래성 및 침해목적물의 시장가치를 재검토하여야 하므로 이에 대하여는 원심을 파기·환송한다고 판시하였다.

6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 일실이익 배상의 증명
특허침해사건에서 일실이익의 배상, 즉 침해행위가 없었다면 특허권자가 얻을 수 있는 이익을 배상하는 것이 원칙이다. 특허권자의 일실이익에는
①판매의 감소,
②판매가격의 인하,
③비용의 증가 등이 고려되고, 특허권자는 침해행위가 없었다면 특허권자는 보다 많은 판매를 할 수 있었고, 특허권자는 보다 높은 가격으로 판매할 수 있었다는 사실 또는 비용이 절약될 수 있었다는 사실의 인과관계를 입증하여야 하고 다음으로 일실이익의 액수를 입증하여야 한다. 인과관계입증은 확실한 것까지 요하지 않고 합리적 개연성으로 족하다. 일실이익의 배상은 특허권자에게 가장 유리한 배상이 된다. 특허권자가 일실이익을 증명하려면 특허권 침해가 없었다면 침해자의 판매분도 특허권자가 판매하였을 것이라는 사정과 그로 인해 생긴 이익을 증명해야 한다. 특허권자가 합리적인 수준에서 일실이익을 입증하면 입증책임은 침해자에게 전환되고 침해자는 특허권자의 입증에 대하여 반박하여야 한다. 일실이익 배상을 인정함에 있어서 인과관계를 입증하는 하나의 방법으로 Panduit테스트가 있으며 미국에서 가장 많이 인용되고 있다. 이 원칙에 의해 특허권자가 다음 사항을 입증하면 특허권자는 침해제품과 동등한 판매액을 일실한 것으로 추정을 받게 된다.

(2) 특허품의 수요
어떤 물품에 대한 경제적 가치는 수요·공급에 의하여 결정되는 시장가격에 따른다. 따라서 물건에 대한 수요는 시장에서의 가치를 평가하는 기본 요소이다. 특허품에 대한 수요를 논할 때 특허권자는 특허품에 대하여 수요를 결정하는 요인과 수요량의 정도를 밝히는 일이 중요하다. 이에 관한 여러 방법이 있으나 주로 특허권자는 침해자가 유사한 제품을 판매하는 경우 침해품의 판매에 대한 입증이 곧 특허품에 대한 수요를 입증하는 것이 된다. 이때 침해자의 특허품에 대한 광고, 침해자의 특허품에 대한 계속적 사용, 침해의 위험성에 대한 인식 등이 특허품에 대한 수요를 입증하는 또 다른 증거에 해당된다.

특허품에 대한 수요의 입증은 특허권자와 침해자의 물품 상호간에 교환될 수 있음을 전제로 하여 특허권자와 침해자가 실질적으로 동일물품을 판매할 수 있어야 한다. 만일 특허권자와 침해자가 동일한 시장에서 경쟁하지 않는 경우 일실이익이 아닌 실시료 상당액을 계산하게 된다.

특허권자와 침해자의 물품은 가격과 물품의 특성이 유사해야 한다. 만약 침해자의 제품이 동일 소비자에 대하여 동일 시장에서 특허권자의 제품과 충분히 경쟁할 수 없다면, 침해자의 고객은 침해자의 생산품이 없을 경우 특허권자의 물품으로 그들의 수요를 전환하지 않을 것이다. 특허권자는 자기 또는 침해자에 의하여 특허된 물품의 매출을 제시함으로써 수요를 확인할 수 있다.

(3) 대체가능한 비침해제품의 존재
문제된 특허를 침해하지 않은 제품으로서 특허품 대신 쓸 수 있는 물건(비침해 대체품)이 시장에 있었다면 침해품에 대한 수요가 특허건의 침해가 없었다면 모두 특허품에 대한 수요가 되었을 것이라고 볼 수는 없다. 왜냐하면 침해품에 대한 수요가 특허권의 침해가 없었다면 특허품뿐만 아니라 비침해 대체품으로도 몰렸을 것이기 때문이다. 그러므로 특허권자가 침해품에 대한 수요가 특허침해가 없었으면 모두 자신의 제품에 대한 수요가 되었을 것이라고 주장하려면 비침해 대체품이 없었음을 증명해야 한다. 비침해하는 대체품의 부재를 입증하기 위하여 특허권자는
①시장의 일반적 소비자가 특허품의 장점에 근거하여 구매할 것이라는 점,
②침해품을 구매한 소비자가 특허의 장점에 근거하여 구매하였다는 점을 보여야 한다.
특허품의 장점을 가지지 않는 제품은 대체품으로 인정되기 어려울 것이다.

즉 소비자가 특허품에서만 존재하는 특징으로 인하여 특허품을 구매한다면, 그러한 특징을 가지지 않는 제품은 대체품으로 인정되지 않는다. 소비자 수요가 관련 시장 및 대체성을 결정하며 그 결정을 위하여 소비자의 사용목적, 특허품과 대체품의 형상 및 기능의 유사성을 판단한다. 쟁점이 되는 제품이 특허품에 비하여 가격이 비싸거나 특허품과 다른 특성을 가지는 경우 대체품으로 인정되지 않는다.

1989년 State Industries 사건이 특허권자가 대체품의 부존재를 입증하는 부담을 없애고 특허권자의 시장점유율을 기준으로 일실이익을 입증할 수 있도록 하였다.

즉, State Industries 사건에서의 시장점유율 법칙(Market Share Rule)은 특허권자가 40%의 시장점유율을 가지고 60%의 시장점유율을 가지는 피고가 다른 경쟁자가 침해를 하지 않는 대체품을 판매하는 경우에도 특허권자는 40%의 판매에 기초하여 일실이익을 주장할 수 있고 나머지에 대하여는 실시료 상당액에 기초하여 배상을 받았다.

그러나 특허권자와 침해자 양자만이 관련 시장에 존재하는 경우 시장점유율 법칙(market share rule)이 적용되지 않으며, 대체품이 침해기간 중 시장에 존재하지 않은 경우 법원은 대체품이 입수 가능하지 않은 것으로 추정하나, 대체품이 실제로 시장에서 판매되지 않았더라도 제조를 위한 관련 사항이 모두 알려진 경우 대체품이 존재한 것으로 인정될 수 있다.

(4) 권리자의 제조 및 판매능력
아무리 특허품에 대한 수요가 있었다 하더라도 특허권자에게 이 수요를 충족시킬 만한 제품의 제조 및 판매능력이 없었다면 특허권자에게 판매이익의 상실이 있었다고 할 수 없다. 예컨대 특허권자가 특허를 등록했을 뿐 이를 사업화하기 전에 다른 사람이 그 특허권을 침해하는 제품을 제조·판매했다면 특허권자는 후술하는 적정한 실시료의 배상을 받을 수 있을지언정 상실된 판매이익을 배상 받을 수 는 없을 것이다. 그것은 설령 특허권의 침해가 없었다 하더라도 특허권자는 특허 제품을 제조·판매하지는 않았을 것이기 때문이다. 때로는 특허권자가 여건상 수요의 일부만 충족시킬 수 있는 제조 및 판매능력을 가진 때도 있을 수 있는데, 이 경우는 그 비율에 따라 일부에 대하여는 상실된 이익의 배상, 나머지에 대하여는 적정한 실시료의 배상이 이루어 져야 할 것이다. 결국 이 요건은 구체적인 경우의 사실확인의 문제라고 할 것이다.

그러나 권리자의 제조 및 판매능력을 고려함에 있어서 특허권자가 반드시 독자적으로 제조 및 판매를 할 필요는 없고, 큰 어려움 없이 하청을 주어서 시장의 수요를 충족할 수 있는 경우 특허권자가 수요를 충족하는 것으로 해석된다.

(5) 특허권자가 판매하여 얻었을 수익의 총액
1) 의의
특허권자는 침해자의 판매분을 자신이 판매했다면 올렸을 이익을 증명하여야 한다. 이 판매이익의 계산은 한계이익의 계산방식에 의한다. 즉 만일 일정량의 상품을 생산한 결과 고정 생산비가 모두 탕감되었다면 그 후 추가로 생산되는 상품으로부터의 이익, 즉 한계이익은 현저히 높아진다. 이런 이유로 상실된 판매이익율을 50~60%로 인정하는 판례가 있으며, 침해자가 아주 낮은 가격으로 침해제품을 판매했을 때에는 특허권자의 상실된 이익 총액이 침해자의 침해제품 총매출액을 초과하기도 한다.

경쟁자가 2명 존재하는 Two supplier market에서 자주 사용되는 일실이익 산정방법은 침해품 개수에 특허권자의 해당 제품에 대한 증분 수익율을 곱하는 것이다. 증분수익을 결정하기 위하여 봉급, 재산세, 보험 등 고정비용은 계산에서 제외되고, 재료, 노동, 전기 등 가변비용만 계산된다. 일실이익의 주장·입증은 추론적인 것에 머물러서도 안되지만 확정적인 계산에 의할 필요는 없고 합리적 확실성을 보이면 족하다. 일실이익의 불확실성은 침해자에게 불리하게 해석되며, 제1심법원은 개략적인 손해액을 계산하는 방법을 선택할 수 있는 재량권을 가진다.

2) 일실이익의 총액계산
가. 판매손실(actual lost sales)
침해자가 판매한 제품을 특허권자가 판매하였을 경우 매출액에 비용을 감하여 계산한다. 부가적인 판매를 위하여 고정비용은 변동이 없는 경우 고정비용은 감하지 않을 수 있다.

나. 예상 판매증가액(projected lost sales)
①침해 이전에 판매가 증가추세에 있었고,
②침해시기에도 판매가 증가할 것이 합리적으로 예상되고,
③예상 판매가 침해자와 특허권자의 판매의 합보다도 크다는 것을 특허권자가 입증하는 경우 예상 판매증가액을 기초로 일실이익 산정이 가능하다.

다. 가격침식(price erosion)
침해가 없었더라면 침해가 발생한 경우보다 가격을 더 높게 책정할 수 있었다는 것을 특허권자가 입증하는 경우 그 높은 가격을 기준으로 일실이익 산정이 가능하다. 하지만, 가격이 높으면 판매량이 축소되는 것이 일반적인 경제학 논리이므로 가격침식과 판매손실을 동시에 적용하는 것은 불합리하다는 주장이 강력하게 제기되고 있다.

라. 비용상승(increased costs)
침해자와 경쟁하기 위하여 홍보비 등을 추가로 지출한 것에 대하여 일실이익을 부가할 수 있다.

마. 전체시장가치(entire market value)
특허가 해당 제품의 일부분을 커버하더라도 특허부품이 매우 중요한 경우 해당제품의 전체의 가격을 기초로 손해액 산정이 가능하다. 특허부품이 전체 제품을 구매하는 원인이거나 특허부품과 비특허부품이 일체로 기능하는 것을 특허권자가 입증하는 경우 해당 제품 전체의 가격을 기초로 일실이익 산정이 가능하다.

바. 부대판매(convoyed sales)
특허제품과 기능적으로 관련을 가지는 부대제품의 판매하락 등에 관하여도 일실이익 산정이 가능하다. 전체시장가 원칙과 유사하게 부대판매에서도 특허제품과 부대적으로 판매되는 제품이 기능적으로 불가분의 관계를 가져야 한다. 단지 편리함으로 인하여 같이 판매된 제품은 부대판매로 인정되지 않는다.

사. 연관판매(collateral sales)
침해가 없었더라면 당연히 발생하였을 A/S제공, 소모품 판매 등에 대하여도 일실이익 산정이 가능하다.

자. 부가적 테스트(Alternative Tests)
Panduit Test는 유일한 판단방법은 아니며 법원은 원고가 제시하는 판단방법이 합당하다고 인정하는 경우 그 방법을 채용할 수 있으며, 그 부가적 테스트에는 ①Two-Supplier Market 테스트와, ② Mini-Market 접근법 등이 있다.

7. 관련 판례

(1) State industries, inc., v. Mor-Flow Indus., Inc., 883F.2d1573 (C.A.Fed., 1989)
특허권자 이외의 경쟁자가 시장에 존재하는 경우에는 특허권자가 잃어버린 판매량은 침해자의 판매량 전부가 아니라 침해가 일어난 시점에서의 특허권자의 시장점유율에 의하여 계산하여야 하고, 그 이상의 침해자의 판매량에 대해서는 특허권자가 실시료 상당액만을 청구할 수 있다.

(2) Grain Processing Corp. v, America Maize-Prods. Co., 185 F.3d 1341 (Fed. Cir., 1999)
비침해 대체품이 침해발생기간에 실제로 제조되고 있거나 판매되고 있지 않아도 비침해 대체품의 제공이 가능하였다면, 비침해 대체품이 존재한다는 것으로 인정한다.

8. 시사점

특허침해로 인한 손해배상의 범위를 정하는데 있어서 상당인과관계는 민법상 개연성 이외의 특허법상 시장가치라고 할 수 있는 추가적인 판단 척도를 요구한다. Panduit사건은 특허권자의 시장지배력을 인과관계의 판단기준으로 제시하였다는 점에서 의의를 가지는데, 실질적으로 손해배상의 범위가 “상당성”의 판단으로부터 정하여 지므로, 위 판결에서 제시한 특허물품에 대한 수요, 비침해 대체품의 부존재 및 수요에 부응할 생산능력의 세가지 요소가 가지는 의미는 매우 크다.

그러나 Panduit 테스트는 특허제품과 침해품이 동일 시장에서 충분히 경합할 정도로 유사하다는 것을 전제로 하고 있고, 일실이익의 인과관계를 입증하는 하나의 방법이지만 유일한 방법은 아니다. 또한 두 공급자로 한정된 시장을 전제로 논의하는 것이므로 셋 이상의 공급자에 의하여 시장이 구성된 경우에는 적용하는데 타당하지 않다는 것에 유의하여야 할 것이다.


[한국지식재산보호협회]