네덜란드에서의 경고장 수령 및 대응 전략
(1) 경고장의 정의
경고장이란 특허권 등의 권리에 있어서 자신의 권리를 침해하는 것으로 판단되는 자에게 특허권 침해의 중지, 손해배상 청구 등을 요구하는 서면 (주로 내용증명우편)을 말한다.
경고장은 특허권의 보호 범위 내에서 실시인 경우에 있어서는 실무적으로 법적인 절차에 앞서 반드시 이루어지는 절차이다. 경고장과 관련해서는 경고장을 수령하는 경우도 있지만 자신의 특허권을 침해한 자에 대해서 경고장을 보내는 경우도 있는바 각각의 경우에 있어서의 대응을 검토해 본다.
(가) 경고장 작성요령
경고장 작성시 다음과 같은 사항을 기재하여야 할 필요성이 있다.
타사의 모방 특허가 출원 중인 특허 또는 등록 특허임을 주장
출원 중인 특허라면, 등록될 경우 경고장을 받은 시점부터의 손해를 배상해야 한다 는 것 및 등록된 특허의 경우라면 실시시부터 소급하여 침해가 됨을 주장
경고장을 받고도 계속 침해 시 특허가 등록될 경우 형사죄 및 민사상 각 종 배상을 해야 할 수 있다는 주장
침해 금지 조치로서 실시 중지를 요청
경고장은 통상 강한 심리적 압박을 줄 수 있는 수단으로 활용되고 있다. 또한, 경고장은 단순히 경고만으로 상황이 종결되지 않을 수도 있기 때문에, 향후에 전개될 상황들도 고려한 전략적인 경고장을 작성할 필요가 있다.
(나) 경고장 작성 시 유의사항
<권리침해를 촉구하는 문구를 삽입>
특허침해를 인지한 경우, 침해자에게 내용 증명으로 특허침해 행위를 즉각 중지할 것과 침해품을 폐기할 것을 요구하는 경고장을 발송하여야 한다. 타인의 행위가 자신의 권리를 침해하고 있음과 권리침해에 따른 구제조치의 청구가 가능함을 주장하고, 특허출원 또는 등록된 특허발명임을 증명하는 서류(공개 또는 등록공보, 특허증 등)를 첨부하여 발송하여야 한다. 경고장에는 그 동안 침해 행위로 얻은 이익을 배상할 것을 요구하는 문구를 삽입해야 할 필요성도 있다.
<침해에 대한 확신>
통상적으로 특허권 등의 경고장은 타인의 실시를 제약하거나 그로 인한 일반 소비자를 상대로 기만행위가 될 여지가 있는바 나중에 침해가 되지 않는다면 경고장을 발송한 자가 손해를 배상해야 할 경우도 있어서 주의를 요한다.
(다) 경고장의 발송
출원 중이거나 등록된 특허권 등의 권리를 침해하고 있는 자에 대해서는 권리자는 경고장의 발송의 통하여 권리의 침해중지를 요청할 수 있으며 경고장은 권리자와 권리의 내용 및 침해자와 침해의 내용을 기재하여 그 침해의 중지를 요청하는 것으로, 이를 내용증명의 우편으로 발송하게 된다. 경고장의 발송은 추후의 보상금청구, 손실보상금청구, 침해죄 등과 관련한 상대방의 고의 입증 등에 적절 유효하게 적용될 수 있다.
(2) 경고장의 수령 및 답변서
타인으로부터 특허권 등의 권리를 침해하고 있으므로 그 침해의 중지를 요청하는 경고장을 받은 자는 이에 대한 방어방법으로 경고장에 대한 답변서를 송부하여야 한다. 경고장에 대한 답변서에는 타인의 권리를 침해하고 있지 않다는 내용의 주장 및 그 입증자료 등을 내용증명의 우편으로 발송하여야 한다.
일반적으로 사업을 하는 경우에 있어서는 경쟁 업체 및 기타 타인에게 경고장을 받는 경우가 많으며 경고장의 주된 내용은 자신의 특허권에 의한 권리를 침해한 것인바 침해금지를 위한 조치 및 침해에 따른 손해 배상을 요구하는 서면을 보내는 것을 의미한다.
경고장의 사실상 그 자체만으로 법적인 효력을 가지지 않는다. 그러나 경고장을 보냄으로서, 특허권자는 자신의 특허권의 존재를 알릴 수 있고 특허권자가 가지고 있는 발명과 유사한 발명에 대한 실시를 하고 있는 자에게 특허권의 침해 여부에 대한 판단을 할 수 있는 계기를 제공하며, 후에 고의에 의한 특허침해임을 주장할 수 있는 근거가 될 수 있다.
그러나 경고장을 받았다는 사실 만으로는 아무런 법적 제재를 받는 것이 아니기 때문에 사업을 하는 입장에 있어서 단순히 이와 같은 조치만으로 사업을 중단할 필요성은 없다. 경고장을 통해 사업 아이템이 특허권자의 권리를 침해하였다는 것은 어디까지나 권리자의 주관적인 입장에서 권리 침해를 주장한 것일 뿐이고, 사업자의 입장에서는 침해 경고를 받은 경우에 있어서는 특허권의 권리 범위를 확인하여 자신의 실시가 특허권의 침해가 맞는지 및 자신의 지속적인 실시가 가능할지 여부에 대한 조치를 검토해 보아야 한다.
네덜란드 역시 특허권의 침해와 관련해서 사업자가 특허권을 침해하는 경우라면 특허권에 의한 권리침해임을 근거로 경고장을 보내게 된다. 특히 네덜란드는 침해 주장에 있어서 경고장의 의미가 있을 수 있는바 경고장의 대응 방안을 살피기 전에 네덜란드에 있어서의 경고장의 효력에 대해서 검토하여 본다.
(3) 경고장의 효력
네덜란드 특허법에서는 특허권에 의한 권리 행사를 위해서는 일정한 요건을 필요한 것으로 규정하고 있다. 특허권은 무체 재산권으로서 그 존재를 잘 모르는 경우가 있을 수 있기 때문에 일정한 경우에 한해서 특허권에 의한 권리 행사를 가능하게 규정하였다.
민사적으로 손해 배상 및 침해 금지 청구에 있어서는 Art. 70. 4항에서 ‘손해배상은, 자신의 행위가 특허침해를 구성한다는 것을 알고 있거나 합리적으로 알았어야 하는 자에게만 청구할 수 있다.’ 라고 규정하여 실시자가 특허 침해를 구성한다는 것을 알고 있거나 알 수 있는 사정이 있는 것으로서 실시권자의 고의 또는 과실을 필요로 한 경우에만 민사적 조치가 가능하다.
또한 형사적 조치에 있어서도 Art. 79. 1항에서 ‘특허권의 실시 행위들 중 하나를 시행함으로써 특허권자의 권리를 의도적으로 침해하는 당사자는 6개월 이하의 징역 또는 4번째 등급의 벌금에 처한다.’ 라고 규정하여 형사죄를 묻기 위해서는 특허권자의 권리를 의도적으로 침해하는 것으로서 고의를 필요로 한다.
이처럼 네덜란드 특허법에서는 무체 재산권이라는 특성상 침해자가 특허권의 존재 여부에 대해 알지 못해 받게 되는 불측의 손해를 막기 위해서 민,형사적 조치에 있어서는 실시자기 특허권의 존재에 대해서 일정한 정도로 알고 있는 경우에 한해서만 청구할 수 있는 것으로 규정하고 있다.
이와 같은 요건을 요구하는 네덜란드에서 역시 경고장은 중요한 역할을 한다. 실질적으로 침해자가 특허권의 존재를 알고 이를 모방하여 실시하는 경우라 하더라도 침해자가 고의로서 특허권을 실시하고 있다는 것에 대한 입증은 특허권자가 하여야 하는데 이와 같이 침해자가 알고 있다는 것은 단지 실시자의 주관적인 사실에 불과하고 이를 입증하기는 사실상 불가능하다.
따라서 이와 같은 요건을 만족시키기 위한 조치로서 경고장은 가장 유용한 조치이다. 경고장은 위와 같은 실질적으로 법적인 효력을 발생하지 않으나 적어도 위와 같은 민, 형사적 조치를 하기 전에 미리 경고장을 보내는 경우라면 침해자가 이를 알고 있다는 주장에 대한 입증이 용이해질 수 있다. 경고장을 내용 증명 형태로 보내서 실시자에게 이를 전달하면 상식적으로 이에 대한 확인을 하고 자신이 특허권의 침해인지를 확인하기 때문에 특허권의 존재 및 그 범위를 알고 있다고 할 수 있어 위의 요건인 고의 또는 과실을 증명함에 있어서는 가장 강력한 수단이 될 수 있다.
따라서 네덜란드에서도 특허권에 의한 침해 소송에 있어서는 경고장을 먼저 보내서 위와 같은 요건을 만족시킴과 동시에, 실시자와의 협상 가능성, 또는 실사자의 라이센스 허여 등과 같은 계약을 할 수 있는바 경고장은 침해 소송의 전단계로서 많은 활용이 이루어지고 있다.
(4) 실시자의 대응 방안
<권리 범위 침해 여부 판단>
특허권자에게서 특허권에 기한 침해 금지에 따른 경고장을 받은 경우에 있어서는 가장 먼저 자신의 실시가 특허권의 권리범위에 속하는지 여부에 대한 판단을 하여야 한다. 특허권의 권리 범위에 속하는지 여부에 따라서 실시자의 대응 방안이 달라질 수 있기 때문에 자신의 실시에 있어서 특허권의 권리 범위에 속하는지 여부에 대한 판단이 필요할 것이며 이와 같은 판단을 위해서는 변리사나 변호사와 같은 법률 전문가에 도움을 받을 수 있을 것이다.
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