 사례중심 분석
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상표 등록 무효 심판을 통한 분쟁의 해결(코르데스 VS 한국화훼협회)
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독일의 코르데스사는 1997.3. 대한민국 특허청에 나무, 화초 등을 지정 상품으로 한 ‘Red Sandra’라는 상표를 등록 받았다. 이 후, 코르데스사는 한국화훼협회를 상대로 자신들이 개발한 24종의 장미 품종 가운데 12개 품종(Red Sandra)에 대해 1그루당 50센트~1달러의 상표 사용료를 지불할 것을 요구했다.
한국화훼협회는 이에 대해 2000년 5월 독일 코르데스사를 상대로 이들 장미가 상표법상의 상표 등록 요건을 갖추지 못했다는 이유로 상표 등록 무효심판을 제기했다. 카디날, 레드 산드라 등은 개발된지 오래된 품종으로 흔히 쓰이기 때문에 상표권으로 주장할 수 없다는 논리를 편 것이다. 특허심판원은 한국화훼협회가 낸 심판 청구를 받아들여 2000.5. 상기 상표의 등록이 무효라는 심결을 내렸다.
코르데스사는 위 결정에 불복하고 상표 등록 무효심결 취소소송을 제기했다. 이와 함께 1999년에는 “상표권자 허락 없이 레드 산드라 등의 장미를 경매를 통해 유통시켜 손해를 봤다”며 농수산물유통공사를 상대로 손해배상 청구 소송도 진행하였다.
시사점
위 사례는 코르데스사의 ‘카디날’, ‘Red Sandra’ 등은 등록 상표의 사정일인 97년 1월께 장미 시장에서 이미 특정인의 상품 출처를 표시하는 식별력이 있는 상표로서가 아니라 한 품종의 장미를 지칭하는 일반적 명칭으로 사용돼 온 만큼, 지정 상품의 보통 명칭을 표시하는 표장만으로 된 상표에 해당한다는 결정을 통해 등록 무효가 되었다.
상표 분쟁이 제기되었을 경우, 상대방의 상표에 대한 무효 또는 취소 사유를 찾아 이를 가지고 증거를 확보하여 심판을 청구함으로써 상표권 자체를 무효 또는 취소시키는 것은 문제를 근원적으로 해결할 수 있으므로, 반드시 이러한 등록 상표의 흠결을 찾는 노력을 먼저 기울여야 한다. 상표권 자체에 아무런 흠결이 없는 경우에는 비침해 논리를 잘 만들어서 대응하여야 한다.
그 대표적인 것이 상표적 사용이냐의 문제와 기술적(Descriptive) 표장으로 사용한 것인지, 그리고 혼동 가능성이 과연 있는지 등의 방어 논리를 구성하여야 할 것이다.
[특허청: 사례중심의 브랜드 경영中]
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