관련판례: 사전예약승계규정이 있는 경우 ➀

직무발명제안지침을 예약승계의 근무규정으로 보고 승계여부를 판단한 사례


사용자 등의 일방적인 의사표시에 따라 예약승계규정이 설정되는 경우에도 종업원등의 묵시적 동의가 있다면 그 효력을 인정할 수 있다 할 것이고, 이 경우 묵시적 동의가 있었는지 여부는 예약승계규정이 있는지 여부, 사용자 등이 예약승계규정에 따라 직무발명을 승계한 사실이 있었는지 여부 및 그와 같은 승계의 횟수와 기간, 종업원 등이 예약승계규정 및 그에 따른 승계가 있었던 사정을 인식하였는지 여부, 종업원 등의 이의가 있었는지 여부 등을 종합하여 판단하여야 할 것이다.이 사건에 있어 살피건대, 이 사건 지침은 권리승계에 관하여 ‘회사는 해당 직무발명에 보상함으로써 직무발명에 관하여 제권리를 승계한다, 회사 근무자의 발명이 제3자와 공동으로 발명한 것에 대해서는 회사 임직원의 권리 지분만을 승계한다’고 규
정하면서 동시에 ‘업무발명이나 자유발명의 경우는 이를 발명한 자의 양도의사가 있을 경우에 승계할 수 있다’고 규정하여 구 특허법 내지 발명진흥법의 취지에 따른 직무발명에 관한 예약승계규정을 명확히 규정한 점, 원고는 2000년부터 위 지침을
변경시행한 후 2003년부터 현재까지 5년이 넘는 기간 동안 피고를 포함한 종업원등의 직무발명에 대하여 상당한 포상금을 지급한 점, 원고는 피고들을 포함한 종업원 등의 직무발명에 관하여 출원을 하면서 그들을 발명자로 기재하는 등 대부분의
직무발명에 관하여 특허를 받을 권리 내지 특허권을 위 지침에 따라 승계한 점, 피고들은 1990년대 초반 내지 중반부터 상당기간 동안 원고의 직원으로 근무하였고,특히 퇴직 전에는 부회장 등 임원으로서 업무를 수행하여 위 지침의 시행과 위와 같
은 포상금의 지급현황을 비교적 상세히 알고 있었을 것으로 보이는 점에다가 피고들 이 위 지침에 대하여 이의를 제기하였다는 점에 관한 별다른 자료가 제출되지 않은 점 등을 보태어 보면, 원고의 이 사건 지침은 예약승계규정인 구 특허법 내지 발명진흥법상의 근무규정에 해당하여 그 효력이 인정된다 할 것이다.

(서울중앙지방법원 2009.8.14. 선고, 2008가합115791)

관련판례 15 : 사전예약승계규정이 있는 경우 ➁

권리승계 규정은 직무발명에 대해서만 적용된다고 본 사례

피고 Y1은 자신의 직무발명 중 다수를 피고 회사Y2나 회사Y3 명의로 출원해 온점, 현행 특허법상 발명의 주체는 회사가 아니라 그 회사를 구성하는 개인이므로, 이사건 협약에 따른 피고 회사Y2의 권리승계의무는 그 발명주체인 개인으로부터 피고
회사Y2에게로의 권리승계가 전제될 수밖에 없는 점, 피고 Y1은 이 사건 협약의 직접 당사자는 아니더라도 이 사건 협약의 당사자인 피고 회사Y2의 대표이사로서 위와 같은 내용을 잘 알고서 이를 용인한 채 이 사건 협약을 체결한 점 등의 사정을 종합
해 보면, 이 사건 특허에 관한 한 피고 회사Y2와 피고 Y1 사이에는 직무발명의 예약승계에 관한 묵시적 약정이 있었다고 봄이 상당하다. 따라서 피고 Y1은 피고 회사Y2에게 이 사건 특허를 이전등록해 줄 의무가 있다.

(서울중앙지방법원 2010.1.20. 선고, 2009가합97210)

관련판례 : 공동발명자의 일부에 의한 출원의 효력

공동발명자 전원 또는 정당한 승계인에 의한 출원이 아니어서 무효라고 본 사례

이 사건 특허발명은 합병전 회사 히터개선팀의 팀원인 소외 A, B, C, D의 공동발명에 해당하고, 그럼에도 공동발명자 중의 1인인 소외 A로부터만 특허를 받을 수 있는 권리를 양수받은 피고에 의하여 특허출원되었음을 알 수 있고, 달리 피고가 소
외 A 외의 다른 공동발명자들로부터도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았음을 인정할 아무런 증거가 없다. 따라서 이 사건 특허발명은 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자들인 공동발명자들이 공동으로 특허출원을 하지 않아 그 등록이 무효라고
할 것이다.

(특허법원 2008.7.10. 선고, 2007허9064)

관련판례: 사전예약승계규정에 대한 효력 제한

권리승계 규정은 직무발명에 대해서만 적용된다고 본 사례

1. 직무발명 인정 여부에 대하여: 발명이 원고의 업무범위에는 속하나, 피고가 이 사건 고안에 이르게 된 행위가 피고의 직무범위에 속하는지 여부에 대한 구체적인 판단은 피고의 직무수행 내지 직책을 참고하여야 할 것이고, 피고와 같은 공무원의 경우에는 소속된 기관의 직제와 직책, 업무분장에서 정해진 업무범위 등이 일응의 기준이 된다고 할 것인바, 피고 등이 근무한 부서에서의 직책과 구체적인 업무는 대부분민원, 행정관리업무였고, 이 사건 고안과 직접 관련된 분야에서 근무하거나 기술업무에 종사한 것은 아니었으며, 이 사건 고안에 이르게 된 경위와 과정, 공동고안자가 직무발명으로 신고하게 된 경위, 이 사건 고안의 완성 및 실용신안등록에 이르기까지 원고로부터 기술·자재지원이나 자료제공 등 지원을 받은 바 없는 점, 피고 등은 자신들의 비용으로 업무 외의 시간을 활용하여 고안을 한 점, 피고 등이 위 고안과 관련된 분야에서 원고로부터 업무적인 지시나 감독을 받은 바도 없는 점, 피고 등의 업무가이 사건 고안의 시험, 개발 등과 관련된 것으로 보기 어렵고, 피고가 담당한 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 것이라고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으며, 이 사건 고안의 공동실용신안등록권자인 함00가 원고에게 위 고안을 직무발명으로 신고를 하였다고 하더라도 그러한 사정만으로 위 고안이 당연히 직무발명에 해당한다고 할 수도 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

2. 권리승계에 대한 사전적 양해 주장에 대하여: 제출된 증거만으로는 피고가 이 사건 고안이 채택될 경우 그 권리가 원고에게 승계된다는 것을 인식하였다거나, 이 사건 고안의 승계에 대하여 사전에 양해하였다고 인정하기에 부족하다. 서울특별시공무원제안규칙 제28조에서 시장이 공무원제안을 통한 발명이나 고안 등이 채택되는 경우 그 발명이나 고안 등에 대하여 권리를 승계하도록 규정하고 있더라도, 공무원제안제도의 취지는 행정운영의 능률화와 경제화를 위한 공무원의 창의적인 의견 또는 고안을 계발하고 이를 채택하여 행정운영의 개선에 반영하도록 하기 위한 것이고, 서울특별시공무원제안규칙 제28조는 공무원의 업무범위에 속하고 공무원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명이나 고안 등에 한하여 권리가 승계되는 것으로 한정하여 해석함이 상당하다.

(서울북부지방법원 2008.6.26. 선고, 2007가합9775)

관련판례 : 사전예약승계규정이 없는 경우

예약승계 규정이 없어 승계권이 없다고 본 사례

1. 이 사건 특허발명이 A가 피고 회사에 재직하는 동안 완성한 직무발명인지 여부:
이 사건 특허발명이 A가 피고 회사에서 재직하는 동안 완성한 직무발명임을 인정할 만한 증거가 없고, 오히려 위 인정사실에 나타난 바와 같이 ① 이 사건 특허발명은 A가 피고 회사에서 재직하는 동안 발명한 선출원발명이나 그 기술을 바탕으로 완성
한 ‘OmniGate’ 프로그램과 동일한 발명이 아닌 점, ② 선출원발명이 개발계획서가 작성된 때로부터 2개월도 되지 아니하여 특허출원되었고, ‘OmniGate’ 프로그램도그로부터 4개월 정도 만에 1차 개발이 완료되는 등 그 개발에 걸린 시간 등에 비추어 볼 때, A가 피고 회사에서 퇴직한 후 4개월 남짓 만에 이 사건 특허발명을 출원한 것이 이례적이라고 보기 어려운 점 등을 종합하면, 이 사건 특허발명은 A가 피고회사에서 재직하는 동안 완성한 직무발명이 아니라고 할 것이다.

2. 피고 회사가 이 사건 특허발명에 대한 권리를 승계받았는지 여부: 피고 회사는 A와 사이에 직무발명에 대한 권리를 미리 포괄적으로 승계받기로 하는 내용의 계약을 체결한 사실이 없고, 피고 회사의 복무규정에도 이에 대한 명시적인 규정이 없는
점, 피고 회사가 선출원발명에 대한 보상으로 A에게 인상시켜 주었다는 급여의 내용을 보면, 종전에는 피고 회사가 A에게 급여명세서에 기재된 일부 급여와 급여명세서에 기재되지 않은 나머지 급여로 나누어 급여를 지급하였다가 2004. 10.경부터는 실제로 지급한 급여를 모두 급여명세서에 기재하였던 것에 불과한 점, 피고 회사가‘OmniGate’ 프로그램의 1차 개발이 완료된 직후에 A를 피고 회사의 등기이사로 등재하여 준 것을 두고 그 전부터 이미 이사직에 있었던 A에 대한 승진인사라고 보
기는 어려운 점, 위와 같은 일련의 조치는 피고 회사가 A에게 성공하면 보상하여 주겠다고 당초에 밝힌 보상원칙과도 배치되는 점 등에 비추어 보면, 피고 회사는 박00으로부터 이 사건 특허발명에 대한 권리를 승계받지 않았다고 할 것이다.

(특허법원 2009.9.10. 선고, 2008허7515)