발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명

(1) 발명을 하게 된 행위

발명을 하게 된 행위란 발명을 착상하여 완성을 하기까지의 행위로서 사색적 행위(예컨대 이론적 추구, 문헌 조사 등)뿐만 아니라 이것에 부수하는 육체적 활동(예컨대 연구소에서의 실험, 공장에서의 제조 작업 등)을 포함하는 개념이며, 직무란 사용자의 지시, 지휘, 명령, 감독에 따라 종업원 등이 담당하는 사용자 등의 업무의 일부분을 말함.

‘발명을 하게 된 행위가 종업원의 직무에 속하는 발명’이란 종업원이 사용자로 부터 구체적으로 당해 발명을 직무로서 지시받아 하게 된 경우뿐 아니라, 예컨대 연구소의 연구원, 기술개발부서의 담당자와 같이 종업원이 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 담당하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되어 있는 경우를 포함하며, 발명을 의도하지 아니하고 그 직무를 수행한 결과 발명하게 된 경우에도 직무발명에 해당됨.

발명을 하게 된 행위는 반드시 근무시간 중에 이루어질 필요는 없으며, 직무발명은 종업원 등이 담당한 직무와 관련된 발명이므로 비록 퇴근 후 가정에서 직무와 관련된 발명을 했더라도 직무에서 터득한 지식과 경험 및 발명완성 시까지의 사용자의 설비, 자원, 급여 등 지원을 부정할 수 없기 때문에 발명한 장소가 근무지가 아니더라도 전혀 문제되지 아니함.

관련판례 : 발명을 하게 된 행위가 당연히 예정되거나 기대되는 경우

피용자가 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우로써 직무발명을 인정한 사례

직무발명에 관한 규정인 구 특허법 제17조 제1항의 “그 발명을 하게 된 행위가 피용자 등의 현재 또는 과거의 업무에 속하는 것”이라 함은 피용자가 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는기대되는 경우를 뜻한다 할 것인바, 기록에 의하면 심판청구인은 1982.7.26. 피심판 청구인 회사의 공작과 지능직사원으로 입사하여 1987.6.12. 피심판 청구인 회사를 퇴직할 때까지 동 회사 공작과 내 여러 부서에 숙련공으로 근무하면서 금형제작, 센
터핀압입기제작, 치공구개발 등의 업무에 종사한 사실을 인정할 수 있고, 본건 고안은 피아노 부품의 하나인 플랜지의 구멍에 붓싱을 효과적으로 감입하는 장치이므로 심판청구인이 위 근무기간 중 본건 고안과 같은 고안을 시도하여 완성하려고 노력하는 것이 일반적으로 기대된다 아니할 수 없으므로 구 실용신안법 제29조에 의하여 구특허법 제17조의 규정을 실용신안에 준용하는 이 건에 있어 본건 고안이 직무발명에 해당한다고 판단한 원심의 조치는 적법하여 소론과 같은 실용신안법의 법리를 오해한 위법은 없으며, 이 사건 고안이 직무발명이 아닌 것을 전제로 한 주장 또한 이유 없다.

(대법원 1991.12.27. 선고, 91후1113)

(2) 현재 또는 과거의 직무

직무발명이 성립되려면 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 ‘현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명’이어야 함. 이때 ‘현재의 직무’에 속하는 발명에 대해서는 종업원 등의 ‘직무’를 판단하는 것과 크게 다를 바 없으나, ‘과거의 직무’에 속하는지 여부는 구체적으로 살펴 볼 필요가 있음.

‘과거의 직무’란 일반적으로 동일 기업 내에서 당해 종업원이 담당했던 직무를 의미하는 것으로, 보직이 변경되어 다른 직무를 수행하던 중에 이전 보직상의 직무에 속하는 발명을 한 것이라도 직무발명으로 볼 수 있음.

고용관계가 종료된 후에는, 과거 종업원이었던 자가 퇴직 전의 직무에 속하는 발명을 한 경우 원칙적으로 개인(자유)발명으로 보아야 할 것임.

-그러나, 발명의 완성 당시 종업원이었던 자가 그 직무에 속하는 발명을 완성하였음에도 불구하고 이를 은닉·묵비하고 있다가 퇴직한 후 출원하는 경우 등은 개인(자유)발명이 아니라 직무발명으로 보아야 할 것임. 또한 발명을 완성하기 직전에 퇴직한 경우, 재직기간이 비교적 길고 그 기간에 체득한 지식과 경험이 발명의 완성에 커다란 역할을 한 경우 등과 같이 특별한 사정이
있는 경우에는 개인(자유)발명이 아니라 직무발명으로 인정될 수 있으므로,이러한 가능성을 놓고 보면 퇴직 후의 발명이 언제나 직무발명이 아니라고 단언할 수 없다고 할 것임.

-종업원 등의 발명이 직무발명인지 여부에 대한 입증책임은 직무발명임을 주장하는 사용자가 부담하는 것이므로, 종업원 등의 퇴직 후에 관련된 문제가 발생되지 않도록 연구일지 작성 등 적절한 연구관리가 바람직함.

-한편, 미국의 경우 사용자와 종업원 간 계약에 의하여 퇴직 후 일정 기간 내에 완성한 발명이 퇴직 전 사용자의 업무에 속하는 발명인 경우 그 사용자가 권리를 승계하도록 하는 이른바 추적조항(trailer clause)을 규정하는 경우가 통례임. 이러한 추적조항은 퇴직한 종업원의 새로운 고용기회를 제한할 수 있고 직무발명이 아닌 경우에도 직무발명으로 간주되는 등 종업원에게 상당 불리하게 작용될 소지가 있으므로 남용을 경계하는 견해가 제시되고 있음.

참고사례 : 과거의 직무에 속하는 발명

과거에 A전자회사의 TV 영상회로 연구소에서 근무하던 자가 A전자회사 TV 완성품 검사부서에 근무하면서 발명한 TV회로에 관한 발명과 TV의 품질검사를 자동으로 할 수 있는 방법에 관한 발명은 모두 직무발명에 속한다. 여기에서 TV회로에 관
한 발명은 과거의 직무에 속하는 발명이고, TV의 품질검사를 자동으로 할 수 있는 방법에 관한 발명은 현재의 직무에 속하는 발명이다. 그러나 TV영업부에 근무하는 자가 발명한 새로운 TV회로는 직무발명이 아닌 자유발명이다.

관련판례 : 직무에 관한 발명의 완성 후 퇴직하여 출원한 경우 직무발명인지 여부

직무발명 후 퇴사하여 이를 제3자에게 양수시키고, 그것을 근거로 제3자가 직무발명을 승계할 권리자에게 침해를 주장하였으나 기각한 사례

이 사건 특허의 발명은 피고의 업무범위인 전기·전자부품·음향기기·정보통신기기의 제조 및 판매업에 속하고, 그 발명행위가 피고의 종업원이었던 A의 직무인 콘덴서 마이크로폰의 연구·개발에 관련되므로 직무발명에 해당된다. 이 사건 특허발명은 A가 Y회사에 근무하면서 발명한 것이나, Y회사는 발명 후 4개월 이내에 출원하지 않았으며, A는 Y회사를 퇴사하고 X회사를 설립하여 대표이사로 있으면서 X회사 명의로 특허출원하고, Y사의 특허침해를 주장하였으나, 이 사건 특허출원권의 양수행위가반사회질서의 법률행위로 무효이므로 침해금지 청구 및 손해배상 청구는 신의칙상 허용될 수 없다.

(수원지방법원 2004.5.21. 선고, 2002가합11918)

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직무발명의 성립요건

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