종업원등이 그 직무에 관하여 발명한 것

(1) 종업원등의 개념

법 제2조 제2호는 직무발명의 주체를 종업원, 법인의 임원 또는 공무원으로 정하고 있으나, 각각의 개념에 대하여는 별도로 언급하지 아니하므로 그 개념에 대한 최종적인 해석권한을 사법부에 남겨두고 있음. 이하 종업원, 법인의 임원, 공무원으로 나누어 살펴보도록 함.

가. 종업원

일반적으로 종업원의 사전적 의미는 “어떤 업무에 종사하는 사람”을 뜻하는 것으로 이해될 수 있으나, 이를 기본으로 하여 정립된 구체적인 법적 개념은 각 개별법의 목적에 따라 상이한 것으로 파악되므로,63) 발명진흥법 내지 특허법의 목적의 범위 내에서 독자적인 개념으로 이해할 필요성이 발견됨.

사용자에 대하여 지시, 지휘, 명령, 감독을 받으며 사용자를 위하여 근로를 제공하는 자는 기본적으로 발명진흥법상 종업원에 해당된다고 할 수 있음.

- 이때 사용자란, 근로기준법 제2조 제2호의 규정에 따르면 “사업주 또는 사업경영담당자, 그 밖에 근로자에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자”를 말하나, 직무발명에 있어서는 그 권리승계 또는 보상에 있어서 승계의 주체 내지 보상의무의 주체가 되는 자를 의미하는 것으로 보아야 함.

근로기준법상의 근로계약이나 민법상의 고용계약을 불문하고, 사용자에게 근로 내지 노무를 제공한다는 객관적 사실이 존재한다면 그 사용자와 종업원 관계가 성립하는 것으로 보게 됨.

-사용자에게 근로 내지 노무를 제공한다는 객관적 사실의 존부로 종업원인지 여부를 판단하므로, 일시적 또는 임시적으로 고용된 자, 촉탁이나 기능습득 중인 양성공 및 수급공 등을 포함하며, 상근인지 비상근인지 여부, 임금 내지 보수의 지급 여부 등과 무관하게 사용자와의 관계에서 종업원으로 인정될 수 있음.

-파견 근로자(종업원)의 경우 그 법률관계가 파견사업주와 사용사업주로 이원화되므로, 발명진흥법상 누구를 위한 종업원인지 문제될 수 있는데, 원칙적으로 사업주간 근로자파견계약에 정함이 있다면 그에 따르되, 그러한 정함이 없다면 당해 발명에 있어서의 직무관련성, 업무관련성, 시설·설비 등의 이용관계, 지시·지휘·명령·감독 관계, 지원 여부 등을 주된 요소로 하여 판단하게 됨.

-사용자에게 근로 내지 노무를 제공한다는 객관적 사실의 존재 여부는 발명의 완성 당시를 기준으로 판단함.

관련판례 1: 종업원등의 범위

종업원이 발명 당시 타 회사의 실질적 지배하에 있었고, 종업원의 과거의직무와의 관련성도 인정되지 않아 종전 회사의 직무발명으로 볼 수 없다고 본 사례

직무발명에서의 ‘종업원 등’이라 함은 사용자(국가, 법인, 사장 등)에 대한 노무제공의 사실관계만 있으면 되므로, 고용관계가 계속적이지 않은 임시 고용직이나 수습공을 포함하고, 상근·비상근, 보수지급 유무에 관계없이 사용자와 고용관계에 있으
면 종업원으로 보게 된다.
그런데 A사의 종업원이 타 회사(B)에 출장 가서 직무발명을 한 경우 그 발명이 어느 회사의 직무발명이 되는지 문제되는바, 이때 출장기간 중 B사의 사원이 되어 B사에서 급여를 받고 B사의 지휘 내지 명령까지 받았다면 B사의, 그 반대라면 A사
의 직무발명이 된다고 할 것이고, 이와 같은 법리는 종업원이 사내창업을 위한 휴직을 하여 창업된 회사에서 근무하는 경우에도 마찬가지라고 할 것이다.
피고는 사내창업 휴직(2005.11.30~2008.12.26)을 하면서 그 기간 동안 원고로부터 급여를 받지 않았고, 위 휴직기간은 재직년수에도 산입되지 아니하며, 원고는 위 기간 동안 피고에게 실질적인 지휘 내지 명령권도 없었던 반면, 위 기간 동안 피
고는 피고 회사의 임원으로서 피고 회사로부터 급여를 받고 피고 회사의 실질적 지배하에 있었던 점을 감안할 때, 이 사건 특허가 피고의 사내창업 휴직기간 중인 2006. 3. 22.에 출원된 이상 이 사건 발명은 원고의 직무발명으로 보기 어렵다고 할 것이다.
(서울중앙지방법원 2009.11.11. 선고, 2009가합72372)

관련판례 2 : 고용관계의 존재여부를 판단하는 시점

고용관계의 존재는 발명의 완성 당시를 기준으로 판단하므로, 종업원이 과거의 재직회사에서 발명의 기본적인 골격을 구성하였다가 새롭게 이직한 회사에서 발명의 구체적인 내용을 완성한 경우 그 발명은 나중 회사의 직무발명이 된다고 본 사례

직무발명자라고 하기 위해서는 그 종업원이 자신의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 사용자의 업무범위 내의 발명을 하였어야 하고, 만약 그 발명에 다수의 사람들이 관계되는 경우에는 기술적 과제의 해결수단인 발명의 특징적 부분을 착상하거나
그 착상을 구체화함으로써 발명의 완성에 창작적으로 공헌하였는지 여부를 기준으로 공동발명자의 지위를 정하며, 또한 직무발명의 요건인 ‘고용관계의 존재’는 발명의 완성 당시를 기준으로 하므로 어떤 종업원이 과거의 재직회사에서 발명의 기본적인 골격을 구성하였다가 새롭게 이직한 회사에서 발명의 구체적인 내용을 완성한 경우에는 그 발명은 나중 회사의 직무발명이 된다. 원고 등이 피고회사에 입사하기 전에 이 사건 특허발명에 관한 연구개발을 시작하였으나, 피고회사에 입사한 후인 2001.
11. 23.경에야 비로소 이 사건 특허발명을 완성한 사실은 앞서 인정한 바와 같으므로, 결국 원고는 이 사건 특허의 직무발명자로서 피고회사에 대하여 정당한 보상금을 청구할 권리를 갖는다.
(서울고등법원 2007.8.21. 선고, 2006나89086)

나. 법인의 임원

법인이란 일정한 목적을 달성하기 위한 사람 또는 재산의 결합으로 권리와 의무를 수행할 수 있는 법률상의 주체를 말하며, 직무발명에 있어서의 법인은 공법인, 사업인 또는 영리법인, 비영리법인인지 그 여부를 불문함.

법인의 임원이란 법인의 업무를 운영·감독하는 자를 말하므로, 일반적으로 주식회사를 기준으로 이사급 이상의 직에 있는 자를 의미하는 것으로 이해되며, 대표이사, 이사, 임시이사, 감사 등을 포함함.

통상 법인의 임원은 노동법상으로는 종업원으로 보기 어려우나 발명진흥법상으로는 종업원의 범주에 든다는 점에 유의할 필요가 있음.

다. 공무원

직무발명에 있어서의 공무원이란 국가 또는 지방자치단체의 공무에 종사하는 자로서 행정부뿐만 아니라 입법부, 사법부에 종사하는 자도 포함하는 넓은 의미의 공무원을 말함.

따라서, 국가공무원, 지방공무원을 불문하며, 일반직 공무원뿐만 아니라 법관,검사, 경찰, 소방, 교육공무원, 군인, 군무원, 기능직공무원, 계약직공무원 등은 모두 직무발명에 있어서 ‘종업원 등’에 해당함.

발명진흥법 제10조 제2항의 규정에 따라, 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권 등은 국유나 공유로 함.

- 다만, 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 권리는 기술의 이전 및 사업화촉진에 관한 법률상의 전담조직이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권 등은 그 전담조직의 소유로 함.

(2) 직무

‘직무’라 함은 사용자의 지시, 지휘, 명령, 감독에 따라 종업원등이 담당하는 사용자등의 업무의 일부분을 말함.

종업원 등의 직무의 인정범위를 정하는 것은 종업원등의 발명이 직무발명인지 아니면 개인(자유)발명인지 그 성격을 정하는 단초가 될 수 있으므로, 다만 형식적으로 판단되어서는 아니 될 것이며, 개별적·구체적 사정을 고려하여 유연하게 판단되어야 할 것임.

즉, 종업원 등의 직무내용 자체가 특정 연구 내지 발명인 경우이거나 종업원등이 사용자 등으로부터 구체적인 지시를 받아 발명을 완성하는 경우에 이는 당연히 종업원의 ‘직무’로 인정됨은 물론이고, 구체적인 지시 없이 종업원등이 자발적으로 발명한 경우라고 하더라도 그러한 발명이 당해 종업원의 직무내용에 관련되는 것이라면 직무발명의 성립요건으로서의 ‘직무’에 해당하는 것으로 볼 수 있음.

따라서, 직무발명의 성립요건으로서의 ‘직무’는 종업원 등이 통상 담당하는 직무내용에 국한되어 독립적으로 판단될 성질의 것이 아니라, 그 발명행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 ‘직무’에 속하는지 유기적으로 검토되어야 할 것임. 이러한 측면을 반영하여, 발명진흥법상 직무발명의 성립요건 규정은 종업원등이 ‘직무에 관하여’ 발명한 것인지 여부에 그치지 아니하고, 그 발명을 하게된 행위가 종업원 등의 ‘현재 또는 과거의 직무에 속하는’ 발명인지를 다시 확인하도록 하고 있음.

(3) 발명

발명진흥법상 “발명”이란 특허법, 실용실안법 또는 디자인보호법에 따라 보호대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말함(법 제2조 제1호).

-따라서, 직무발명은 다만 특허법상의 발명에만 국한되는 것이 아니라 실용실안법 또는 디자인보호법상 고안 또는 창작을 포함하는 것임.

-독일의 입법례와 같은 기술적 개선 제안(Technische Verbesserungsvorschläge)은 규정되어 있지 아니하나, 기술적 개선 제안이 특허발명이나 실용신안의 고안이 아닌 것으로서 기술혁신을 위한 제안을 말하므로, 실무상 계약이나 근무규정 기타 약정을 통하여 보상될 여지가 있는 것으로 판단됨.

(4) 직무발명자의 결정

종업원등의 직무발명에 있어서 누가 발명자인지를 확정하는 것은, 권리귀속이나 보상 등에 있어서 매우 중요하다 하지 않을 수 없으며, 특히 직무발명에 있어서 발명자주의를 취하는 입장에서는 그 제도 운용상 관건에 해당된다 할 것임.

-발명자가 한 사람인 경우에는 문제될 것이 없으나 복수의 종업원이 공동으로 발명한 경우이거나 또는 다수인이 참여하여 발명한 경우 등은 진정한 발명자를 결정하기가 쉽지 아니할 수 있음.

진정한 발명자인지 여부는 당해 발명을 중심으로 실질적 협력자인지 단순한 협력자인지 여부를 살펴 판단해야 할 것이며, 단지 신분상 또는 직제상 지위가 높다는 이유로 발명에 기여하지 않은 자를 발명자로 한다든지 또는 기여 실적이 미미함에도 지분비율을 높여주는 등의 불합리는 직무발명제도의 취지에 반하는 것이므로 실무상 지양되어야 할 것임.

직무발명자에 해당하는지 여부에 대하여 다음과 같은 유형 등을 예로 들 수 있음.

<직무발명자에 해당하는 자>
① 어떤 문제를 해결하기 위한 기술적 수단을 착상하고 이를 반복하여 실현하는 방법을 만든 자
② 발명을 구체화하기에는 약간의 불완전한 신규의 착상을 하고, 타인에 의해 일반적 지식의 조언 또는 지도를 얻어 발명을 완성한 자
③ 구체화하기에는 충분하지 않고 불완전한 타인의 착상에 대하여 다시 별도의 신규의 착상을 가미한 발명을 완성한 자
④ 타인의 발명에 힌트를 얻고 다시 그 발명의 범위를 확장하거나 개량하여 발명을 한 자
⑤ 도저히 구체화할 수 없는 정도의 타인의 착상에 대하여 그것을 구체화하는 기술적 수단을 생각하여 발명을 완성한 자

<직무발명자가 아닌 자>
① 발명자에게 자금을 제공하여 설비이용의 편의를 주는 등 발명의 완성을 원조하거나 위탁한 자
② 희망 조건만을 제시하고 그것을 해결할 착상을 제공하지 않은 자
③ 발명을 구체화하기에는 약간의 불완전한 착상을 한 자에 대하여 단지 일반적 지식의 조언 또는 지도를 해 주어 그 발명을 완성하게 한 자
④ 단지 해결해야 할 문제를 제시했을 뿐 그것을 해결하는 기술적 수단을 구체적으로 제시하지 않았던 자, 예컨대 타인의 착상을 구체화하기 위하여 단지 제도, 시작 실험 등만을 한 자이거나, 타인의 발명 결과를 정리하여 적당히 문서화한 자
⑤ 추상적인 착상만을 한 채 그것을 구체화할 어떤 수단을 생각하지 못하고 방임해 둔 자
⑥ 발명의 과정에서 연구자의 지시로 단순히 데이터를 정리하거나 제시된 제도,실험 등을 한 것에 지나지 않은 단순한 보조자

관련판례 3 : 발명자를 판단하는 기준 ➀

발명자의 정의와 판단기준을 규정한 사례

특허법 제2조 제1호에서는 “발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다”고 규정하고 있는바, 결국 발명자라 함은 ‘어떠한 문제를 해결하기 위하여 기술적 수단을 착상하고 이를 반복하여 실현하는 방법을 만든
자’라고 할 것이고, 단순히 기술의 착상에만 그치고 이를 구체화하는 과정에 관여하지 않은 자, 일반적인 지식을 제공한 조언자, 단순한 보조자, 자금제공자, 도급인이나 명령자는 진정한 발명자라고 할 수 없다.
(수원지방법원 2008.10.17. 선고, 2007가합14622)

종업원 등이 직무발명에 있어 그 착상에서부터 완성에 이르기까지 관리자의 지도 내지 협력 등이 개재하는 경우가 일반적이라 할 수 있는데, 이러한 경우 당해 관리자를 직무발명자 내지 공동발명자로 볼 수 있는지 그 해당 여부에 대하여 다음과 같은 유형 등을 예로 들 수 있음.

<관리자가 직무발명자에 해당하는 경우>
① 구체적인 착상을 부하에게 지시하여 그 발전 및 실현을 명령한 자
② 부하가 제출하는 착상에 보충적 착상을 가하여 다시 별도의 새로운 착상을 가미한 발명을 완성한 자
③ 부하가 행한 실험 또는 실험의 중간적 결과를 종합적으로 판단하여 새로운 착상을 가하여 발명을 완성한 자
④ 소속부서 내의 연구가 혼미하고 있을 때 구체적인 지도를 하여 발명을 완성시킨 자

<관리자가 직무발명자에 해당하지 않는 경우>
① 발명을 한 부하의 업무에 대하여 단지 일상의 관리를 한 자이거나 부하의착상에 대하여 단지 일상적 관리를 한 자
② 구체적인 착상을 나타내지 않고 단지 어떤 연구과제를 주어 발명자인 부하에 대하여 일반적 관리를 한 자
③ 부하의 착상에 대하여 단지 양부(良否)의 판단을 하여 그 방향을 지시한 자
④ 부하의 발명에 의한 결과를 관리자의 업무로서 단지 종합적으로 정리하여 문서화 한 자

관련판례 4 : 발명자를 판단하는 기준 ➁

통상적인 관리·감독업무만을 수행하는 자는 발명자가 아니라고 본 사례

개발에 착수하도록 지시하였다고 하더라도 이는 생산팀장으로서 해야 할 통상적인 업무수행의 한 내용으로 볼 수 있을 뿐 특허발명에 대한 기여요소로 인정할 수 없으며, 기술개발과정에 대한 개별적인 보고를 하는 경우에 원고는 동종의 기술분야에서 누구나 손쉽게 지적할 수 있는 내용을 언급하는 데 그쳤을 뿐 당면한 기술개발의 어려움을 타개할 만한 새로운 아이디어를 제공하지는 않았다. 따라서, 원고는 기술 담당자가 이 사건 발명을 발명하는 데 있어서 생산팀장으로서 통상적인 수준의 관리·감독업무를 한 사실이 인정될 뿐이고, 이에 더 나아가 이 사건 특허의 발명에 창작적으로 기여한 진정한 공동발명자라고 볼 수 없다.
(서울고등법원 2006.6.22. 선고, 2006나62159)

발명이 한 명의 종업원에 의한 것이 아니라 복수의 종업원이 공동으로 발명한 경우이거나 또는 다수인이 참여하여 발명한 경우 등은 공동발명자인지 그 여부에 대한 판단이 요구되는데, 발명창출에 기여한 정도에 따라 구체적·개별적으로 판단되어야 할 것임.

-유형적으로는, ① 부하 연구자에 대하여 구체적인 착상을 제공하지 않고 단지 일반적 관리, 조언, 지도를 한 자(단순 관리자), ② 연구자의 지시에 따라단지 데이터를 종합하거나 실험을 행한 자(단순 보조자), ③ 발명자에게 자금을 제공하여 설비 이용의 편의를 주어 발명의 완성을 원조 또는 의뢰한 자(단순 후원자) 등은 공동발명자가 아닌 것으로 보게 됨.

관련판례 5 : 발명자를 판단하는 기준 ➂

출원업무 중에 내용을 명확히 기재한 자를 공동발명자로 보지 아니한 사례

원고가 이 사건 발명의 공동발명자로 등재되어 있는 이상 원고가 실제 발명자로 추정된다고는 할 것이나, 증거들을 종합해보면, 원고는 단지 이 사건 발명의 특허출원업무를 진행하는 과정에서 발명자 소외 A의 동의 없이 임의로 이 사건 양도증에
자신의 성명 등을 기재하여 이 사건 발명의 공동발명자로 등재된 것으로 봄이 상당하고, 실제 원고가 이 사건 특허신고서의 청구항을 수정하고 일부 도면 등을 이에 맞게 수정하였다고 하더라도, 이는 단지 특허출원과 관련하여 그 내용을 명확히 기
재한 것에 불과하고 이 사건 발명의 기술적 사상의 창작행위라고는 볼 수 없으므로,원고를 이 사건 발명의 공동발명자로 볼 수는 없다 할 것인 바, 원고의 청구는 이유 없다.

(서울남부지방법원 2005.10.7. 선고, 2004가합10788)

중소기업 직무발명 구축 서비스
중소기업의 지식재산 역량을 강화해야 합니다. 중소기업의 특허역량 강화를 위해 회사에는 반드시 직무발명보상규정을 두어야 합니다. 회사에서 직원이 업무와 관련하여 수행된 발명은 회사의 직무발명으로 인정되어 권리를 회사 소유로 하는 규정입니다.