Q  통상실시권은 반드시 등록하여야 효력이 발생합니까?

A  통상실시권은 등록이 대항요건이므로 등록하지 않아도 그 실시권의 효력이 발생되지만 미등록시 당해 특허권에 대하여 권리 변동이 있는 경우에 제3자에게 대항할 수 없습니다.

통상실시권에 대한 설정등록신청을 위해서 통상실시권 설정등록신청서를 작성하고 그 첨부서류로는 등록원인을 증명하는 서류1통을 제출하여야 합니다.

[특허청]

Q  본인이 소유한 특허권에 대하여 타인에게 질권을 설정해준 경우에 질권자도 특허권을 실시 할 수있습니까?

A  일반적으로 질권을 채권자가 그의 채권에 대한 담보로서 채무자로부터 받은 물건이나 재산권을 점유하고 채무의 변제가 있을 때까지 유치함으로써 채무의 변제를 간접적으로 강제하고 채무의 변제가 없는 때에는 우선적으로 변제받는 권리를 말합니다.

특허권자는 그의 채무에 대한 담보로서 특허권에 대하여 질권설정이 가능합니다.

질권의 설정은 특허청에 등록하여야 효력이 발생합니다.

질권이 설정된 경우에 질권자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 특허권을 실시할 수는 없으며 특허권자의 질권설정 이전에 당해 특허발명을 실시하고 있는 경우에 그 특허권이 경락되더라도 특허발명에 대하여 통상실시권을 갖습니다.

다만, 특허권자는 질권자에게 상당한 대가를 지급하여야 합니다.


[특허청]

Q 특허권에 대하여 통상실시권을 설정하여 준 경우 특허권자는 통상실시권을 부여하여 준지역에서 생산 및 판매를 할 수가 없는지요?

A  통상실시권이란 타인의 특허발명을 일정조건하에서 업으로 실시할 수있는 권리를 말하며, 통상실시권은 전용실시권과는 달리 독점력이 채권적인 권리입니다.

따라서 특허권자는 다수의 타인에게 동일한 내용으로 통상실시권을 부여할 수있습니다.

또한, 통상실시권을 부여한 경우에도 특허권자의 실시권은 제한되지 않습니다.

따라서 통상실시권을 설정한 경우에는 특허권자는 물론 다수의 통상실시권자가 있는 경우에는 모든 실시권자에 의한 특허발명의 실시가 가능합니다.


[특허청]

Q  특허권에 대하여 전용실시권을 설정한 경우 전용실시권자 이외에 특허권자인 본인의 실시도 가능한지요?

A  특허권에 대하여 전용실시권을 설정하면 특허권자라도 계약애 의해서 정한 전용실시권의 범위 내에서는 당해 특허발명을 업으로 실시하는 것이 제한됩니다.

1. 장소적으로는 대한민국 지역
2. 실시의 내용으로는 생산, 사용, 수입, 양도 등 전부
3. 시간적으로는 3년으로 계약한 경우에는 그러한 범위내에서는 특허권자도 당해 특허발명을 실시할 수 없을 것입니다.

전용실시권의 효력은 특허청에의 전용실시권 설정등록에 의해서 발생하므로 특허청에 반드시 전용실시권을 설정등록을 하여야 합니다.

만약 전용실시권의 설정등록을 하지 않은 경우에는 그 효력이 발생하지 않으므로 당해 특허발명을 업으로 실시함에 있어서 제3자에 대하여 독점적, 배타적인 권리를 행사할 수없습니다.

미등록 전용실시권은 통상실시권과 같은 효력이 인정될 뿐입니다.

Q  특허권의 설정등록을 받은 경우에 독점적으로 특허발명을 실시할 수 있는 것으로 알고 있는데, "실시"의 구체적인 형태는 어떤 것이 있습니까?

A  특허권의 실시이 개념은 특허법상 특허권자의 발명실시 제3자의 무단실시에 대한 권리침해의 판단 등의 경우에 있어서 중요한 역할을 담당하는 개념입니다.

특허법 제2조에서는 실시에 해당하는 행위를 다음과 같이 규정하고 있습니다.

1. 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
2. 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위
3. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 2)의 행위외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말합니다.
   
   
   [특허법 제2조]- 정의
   
   이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.  <개정 1995.12.29>

   1. "발명"이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다.

   2. "특허발명"이라 함은 특허를 받은 발명을 말한다.

   3. "실시"라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

   가. 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위

   나. 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위

   다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 나목의 행위외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

   
   
   [특허청]

Q  특허등록을 받아 제품을 판매하여 오던 중 연차등록료미납으로 특허권이 소멸된 경우 물품을 계속적으로 생산, 판매를 할 수 있는지요?

A  특허연차등록료 미납으로 인하여 특허권이 소멸한 경우에는 누구든지 그 소멸된 특허발명을 자유롭게 실시할 수있습니다.

그러므로 기존의 특허권자는 이미 소멸된 특허권에 대한 권리를 독점할 수 없으나 그 등록된 발명을 자유롭게 실시할 수있습니다.

다만 제3자가 그 발명을 실시하는 경우 권리가 소멸되었기 때문에 그 실시에 대하여 권리주장을 할 수는 없을 것입니다.

Q  특허발명이 어떤 경우에 타인의 권리와 이용.저촉관계가 성립합니까?

A  이용발명은 기본발명의 구성전체를 변경하지 않고 그대로 채용하고 새로운 구성을 추가하여 완성하는 형태의발명입니다.

이용발명의 경우 후권리자가 본인의 권를 실시하고자 할때에는 본인의 권리를 실시할 경우 선원의 권리를 침해하지 않고는 실시할 수없는 관계가 성립합니다.

특허발명의 저촉관계는 특허발명이 선출원된 타인의 권리와 동일한 경우에 성립하는 바, 특허와 실용신안간에는 선원주의에 의하여 해결이 가능하므로 크게 문제되지 않으나 특허와 의장간 또는 특허와 입체상표간에는 선원을 판단하지 않으므로 권리의 저촉이 문제될수있습니다.

[특허청]

Q 특허출원하여 등록을 받았습니다. 그런데 본인의 특허권을 실시하기 위해서는 타인의 특허발명을 100%이용해야만 가능한 관계가 있습니다. 이런 경우 실시를 위해서는 어떤 조치를 취해야 합니까?

A 특허권은 자신의 특허발명이 출원하기 이전에 출원된 타인의 특허발명.등록실용신안 또는 등록의장을 이용하거나 타인의 의장권과 저촉되는 경우에는 해당 권리자의 동의를 얻어야 실시 가능합니다.

후권리자는 선권리자의 실시허락을 얻거나 통상실시권허여심판에 의하여 실시할 수있으며, 반대로 선권리자가 후권리자의 특허발명을 실시하고자 할때에도 후권리자의 실시허락을 얻거나 통상실시권허여심판에 의하여 실시할 수있습니다.

참고로 이용관계는 특허와 타특허.실용신안. 의장등록출원간에 모두 적용됩니다.

[특허청]

Q  특허권이 공유인 경우, 각 공유자는 그 특허발명에 대하여 자유롭게 실시할 수 있습니까?

A  특허법 제 99조제3항에 따르면 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특별발명을 자신이 실시 할 수 있다고 규정하고 있습니다.

따라서 공유특허권자인 상대방이 특허발명의 실시에 대하여 계약으로 특별히 약정한 바가 없다면 특허발명 전부에 대하여 각자가 다른 공유자의 동의없이 자유롭게 업으로 실시할 수 있습니다.

[특허청]

Q  통상실시권허여심판을 청구하기 위한 요건은 무엇입니까?

A  특허발명이 타인의 특허발명.등록실용신안 또는 등록의장을 이용하거나 타인의 의장권과 저촉되는 경우에는 특허권자.전용실시권자.통상실시권자는 선원 특허권자 등이 정당한 이유없이 실시를 허락하지 않거나 실시허락을 받을 수 없는 때에 통상실시권허여심판을 청구할 수있습니다.

통상실시권허여심판의 청구요건으로
1)특허발명과 타인의 선출원된 특허발명 등이 이용.저촉관계에 있어야 하며
2)그 타인이 정당한 이유없이 실시허락을 하지 아니하거나 실시허락을 받을 수없는 것과
3)그 특허발명이 타인의 특허발명 보다 상당한 기술상의 진보를 가져올 것의 요건을 충족하여야 합니다.

Q 특허권자는 특허발명을 아무런 제한없이 실시할 수있습니까?

A 특허권자는 무제한적으로 특허발명을 실시할 수있는 것이 아니라 일정한 경우에는 특허권자의 실시가 제한됩니다.

먼저, 특허권인 공유인 경우 각 공유특허권자는 타 공유자와 계약으로 특별히 약정한 경우에는 실시가 제한될 수 있습니다.

Q  특허를 받았다 하더라도 그 특허가 잘못된 것이라면 권리행사를 할 수없는 것인가? 또한 그 특허가 출원 당시 공지.공용의 것인 경우에 권리여부는 어떻게 되는지 알고 싶습니다.

A  특허법은 당해 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별로로 마련한 특허의 무효심판절차를 걸쳐 무효로 할수있도록 규정하고 있으므로 특허는 일단 이상 무효심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것입니다.
 

따라서 법원은 특허를 무효로 할 수있는 사유가 있더라도 다른 소송절차에서 그 전제로서 특허가 당연 무효라고 판단할 수없는 것이고 , 다만 등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원당시 공지.공용의 것인 경우에는 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 원리범위를 인정할 수 없는 것입니다.

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