특허법 제36조
① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에
대하여 특허를 받을 수 있다.
②동일한 발명에 대하여 같은 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는
특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는
때에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.
③특허출원된 발명과 실용신안등록출원된 고안이 동일한 경우 그 특허출원과
실용신안등록출원이 다른 날에 출원된 것일 때에는 제1항의 규정을 준용하고, 그 특허출원과 실용신안등록출원이 같은 날에 출원된 것일 때에는
제2항의 규정을 준용한다. <개정 1998.9.23, 2001.2.3,
2006.3.3>
④특허출원 또는 실용신안등록출원이 무효·취하 또는 포기되거나 거절결정이나
거절한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로
본다. 다만, 제2항 후단(제3항의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다)의 규정에 해당하여 그 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여
거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2001.2.3,
2006.3.3>
⑤발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는
실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용함에 있어서는
처음부터 없었던 것으로 본다.
⑥특허청장은 제2항의 경우에는 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를
신고할 것을 명하고 그 기간내에 신고가 없는 때에는 제2항의 규정에 의한 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다.
특허법시행규칙 제40조
(동일출원의 심사)
동일한 발명에 대하여 2이상의 특허출원이 있을때에는 선출원이 처리되거나 출원공개 또는 등록공고 될
때까지 후출원의 심사를 보류하여야 한다. 다만, 선출원을 거절할 이유와 동일한 이유에 의하여 후출원을 거절하는 경우에는 그러하지 아니하다.
<개정 1997.7.1>
(특허여부결정의 보류)
① 심사관은 특허출원심사의 청구 후 출원인이 특허출원일부터 6개월
이내에 별지 제22호의2서식의 결정 보류신청서를 특허청장에게
제출하는 경우에는 특허출원일부터 12개월이 경과하기 전까지 특허여부결정을 보류할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는
그러하지 아니하다. <개정 2008.9.30>
1. 특허출원이 분할출원 또는 변경출원인 경우
2. 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우
3. 특허여부결정의 보류신청이 있기 전에 이미 특허거절결정서 또는
특허결정서를 통지한 경우
②대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제1항에 따른 서식에 그 대리권을
증명하는 서류를 첨부하여야 한다.
[본조신설
2007.6.29]
(특허출원심사의
유예)
① 특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우로서
출원심사의 청구일부터 24개월이 지난 후에 특허출원에 대한 심사를 받으려면 출원심사의 청구일부터 9개월 이내에 심사를 받으려는 시점(출원일부터
5년 이내에 한정하며, 이하 "유예희망시점"이라 한다)을 적은 별지 제22호의2서식의 심사유예신청서를 특허청장에게
제출할 수 있다. 다만, 다음 각 호에 따른 특허출원서 또는 심사청구서에 그 취지 및 유예희망시점을 적음으로써 그 신청서를 갈음할 수 있다.
<개정 2011.2.25>
1. 제37조제1항 단서에 따라 특허출원과 동시에 심사청구를
하면서 심사유예신청도 같이 하는 경우에는 별지 제14호서식의 특허출원서
2. 심사청구와 동시에 심사유예신청을 하는 경우(제1호의 경우는
제외한다)에는 별지 제22호서식의 심사청구서
② 특허출원인이 제1항에 따른 심사유예신청을 취하하거나 유예희망시점을
변경하려면 심사유예신청서를 제출한 날부터 2개월 이내에 별지 제12호서식의 취하서 또는 별지 제9호서식의 보정서를 제출하여야
한다.
③ 심사관은 제1항에 따른 심사유예신청이 있으면 유예희망시점까지
특허출원에 대한 심사를 유예할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 특허출원이 분할출원, 변경출원 또는 정당한 권리자의 출원인
경우
2. 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우
3. 특허출원심사의 유예신청이 있기 전에 이미 거절이유를 통지하거나
특허결정서를 통지한 경우
④ 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제1항에 따른 서식에 그
대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.
[본조신설
2008.9.30]
A: 특허요건 중 선원의
문제는 특허출원과 실용신안등록출원 간에도 적용이 됩니다.
특허출원에 있어 선·후원이 문제되는 것은 발명의 내용이 동일한 경우의 처리문제로서 발명의 동일성 여부에
대한 판단기준은 경합관계에 있는 특허출원의 특허청구범위에 기재된 사항끼리 대비하여 판단하게 됩니다.
따라서 질문의 경우 특허출원의 청구범위와 실용신안등록출원의 청구범위를 비교하여 동일한 경우에는
선출원주의에 의하여 처리하게 될 것입니다. 동일한 발명에 대하여 2이상의 출원이 있는 경우에는 당사자간의 협의에 의하여 정할 수 있으므로,
당사자 상호간 또는 특허청장의 지시에 의하여 협의절차를 진행할 수 있을 것입니다.
다만, 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 다같이 특허를 받을 수
없습니다.
Q:
[특허]확대된 선원이란
무엇인가요?
A: 확대된 선원의
지위란 당해 특허출원(후출원)의 특허청구범위가 선출원인 타 특허출원 또는 실용신안등록출원이 출원공개되거나 등록공고 된 타특허출원 또는 등록공고
된 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우 후출원을 거절시킬 수 있는 법적 지위를 말합니다.
(특허법 제29조 제3항)
특허법 제29조 제3항
③법 제52조제1항의 규정에 의한 분할출원으로 인하여
원특허출원의 내용을 보정할 필요가 있는 경우에는 분할출원과 동시에 원특허출원서에 첨부된 명세서·요약서 또는 도면을 보정하여야 한다. <개정 1997.7.1>
확대된 선원의 지위는 출원공개제도 및 심사청구제도의 도입과
더불어 채택된 제도인데 특허법은 이를 특허요건의 하나로 규정하고 있습니다.
적용요건
- 당해
특허출원의 출원일이 타출원의 후출원일 것
- 당해 특허출원 후 타출원이 출원공개 또는 등록공고 될 것
- 당해 특허출원의 청구항에
기재된 발명이 타출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있을 것
- 타출원이 국제출원인 경우 확대된 선원의 지위가 주어지는 시기는 국내에서의
출원공개 또는 국제사무국에 의한 국제공개를 한때이며, 그 범위는 국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서 및 청구범위 등의 원문과 그 번역문에
다같이 기재된 발명 또는 고안(국어로 출원한 경우 국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안)에
한하여 인정됨
- 타출원이 분할출원·이중출원을 기준으로 하는 경우 확대된 선원의 지위는 원출원일을 기준으로 하는 것이 아니라 현실의
분할출원일, 이중출원일을 기준으로 판단함
출처: 특허청 / 국가법령정보센터