특허경영 사례 |
특허 공유를 통한 거절이유를 극복으로 특허 등록한 사례
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1998.6.1. 조관현은 ‘인터넷 주소의 자국어 표기 서비스 시스템 (10-0317059)’ 발명에 대한 특허를 출원하였다. 특허청은 2000.11.13. 선 출원된 넷피아의 ‘도메인네임이 필요 없는 웹사이트 검색 방법(10-1998-0003643)’ 특허와 비교하여 단순한 부가 사항만 있을 뿐, 실질적으로 동일하다는 이유로 거절이유를 통지하였다. 이에 조관현은 자신의 특허는 선 출원 특허와 다르다는 주장을 하였으나 받아들여지지 않아 2001.6.30. 최초의 거절 이유를 극복하지 못하였다는 이유로 거절 결정되었다.
이에 조관현은 2001.5.7. 선 출원자인 넷피아와 특허 공유 계약을 체결하였고, 넷피아는 공동 권리자로서 특허청의 등록 거절 결정에 불복하는 심판을 진행하여 2001.11.27. 등록 결정을 받았다.
시사점
이 사례는 특허 출원 전에 해당 기술이 공지되지는 않았으나 타인의 선 출원 특허와 유사하여 등록이 거절되었던 것으로, 특허법 제29조 제3항에 의하면 특허 출원 발명이 그 이전에 된 타인의 특허 출원 또는 실용신안등록 출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일할 경우 선 출원의 발명(고안) 공표를 전제로 그 후 출원 발명을 거절하는 것으로서 소위 ‘확대된 선원주의’에 따른 것이다. 확대된 선원주의란 본래의 선원주의의 확대적 운용으로서 특허실체법통일화 조약(SPLT)에서는 신규성의 확대 적용의 견지에서 논의되고 있다.
이에 따르면 본인의 선 출원 특허와 유사한 경우에는 적용되지 않으므로, 본 사례의 당사자는 선 출원을 해당 출원인과 공유하고, 자신의 후 출원도 선 출원인과 공유함으로써 선출원인과 후 출원인이 동일인이 되어 치유된 것이다.
이러한 상호 특허의 공유로 인하여 당사자들의 특허 권리가 확대되어 상호 Win-win한 것으로 볼 수 있으며, 이러한 연합 또는 제휴도 전략적인 측면에서 필요할 것이다.
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