[중간사건 처리 과정]

① 심사국의 심사

실체심사를 행한 경우에

특허법 45조 제1항과 흠결이 있으면 지정된 기간 내에 해소하도록 요구하고, 제1조 내지 제5조의 규정에 의한 특허성을 가지지 않는 것으로 심사국이 판단한 경우에는 심사국은 특허출원인에 대하여 그 이유를 붙여 통지하고, 지정된 기간 내에 의견을 제출하도록 최고한다.

또한, 심사국은 언제라도 관계인을 소환하여 청문할 수 있고, 증인, 전문지식을 가지는 자 및 관계인을 선서하게 하거나 선서하게 하지 않고 심문할 수 있으며, 또한 사안을 명확히 하기 위하여 그 외의 조사를 할 수 있다.

제45조제(ㄱ)항에 규정된 흠결이 해소되지 않은 경우, 또는 심사에 의해 발명이 제1조 내지 제5조의 규정에 의해 특허성이 부족하다고 인정되는 경우에, 심사국은 출원을 거절한다.

② 출원인의 대응

의견서를 제출하도록 통지를 받으면

출원인은 지정기간 내에 의견을 개진할 수 있으며, 기간연장도 가능하다. 또한, 필요한 경우에는 의견서와 함께 보정서를 제출할 수도 있다. 다만, 명세서 등의 보정은 최초 출원 명세서 또는 도면에 기재된 범위를 벗어나 새로운 사항을 추가하여서는 안 된다.

거절이유가 일부에 있는 경우는 출원을 분할할 수도 있다. (특허법 제39조제1항)

③ 실용신안등록으로의 출원

해당 출원이 진보성 등의 사유로 거절되는 경우, 동일한 고안에 대한 특허출원의 출원일을 실용신안등록출원을 위해서 주장할 수 있다. 당해 특허출원에서 주장한 우선권은, 실용신안등록출원에 대하여도 유효하며, 특허출원 또는 이의신청 절차가 종료된 달의 말일로부터 2월이 경과하기 전까지 행사할 수 있으나, 다만, 특허출원일로부터 10년을 경과하여 행사할 수 없다. (실용신안법 제5조)

해당 출원이 식물의 품종 또는 동물의 종족, 또는 프로세스인 경우 실용신안등록출원으로 보호가 허여되지 않는다. (실용신안법 제2조)

[심사의 종료]

실체심사가 종료된 때에는 특허출원을 승인하거나 거절하는 취지의 결정이 내려진다. 특허출원을 승인하는 결정이 내려진 경우에는 설정등록에 의하여 특허권이 발생하고 거절하는 결정이 내려진 경우에는 불복할 수 있다.

① 특허출원을 승인하는 결정

심사의 결과 거절이유를 발견할 수 없거나, 거절이유를 발견하여 의견서 제출 기회를 부여한 후에 출원인이 제출한 의견서 및/또는 보정서에 의해 그 거절이유가 해소되고 새로운 거절이유를 발견할 수 없을 때, 심사관은 그 특허출원에 대하여 특허 부여의 결정을 한다. 이 경우 출원인은 부여 결정의 송달시에 수수료표에 의한 수수료 납부의무가 발생하고, 납부의무 발생 후 2월 이내에 납부하지 않은 경우, 수수료표에 의한 할증수수료를 납부하여야 한다.

이 기간의 경과 후, 특허청은, 특허권자에 대하여 통지함으로써, 수수료와 할증수수료가 통지의 송달 후 1월 이내에 납부되지 않는 경우에는 특허 부여는 없었던 것으로 보며 출원은 취하된 것으로 보는 취지의 통지를 한다.

② 특허출원을 거절하는 결정

심사의 결과, 거절이유를 발견하여 그 거절이유를 통지하고 출원인에게 의견서의 제출기회를 주었으나, 의견서 및/또는 보정서에 의해서도 그 거절이유를 해소하지 못한 때, 심사관은 그 특허출원에 대하여 거절한다는 결정을 한다. 이 경우 출원인은 그 결정의 송달 후 1월 이내에 특허법원에 항고할 수 있으며, 항고는 특허청에 대하여 서면으로 제기하여야 한다.

[한국지식재산보호협회]

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