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[일본판례분석] 선사용의 성립요건과 범위-워킹빔식 가열로 사건

선사용의 성립요건과 범위-워킹빔식 가열로 사건

昭和61年(オ)第454号 최고재판소 1986.10.3.


1. 서지사항

원고(피상고인)

X

원고 대리인

 

피고(상고인)

미츠도란도 로스 코퍼레이션(Y1), 나카게로공업주식회사(Y2)

피고 대리인

村林隆一

사건번호

昭和61()454

판결일자

1986 10 3

판사

牧圭次

1심법원

나고야 지방재판소

1심법원 판결일

1984 2 27

관련특허

 (특허0999931) 동형

관련법령

특허법 79

관련기술

동형로




2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요 Y1(피고, 반소원고, 항소인, 상고인)은 “동형로”라고 하는 명칭의 본건 특허발명에 대하여 1968. 2. 26. 미국에서 한 특허출원을 기초로 하는 파리조약에 의한 우선권을 주장하여 같은 해 8월 26일 특허출원을 하고 1971. 10. 12. 출원공고 후, 1980. 5. 30. 특허권의 설정등록을 받았다. Y2(피고, 반소원고, 항소인, 상고인)는 본건 특허권에 대하여 1981. 8. 21. 전용실시권 설정등록을 받았다.

X(원고, 반소피고, 피항소인, 피상고인)는 1966. 5. 20.경 소외 F주식회사로부터 가열로의 거래 요구(입찰에의 참가요청과 이에 따른 견적 의뢰)를 받고, 7월부터 F의 의견을 받아 상하구동장치를 전동식으로 하는 워킹빔식 가열로의 견적 설계작업에 들어가 8월 31일경 F 에 대하여 전동식 워킹빔식 가열로인 A제품의 견적사양서 및 설계도를 제출하였다. 그 후 수주 받을 것을 대비하여 하청회사에 각 장치 부분의 견적을 의뢰하였으나, F로부터 수주를 받을 수 없었다. X는 위 견적사양서 등을 정비 보존하고, 그 후에도 매년 제철회사 등으로부터의 거래요구에 따라 입찰에 참가했다.

X는 1971년 5월에 소외 H에게 납품하여 이후 현재까지 전동식 워킹빔식 가열로인 확인대상제품을 제조 판매하고 있다. 확인대상제품의 기본적인 구조는 A제품과 동일하고, 모두 본건 특허발명의 기술적 범위에 속하며, 특허청구범위와 관계없는 4점에 있어서 상이할 뿐이다.

X가 Y1, Y2에 대하여 특허법 제79조에 의한 선사용권을 가지므로 확인대상제품의 제조 판매는 본건 특허권의 침해가 되지 않는다고 하여, 
①금지청구권 부존재 확인, 
②선사용권 확인, 
③부정경쟁방지법에 의한 허위사실 진술 유포금지, 
④위 ③에 의한 손해배상을 구하자, Y1은 본건 특허권에 의하여, 
⑤확인대상제품의 제조판매금지 등, 
⑥ 손해배상, Y2는 전용실시권에 의한
⑦ 확인대상제품의 제조판매금지 등을 구하는 반소를 제기했다. 

(2) 사건 특허발명
본건 특허발명의 특허청구범위는 다음과 같다.

공작물을 교대로 지지하기 위한 적어도 2조의 컨베이어 레일과, 그 컨베이어 레일 중 적어도 1조를 타방의 컨베이어 레일에 대하여 상대적으로 이동시키기 위한 키야리트지를 포함 하고, 상기 컨베이어 레일의 각각이 복수 개의 공작물 지지 패드를 가지고, 더욱이 상기 키야리트지의 하측에 따라 연재하는 한 쌍의 평행도리와, 그 평행도리의 하측에 배설되어 그 평행 도리 및 상기 키야리트지를 지지한 연직 방향으로 왕복운동시키기 위한 적어도 4개의 회전 편심 고리와, 그 회전 편심 고리에 의한 연직 운동에 독립한 상기 키야리트지를 수평 방향으로 왕복 운동시키기 위한 수평 구동장치를 포함하고, 상기 편심 고리의 각각이 상기 평행 도리의 하측의 개소를 지지하기 위한 회전 자재인 외주환을 가지고 있는 것을 특징으로 하는 화로의 내화실을 통해 공작물을 반송하는 동형형 컨베이어.

그리고, 본건 특허 발명이 가져오는 작용 효과는, 다음의 (1)부터 (6)과 같다. 
① 한 번에 복수의 큰 강철의 슬라브, 브룸 또는 비레트토를 가열해 운반하고, 거기에 공작물의 하나하나를 전체에 걸쳐 균일한 온도로 가열할 수 있다.
② 홈 공작물을, 비록 그것이 왜곡되어도 오븐 속에서 활성화 나를 수 있다.
③ 별도로 동시에도, 수직 방향과 수평 방향으로 왕복 운동을 시킬 수 있다.
④ 동형로 내의 열에 대해 슬라브 전체 표면적의 효과적인 노출이 가능하다.
⑤ 슬라브 서포트 접촉하여 일어나는 가열된 슬라브 표면 긁힘 등을 실제상 제거해, 축소할 수 있다.
⑥ 150만 파운드의 총 부하를 효율적으로 처리하며, 작업 서비스를 쉽고 단순하고 강력한 장치를 제공하는 것이다.



3. 소송에서의 쟁점

확인대상제품이 본건 특허발명의 기술적 범위에 속하는 것은 다툼이 없고, 단지 X가 출원일 전에 발명의 실시사업의 준비를 하고 있었다고 할 수 있는가, 또한 출원일 전에 X가 준비하고 있던 A제품의 선사용권의 효력은 확인대상제품에 미치는 것인가가 다툼이 되었다.



4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map
1984. 02. 27. 나고야 지방재판소 昭和 52年 (ワ) 1615号 선사용권 인정, 반소 기각
1985. 12. 24. 나고야 고등재판소 昭和 59年 (ネ) 164号 항소 기각
1986. 10. 03. 최고재판소 昭和61(オ)454 상고기각

(2) 고등재판소의 판결
제1심 名古屋地裁 1984. 2. 27. 판결은 A제품에 관련된 발명에 대하여 선사용권을 인정하고, 그 효력은 확인대상제품에 미친다고 하여 X의 ①, ②를 인용하고, Y등의 반소청구(⑤~⑦)을 모두 기각했다.(X의 ③,④청구는 기각됐다.)
원심 名古屋高裁 1985.12.24. 판결은 이유는 상이하나, 같은 취지의 판단을 하고 항소를 기각했다.



5. 최고재판소의 판단

(ⅰ) “특허법 제79조에서 말하는 발명의 실시인 ‘사업의 준비’란 특허출원발명의 내용을 알지 못하고 이와 같은 내용의 발명을 한 자 또는 그 자로부터 지득한 자가 그 발명에 대하여 아직 사업의 실시단계에는 이르지 못하였으나, 즉시 실시할 의도를 가지고 있고, 또한 그 즉시 실시의 의도가 객관적으로 인식되는 태양, 정도로 표명되어 있는 것을 의미하는 것이라고 해석하는 것이 타당하다.”

(ⅱ) “특허법 제79조…에서 말하는 ‘실시 또는 준비를 하고 있는 발명의 범위’란 특허발명의 특허출원시(우선권주장일)에 선사용권자가 일본 국내에서 실시 또는 준비하고 있던 실시형식으로 한정되는 것이 아니라, 그 실시형식으로 구현되고 있는 기술적 사상 즉 발명의 범위를 말하는 것이며, 따라서 선사용권의 효력은 특허출원시(우선권 주장일)에 선사용권자가 현실로 실시 또는 준비를 하고 있던 실시형식만이 아니라, 이것에 구현된 발명과 동일성을 잃지 않는 범위 내에서 변경한 실시형식에도 미치는 것이라고 해석하는 것이 타당하다.” 



6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 서설
본 판결의 취지 (ⅰ)은 특허법 제79조에서 규정한 선사용권의 성립요건인 발명의 실시인 사업의 준비에 대하여, 판결의 취지 (ⅱ)는 선사용권의 성립범위에 대하여 각각 最高裁로서 처음으로 판단한 것이다. 

(2) 선사용권의 의의
특허출원에 관한 발명의 내용을 알지 못하고 스스로 그 발명을 하거나 특허출원에 관한 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 한 자로부터 지득하여 특허출원시에 일본국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적범위 내에서 그 특허출원에 관한 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.(특허법 제79조) 이를 선사용권이라고 한다. 이 선사용권은, 소송에서 피고의 방어수단으로서 주장으로 이용되는 때가 많다. 또한 실시가 공연하게 행해지고 있었다면, 선원발명은 신규성을 상실하여 무효이기 때문에 피고는 별도 무효심판을 제기하든지 소송 중에 무효의 항변을 주장하는 등으로 방어할 수 있다.

특허법 제79조의 취지에 대해서는 ①공평성과, ②경제설, ③절충설이 있으나, 연혁적으로는 경제설로부터 공평설로 옮겨가고 있으며, 공평설이 거의 통설로 본 판결도 판결 취지 (ⅱ)의 이유에서 기본적으로 공평설에 의할 것을 판시하고 있다. 

(3) 사업의 준비
① 특허법 제79조의 “실시”에 대해서는 발명의 실시에 대한 정의 규정도 있어 문제는 적다. 그러나 어떤 단계에서 “사업의 실시”라고 할 수 있는가는 개념으로서도 반드시 명확하지 않아 문제가 많다. “준비”라고 할 수 있기 위해서는 발명의 완성이 전제이고, 본 판결도 발명의 완성을 인정하고 있다.

“사업의 준비”는 구 특허법 제 37조가 “사업설비를 가지는 자”로서 “사업설비”라고 규정하고 있던 것을 개정한 것이다. 이 점에 대해서는 구법이 “사업설비를 가진 자로 한정하는 것은 너무 좁은 것이기 때문에 개정한 것이다”라고 되어 있으나, 구법의 “사업설비”와 현행법의 “사업의 준비”와는 동일한 개념으로, 광협의 차이는 없다고 하는 견해도 있다.

② 본건 最高裁판결과 그 원심, 1심 판결 이전의 하급심판결에서는 “사업설비”, “사업의 준비”에 의한 선사용권의 성립은 거의 인정되지 않고, 제조를 위한 설계도나 도면이 완성되고, 나아가 필요한 기재의 발주 등까지 이루어진 경우에 인정되었음에 불과했다.

그럼에도 본 판결은 현실로 A제품을 제조하기 위해서는 견적사양서 등으로부터 나아가 상당한 다수의 도면 등을 작성하여야 하고, 그를 위하여 상당한 시일을 요함에도 불구하고 “견적사양서 등의 제출행위”에 의해 “사업의 준비”를 긍정한 것 이므로 실무에 미치는 영향은 크다고 할 수 있다.

③ 특히 본 판결은 워킹빔식 가열로가 거래 요구로부터 수주, 납품에 이르기까지 상당한 기산을 필요로 한다는 점, 대량생산품이 아니라 개별적 주문을 받아 비로소 생산에 착수한다는 점, 미리 부품 등을 사서 비축하는 것이 아니라는 점 등의 사정에 의해 판시(ⅰ)의 즉시실시의 의도와 그 의도의 객관적 표명을 긍정한 것이다.

또한 판시(ⅰ)에 관하여 예를 들어 구법하의 판결예에 있어서도 “ ‘실시의 사업설비를 가지는 것’이란 위 발명을 즉시 실시하려고 하는 의사를 가지고, 또한 그 의사의 객관적 표명으로서의 시설을 가지는 것을 말한다.”고 하고 있으며, 학설도 “준비”에 대하여 발명의 완성과 완성된 발명에 대한 즉시 실시의 의도를 가지는 것, 발명과 실시의 의도가 객관적으로 인식될 수 있는 정도로 표명되고 있는 것으로 하고 있다.

이러한 의미에서 판시(ⅰ)은 종전의 판례, 학설의 흐름에 따르는 것으로, 본 판결은 “사업의 준비”에 대하여 종전의 판결, 학설에 따르면서 사안에 따라 유연한 판단을 나타낸 것으로 평가하여야 할 것이다.

(4) 선사용에 의한 통상실시권이 인정되는 범위
① 특허법 제79조의 “실시 또는 준비하고 있는 발명의 범위 내”에 대해서는 ⓐ실시형식 한정설, ⓑ발명사상설의 대립이 있으나, 후자가 통설판례이다.

② 본 판결의 원심, 1심 판결 모두 발명사상설에 입각한 것이며, 본 판결도 판시 (ⅱ)와 같이 발명사상설에 입각한 것을 명확히 하였다.

본 판결의 판시(ⅱ)에 이어서, 이 이유를 “선사용권 제도의 취지가 주로 특허권자와 선사용권자와의 공평을 도모하는 것에 있는 것에 비추어 보면…실시형식 이외에 변경하는 것을 일체 인정하지 않는 것은 선사용권자에게 있어 가혹한 것으로 타당하지 않으며, 선사용권자가 자기의 것으로 지배하고 있던 발명의 범위에서 선사용권을 인정하는 것이 동조의 문리에도 맞는다.”라고 판시하여, 기본적으로 공평설에 의하는 것을 명확히 하였다.

③ 본 판결은 나아가 그 범위에 대하여, “실시형식으로 구현된 발명이 특허발명의 일부에만 상당할 때는 선사용권의 효력은 당해 특허발명의 당해 일부에만 미치지만, 위 발명의 범위가 특허발명의 범위와 일치할 때는 선사용권의 효력은 당해 특허발명의 전부에 미친다.”고 판시한 후에, A제품은 확인대상제품과 4가지 점에서 상이하나 본건 특허발명의 특허출원당시(우선권주장일 당시)의 기술수준, 기타 사실관계 하에서는 A제품에 구현되어 있는 발명은 본건 특허발명과 같고, 보다 추상적인 기술적 사상을 그 내용으로 하고 있어, 그 범위는 본건 특허발명의 범위와 일치하여, 선사용권의 효력은 본건 특허발명의 전 범위에 미치는 것이고, 따라서 확인대상제품에도 미친다고 한 원심의 판단을 정당하다고 하였다. 

④위 판시 부분에 대해서는 특허발명의 일부인가 전부인가라고 하는 대비방법을 비판하는 견해도 있으나, 사안에 맞는 것으로 긍정하는 견해도 있다. 본 판결의 사안은 위 4개의 상이점이 특허청구범위와 직접 관계되는 것이 아니고, 확인대상제품의 4개의 장치 부분은 모두 출원 전에 공지된 것으로서, 명백히 치환 가능한 물건 도는 방법이었다는 것, X가 본건 특허권에 대하여 특허법 제79조에 의한 통상실시권을 가지는 것의 확인청구가 인용된 사안이라는 것, 특허청구범위의 문언이 실시예에 지극히 가깝고 또한 A제품, 확인대상제품 모두 특허청구범위의 문언과 극히 유사한 형태로 특정되어 있는 것을 고려하면 본 판결의 방법도 긍정할 수 있을 것이다. 그러나 발명사상설에 입각한 이상 본래 A제품에 구현된 기술사상의 범위 내에 확인대상제품이 들어갈 것인가가 검토되어야 하며, 본 판결은 적어도 판시의 “일부에만 미치는”경우에 대한 판단 기준은 나타내고 있지 않다. 

(5) 이 사건에서 구체적 판단
1) 특허법 제 79 조의 "사업 준비"의 의의
특허법 제 79 조의 "사업 준비"는 특허 출원에 관련된 발명의 내용을 모르고 이와 같은 내용의 발명을 한 자 또는 이 사람에게서 지득한 자가 그 발명에 대하여 아직까지 사업의 실시 단계에는 이르지 않지만, 즉시 실시 의도를 가지고 있으며, 또한 그 즉시 실시 의도를 객관적으로 인식하는 태양, 정도에서 표명되고 있다는 것을 의미한다고 해석 하는 것이 상당하다.

원고 회사 견적 명세서 등에는 원고 회사 제품의 기술적인 과제의 해결을 위해 채용된 기술적 조치가 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적 하는 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적으로 객관적인 것으로 보인다고 할 수 있고, 원고 회사는 견적 사양서 등을 후지 제철에 제출한 무렵에는 이미 원고 회사 제품에 관한 발명을 완성하고 있었던 것으로 해석할 것이 상당하다.

원고는 본건 특허 발명의 특허 출원시 원고 회사 제품에 관한 발명에 대해 실제로 실시 사업의 준비를 하고 있었던 것으로 해석할 것이 상당하다.

2) 특허법 제 79 조 "실시 또는 준비를 하고 있는 발명의 범위"의 의의
특허법 제 79 조 말하는 "실시 또는 준비를 하고 있는 발명의 범위"는 특허 발명의 특허 출원시 전에 사용권자가 현재 일본 국내에서 실시 또는 준비를 하고 있는 실시 형식에 한정되는 것이 아니라, 그 실시 형태로 구현되는 기술적 사상 즉 발명의 범위를 말한다.

선사용권의 효력은 특허 출원시 선사용권자가 실제로 실시 또는 준비를 하고 있는 실시 형식뿐만 아니라, 이것에 구현된 발명과 동일성을 잃지 않는 범위 내에서 변경한 실시형식에도 미치는 것이라고 해석하는 것이 타당하다. 



7. 관련 판례

(1) 最高裁 1969. 10. 17. 1966(オ)1360
① ”구의장법 제9조에서 말하는 ‘그 의장실시의 사업을 하는’이라고 하는 것은, 당해 의장에 있어서의 실시권을 주장하는 자가 자기를 위하여 자기의 계산으로 그 의장실시의 사업을 하는 것을 의미”하고, 또한 “그것은 단순히 그 자가 자신이 가지고 있는 사업설비를 사용하여 스스로 직접 위 의장에 관계된 물품의 제조, 판매 등의 사업을 하는 경우만을 지칭하는 것은 아니고, 나아가 그 자가 사업설비를 가지는 타인에게 주문하여 자기를 위해서만 위 의장에 관계된 물품을 제조하게 하여 그 인도를 받아 이것을 타인에게 판매하는 경우 등을 포함한다.” 

② “Y등은 소외 S의 주문에 기하여, 오로지 동 회사를 위해서만, …제조, 판매 내지 수출을 한 것에 지나지 않는다. …결국, Y등은 위 S의 기관적 관계에 있어 동 회사가 가지는 …의장에 있어서의 선사용권을 행사한 것에 지나지 않는다.” Y등이 한 “제조, 판매 내지 수출의 행위는 위 S의 의장에 있어서의 선사용권 행사의 범위 내에 속한다.” 

(2) 札幌高判 1967.12.26., 東京地判 2001. 1. 30
이중발명(二重發明)에 한정할 것인가 문제되는데, 이는 선사용권자는 특허발명의 발명자와는 별개의 사람으로부터 발명을 지득할 필요가 있는지의 여부의 문제이다. 법조문상은, 그처럼 해석되며 판례도 그러한 예가 많다. 그러나 특허발명의 발명자로부터 사람을 통하여 발명의 내용을 알게 되어 선사용하고 있던 사람 등, 지득 경로가 동일 기원에 이르는 경우에 대해서도, 선사용권을 인정한 판례가 있다.



8. 시사점

선사용권자가 실시하고 있던 발명, 고안의 내용과 범위는 선사용권자가 특허출원시에 실시하고 있던 기술, 변경 후의 기술, 이를 실시할 때까지의 제 연구, 시험기록, 도면, 설명서, 제품공정 및 방식에 관한 자료, 시제품 등, 객관적으로 외부에 표시된 것으로부터, 당시의 기술수준에 의하여 판단되어야 하는바, 그 구체적 기준에 대해서는 학설도 반드시 일치되어 있지 않고, 앞으로의 판결예의 집적이 기대되고 있는 바이다.


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