원고(피항소인)	주식회사 저스트시스템
원고 대리인	후쿠시마 에이이치 (福島栄一)
피고(항소인)	마쯔시타전기산업 주식회사
피고 대리인	오노 세이지 (大野聖二)
사건번호	平成17年(ネ)第10040号
판결일자	2005년 9월 30일
판사	시노하라 카츠미
1심법원	동경지방재판소
1심법원 판결일	2005년 2월 1일
관련특허	(특허2803236) 정보처리장치 및 정보처리방법
관련법령	특허법 101조2호, 4호 특허법104조의3제1항 특허법29조2항
관련기술	정보처리장치

2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
원고는 영상음향기기, 가전제품, 정보통신기기 등의 제조·판매 등을 업으로 하는 기업이며, “정보처리장치 및 정보처리방법”(특허 번호 제 2803236 호)의 특허권자이다. 피고는 컴퓨터 시스템의 개발 및 판매 등을 목적으로 하는 기업이다.

피고는 「一太郎」및「花子」라는 문자 및 도형작성 소프트웨어 (이하‘Y제품’)를 제조·판매하고 있다. Y제품을 유저는 개인용 컴퓨터에 인스톨해서 사용하는데, 설치하면 도움말 기능을 사용할 수 있게 된다.

원고는 피고의 행위가 자신의 특허권을 간접침해라고 주장하며 제품의 제조·양도 등의 금지 및 폐기청구를 하였고, 원심에서 피고의 청구가 인용되어 피고가 항소한 사건이다.

(2) 사건 특허발명
발명의 명칭을 “정보처리장치 및 정보처리방법”으로 하는 이 사건 특허발명의 청구범위는 아래와 같다.

청구항 1 "아이콘의 설명을 표시하는 기능을 수행하는 제 1의 아이콘 및 소정의 정보처리 기능을 수행하기 위한 제 2의 아이콘을 화면에 표시하는 표시 수단, 상기 표시 수단의 표시 화면에 표시되는 아이콘을 지정하는 지정 수단과, 상기 지정 수단에 의한 제 1의 아이콘 지정에 이어 제 2의 아이콘 지정에 따라, 상기 표시 수단의 표시 화면에 상기 제 2의 아이콘의 기능 설명을 표시하는 제어 수단을 갖는 것을 특징으로 하는 정보 처리 장치 "

청구항 2 "상기 제어 수단은 상기 지정 수단에 의한 제 2 아이콘 지정이 제1의 아이콘 지정 직후가 아닌 경우에는, 상기 제 2의 아이콘 소정의 정보 처리 기능을 수행하는 것을 특징으로 하는 청구항 1 기재의 정보 처리 장치 "

청구항 3 "데이터를 입력하는 입력 장치와 데이터를 표시하는 표시 장치를 갖춘 장치를 제어하는 정보 처리 방법이며, 기능 설명을 표시하는 기능을 수행하는 제 1의 아이콘 및 소정 정보 처리 기능을 수행하기 위한 제 2의 아이콘을 화면에 표시하고, 제 1의 아이콘 지정에 이어 제 2의 아이콘 지정에 따라 화면에 상기 제 2의 아이콘 기능 설명을 표시하는 것을 특징으로 하는 정보 처리 방법 "

이상과 같이 본 발명은, 아이콘의 기능 설명을 표시한 기능을 실행시킨 제1의 아이콘 및 소정의 정보처리 기능을 실행시키기 위한 제2의 아이콘을 표시 화면에 표시시킨 표시수단과, 표시수단의 표시 화면상에 표시되는 아이콘을 지정하는 지정 수단과, 지정수단에 의한 제1의 아이콘의 지정에 계속하는 제2의 아이콘의 지정에 따라, 표시수단의 표시 화면상에 상기 제2의 아이콘의 기능 설명을 표시시킨 제어 수단을 갖는 구성과 아래 것에 의해, 소정의 정보처리 기능을 나타내는 제2의 아이콘의 기능 설명을 알고 싶은 경우에는, 제1의 아이콘을 지정한 뒤, 제2의 아이콘을 직접 지정하는 것으로 제2의 아이콘의 기능설명이 이루어지기 때문에 조작성에 우수한 정보처리 장치를 제공할 수 있다.

3. 소송에서의 쟁점

이 사건에서는
① 청구항의 해석과 관련하여 피고 제품을 설치한 컴퓨터에 표시되는 "도움말 모드"버튼과 "인쇄"버튼은 본건 각 구성 요소에서 말하는 "아이콘"에 해당하는가?
② 간접 침해(특허법101 조 2 호, 4 호)가 성립하는가?
③ 본건특허는 특허무효심판에 의해 무효가 되어야 할 것이라고 인정하여 본건 특허권의 행사는 허용되지 않는지 여부 및
④ 피고가 외국에서 반포된 영어로 된 문헌을 새롭게 제출하는 것이 시기에 늦은 공격방어방법인지 여부가 주요 쟁점이다.

4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map 2005. 02. 01. 동경지방재판소 平成16年(ワ)第163732号 청구인용
2005. 09. 30 . 지적재산 고등재판소 平成17年(ネ)第10040号 원판결 취소, 청구기각

(2) 지방재판소의 판결
원 판결은 피고 제품을 설치한 PC 및 그 사용은 본 발명의 구성 요건을 모두 충족하기 때문에, 그 기술적 범위에 속하고 또한 피고의 행위는 특허법101 조 2 호 및 4 호에 의해 침해로 간주되는 이른바 간접 침해가 성립하는 바, 본건 발명의 진보성을 결여하여 무효 사유가 명백하다는 것은 있을 수 없기 때문에, 원고의 본건 특허권에 기초한 청구는 권리남용에 해당하지 않는다. 따라서 원고의 청구를 모두 인용하였다.

5. 고등재판소의 판단

법원은 위의 쟁점에 대한 원판결 및 당사자의 추가적인 주장에 대하여 다음과 같이 판단했다.

① 피고의 제품을 설치하는 것은 PC를 생산함에 있어서 피고 제품은 특허발명 제 1·2 발명에 따른 과제 해결에 불가결하기 때문에 특허발명 제 1·2 발명에 대해 간접 침해가 성립한다.

② 법 101 조 4 호는 그 물건 자체를 이용하여 특허 발명에 따른 방법을 실시하는 것이 가능하고 그들에 관하여 이것을 생산, 양도 등을 하는 행위를 특허 침해로 볼 것이며, 그런 생산에 사용되는 물질을 제조, 양도 등을 하는 행위를 특허 침해로 간주하고 있는 것은 아니다. 본건에서 피고가 하고 있는 행위는 해당 PC의 생산, 양도 등 또는 양도 등의 행위가 아니라 해당 PC의 생산에 사용되는 항소인 제품에 대한 제조, 양도 등 또는 양도 등의 신청에 불과하기 때문에, 피고의 상기 행위가 같은 호 소정의 간접 침해에 해당한다는 것은 이유 없다고 하여 지방재판소의 판단을 일부 뒤집었다.

③ 법 104 조의 3 제 1 항의 적용에 대해 본건 제 1 ~ 3 발명은 ‘을 18 발명품’과 주지의 기술 사항에 따라 이 업체가 쉽게 발명을 할 수 있었던 것 이기 때문에, 본 발명에 따른 본건 특허는 특허법 29 조 2 항에 위반되는 것으로, 특허 무효 심판에 의해 무효가 되어야 하며, 원고는 항소인에게 본건 특허권을 행사할 수 없다고 하여 지방재판소의 판단을 뒤집었다.

④ 본건 특허의 무효 사유에 관한 부분은 새로 된 자료를 기반으로 하기는 하지만, 이들은 모두 외국에서 반포된 영어 문헌이고, 본건 소송 제기보다 15 년 가까이 전에 본건 특허 출원시 이전에 반포된 것이므로 이러한 공지 자료 조사 찾기 위해 나름의 시간을 요하는 것은 어쩔 수 없다. 원고 주장의 사정에 따라 피고가 본 심사에서 새로 제출한 추가적인 주장· 입증이 시기에 뒤진 것은 아니다.

따라서, 원고의 청구는 모두 이유가 없기 때문에, 항소를 인용하여 원판결을 취소하고 원고의 청구를 모두 기각한다.

6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 서설
특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 전유(專有)한다(법68조). 여기서 특허발명의 실시란, 특허발명의 구성전체의 실시를 말하며, 일부만의 실시는 해당하지 않는다(권리일체의 원칙). 따라서 제3자가 업으로서 일부만을 실시하고 있었을 경우에는 원칙으로서 특허권의 침해는 성립하지 않게 된다.

그렇지만, 이러한 원칙을 관철한다면 이른바 예비적 행위 등을 금지할 수가 없고, 특허권의 효력이 실질상 멸살(滅殺)되는 것이 된다.

그래서, 특허법에는 일정한 행위에 대해서 특허권을 침해하는 것으로 간주한다는 규정이 있다(법101조 각호).

(2) 독립설과 종속설
간접침해가 인정되기 위해서는, 직접침해가 있는 것을 필요로 하는지 여부가 문제로 된다. 판례에서는 가정에서 특허제품으로서 조립할 수 있기 위한 부품을 업으로서 제조, 판매하는 행위에 대해서, 간접침해의 성립을 인정한 사례(東京地判昭和56(‘81)年 2月 25日)가 있는 한편에, 본건고안과 관련되는 해머를 구매한 사람에게, 교체용의 타격판을 제조, 판매한 행위를 간접침해로서 인정하는 전제 문제로서 구입자가 타격판을 바꾸는 행위가 침해 행위를 구성하는지의 여부가 문제가 된 사례(大阪地判平成元(’89)年 4月 24日)도 있다.

한가지 견해는 전자의 판례를 직접침해의 유무를 문제로 해서는 안 된다고 하는 설(독립설)을 채용한 것으로, 후자의 판례를 직접침해의 실행이 없으면 안 된다고 하는 설(종속설)을 채용한 것으로 정리한다. 한편, 다른 견해는 이 문제는 독립설인가 종속설인가 하는 형태로 논할 문제가 아니고, 개개의 사안에 따라 개별 구체적으로 결정되는 것이라는 이해를 전제로 하고, 상기 각 판례 모두 간접침해가 성립할지를 다른 규정과의 관계나 당사자 사이의 관계를 근거로 하여 검토한 결과, 직접침해행위가 필요한 경우와 불필요한 경우가 있는 것을 나타내고 있는 것에 불과하다고 한다.

(3)「~에만」형 간접침해(법101조 1호 및 3호)
특허법 101조 1호 및 3호에서는, 그 물건의 제조「에만」또는 그 방법의 사용 「에만」이용하는 물건을 제조, 양도 등을 하는 행위가 침해로 간주된다.

이 발명의 실시 「에만」사용하는 물건이란, 그 물건에 경제적, 상업적 또는 실용적인 다른 용도가 없어야 한다. 왜냐하면 업으로서 생산, 양도 등이 되는 물건이 발명의 침해행위를 유발할 개연성이 지극히 높다고 말할 수 있는지 아닌지는 그 물건의 경제적, 상업적 또는 실용적인 용도의 유무라고 하는 관점에서 판단해야 하기 때문이다.

판례에서는, 대상제품에 본건발명과의 관계에서 경제적, 상업적 또는 실용적인 다른 용도가 없으므로, 대상제품은 본건발명의 실시에만 사용하는 것으로 인정한 사례가 있다(大阪地判平成12(‘00)年 10月 24日).

(4) 다기능형 간접침해(법101조 2호 및 4호)
‘02년(平成14年)의 특허법개정에 의해, 「~에만」의 요건을 제외하는 대신에 주관적 요건을 추가한 간접침해의 유형이 있다(법101조 2호 및 4호). 이 유형의 간접침해는 다기능형 간접침해로 불리기도 한다.

이 다기능형 간접침해에서는, 특허권의 효력이 과대하게 확장되는 것을 막을 수 있도록, 간접침해의 대상은 「발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것」으로 한정하였다. 또한, 거래안전을 확보하기 위해서, 「일본국내에서 널리 일반적으로 유통되고 있는 물건」은 제외되었다. 게다가 주관적 요건으로서 「그 발명이 특허발명인 것」과「그 물건이 그 발명의 실시에 이용되는 것」을 알고 있는 것이 필요하다.

최근의 지적재산고등재판소의 판례에서는, 물건의 발명에 대해서, 101조 2호의 간접침해를 인정한 한편, 방법의 발명에 대해서, 101조 4호의 간접침해를 부정 한 사례가 있다(知財高判平成17(‘05)年 9月 30日).

(5) 간접침해가 성립되지 않는 경우, 공동불법행위의 성립 여부
간접침해가 성립되지 않는 경우, 공동불법행위(일본민법 719조)가 성립하는지 아닌지가 문제된다.

판례에서는 직접침해, 간접침해의 모두 인정받지 못하기는 했지만, 발명의 분담 실시에 의한 특허권의 공동침해가 성립 할 수 있다는 취지가 판시된 사례가 있다(大阪地判昭和36(‘61)年 5月 4日).

이 사례에서는, 타인의 특허 방법의 일부분의 실시 행위가 다른 사람의 실시 행위와 합쳐서 전체적으로 타인의 특허 방법을 실시하는 경우에 해당할 때 예를 들면 일부의 공정을 다른 사람에게 청부하고 여기에 스스로 다른 공정을 더하여 전 공정을 실시하는 경우 또는 몇 사람이 공정의 분담을 정하여 결국 공동으로 전 공정을 실시하는 경우에는, 전자는 주문자가 스스로 전 공정을 실시하는 것과 다르지 않고 후자는 몇 사람이 공정의 전부를 공동하여 실시하는 것과 다르지 않는 것이므로, 모두 특허권의 침해행위를 구성 한다고 하였다.

(6) 이 사건에서의 구체적 판단
1) 구성 요건 충족성
「아이콘」이란, 「표시 화면상에 각종의 데이터나 처리 기능을 그림 또는 그림 문자로서 표시한 것」이라고 일반적으로 이해되고 있어 본건 발명에서 말하는 「아이콘」도, 표시 화면상에 각종의 데이터나 처리 기능을 그림 또는 그림 문자로서 표시하고, 명령어를 처리하는 것이면 충분하고 그 이상으로, 드래그 내지 이동 가능성이나 데스크탑상에의 배치 가능성이라고 하는 한정을 첨부근거는 없는 사항, 피고제품의 「도움말 모드」버튼 및 정보처리 기능을 실행시키는 버튼 중 임의의 선택과 관련되는 버튼(이하 「정보처리 버튼」이라고 한다.)은, 본건 발명의 특허 청구의 범위에 있어서의 상기 「아이콘」에 해당하기 때문에, 피고 제품을 설치한 PC 및 그 사용은 각각 본건 제1및 제2발명 및 본건 제3발명의 각 구성 요건을 충족하고, 그 기술적 범위에 속한다, 라고 판단한다.

2) 간접 침해의 성공 여부
＜제1 발명, 제2 발명에 대해(장치 발명)＞
「피고 제품의 설치에 의해, 도움말 기능을 포함한 프로그램 전체가 PC에 설치되어 본건 제1, 제2발명의 구성 요건을 충족하는 「피고제품을 설치한 PC」가 처음으로 완성하는 것이기 때문에, 피고 제품을 설치하는 것은, 상기 PC의 생산에 임하는 것이라고 해야 하는 것이다.」로 「피고제품을 설치 한 PC」에 대해서는,··, 피고 제품은, 본건 제1, 제2발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것에 해당한다.」라고 판단되었다.

또, 「··피고 제품을 도움말 기능을 포함한 형식에서 PC에 설치하면, 반드시 본건 제1, 제2발명의 구성 요건을 충족 하는 「피고 제품을 설치한 PC」가 완성되는 것이어서, 피고 제품은 본건 제1 및 제2발명의 구성을 가지는 것의 생산에게만 이용하는 부분을 포함하는 것이기 때문에, 동호에 말하는 「일본 내에 있어 널리 일반적으로 유통하고 있는 것」에 해당되지 않는 것으로 해야 한다.」

또, 「피고 제품에 대해서는, 이것을 오로지 개인적이고 가정적 용도에 이용하는 이용자(유저)가 적지 않은 비율을 차지한다고 해도, 거기에 한정되는 것은 아니고, 법인 등 업으로서 이것을 PC에 설치하여 사용하는 이용자(유저)가 존재하는 것은 당 재판소에 현저하다. 그렇다면, 일반적으로, 간접 침해는 직접 침해의 유무에 관계없이 성립하는 것이 가능하다는 이른바 독립설(일본의 간접침해(한국도 같다)와 비교되는 미국의 기여침해(contributory infringement, 미국특허법 271조(c), 방조적 침해라기도 함)는 기여되거나 유도되었던 행위가 직접침해를 구성해야 성립한다는 점에서 일본의 그것과 다르다.) 의 입장에 있어 물론, 간접 침해는 직접 침해의 성립에 종속된다는 이른바 종속설의 입장에서도, 피고가 피고 제품을 제조, 양도 등 또는 양도 등의 청약을 하는 행위에 대해 특허법 101조2호 소정의 간접 침해의 성립이 부정되는 것은 아니다.」

이상에 의해, 101조 2항의 간접 침해를 인정했다.

＜제3 발명에 대해＞
재판소는, 「피고 제품을 설치한 PC」는, 그러한 방법에 따르는 사용 이외에도 용도를 가지는 것이어도, 동호에 말하는 「그 방법의 사용에 이용하는 것···이며 그 발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것」에 해당하는 것이라고 해야 하는 것이기 때문에, 해당 PC에 대해 생산, 양도 등 또는 양도 등의 청약을 하는 행위는 동호 소정의 간접 침해에 해당 할 수 있는 것이라고 해야 하는 것이다. 그렇지만, 동호는, 그 물 자체를 이용해 특허 발명과 관련되는 방법을 실시하는 것이 가능한 것에 대해 이것을 생산, 양도 등을 하는 행위를 특허권 침해로 간주하는 것이며, 그러한 물건의 생산에 이용되는 것을 제조, 양도 등을 하는 행위를 특허권 침해로 간주하고 있는 것은 아니다.」로 설시하고, 「본건에 대하여, 피고가 하고 있는 행위는, 해당 PC의 생산, 양도 등 또는 양도 등의 청약이 아니고, 해당 PC의 생산에 이용되는 피고 제품에 대한 제조, 양도 등 또는 양도 등의 청약에 지나지 않기 때문에, 피고의 상기 행위가 동호 소정의 간접 침해에 해당한다고 할 수 없다.」라고 판단했다. 게다가 평성 12년 12월 공표의 「개정 특허·실용신안 심사 기준」에 의해 「프로그램 그 자체」에 대해서, 각각 특허 발명이 될 수 있는 것을 인정하는 운용을 개시하고 있고, 또, 평성14년 법률 제24호에 의한 개정 후의 특허법에 대해서는, 기록 매체에 기록되지 않는 프로그램 등이 그 자체로서 동법에 있어서의 보호 대상이 될 수 있는 것이 명시적으로 규정되고 있다 (동법2조3항1호, 4항 참조, 평성 14년9월1일 시행). 이러한 사정에 비추면, 동법 101조4호에 대하여 상기와 같이 해석하고, 프로그램 등의 발명에 관해서, 동법에 따르는 보호가 부족한 것은 아니다.」로 설시했다.

3) 특허권의 행사의 제한
＜제1발명과 을18발명과의 대비＞
[일치점]　「아이콘의 기능 설명을 표시시키는 기능을 실행시키는 기능 설명 표시 수단, 및 소정의 정보처리 기능을 실행시키기 위한 제2의 아이콘을 표시 화면에 표시시키는 표시 수단과, 상기 표시 수단의 표시 화면상에 표시된 아이콘을 지정하는 지정 수단과, 상기 지정 수단에 의한, 기능 설명 표시 수단의 지정에 계속하는 제2의 아이콘의 지정에 따라, 상기 표시 수단의 표시 화면상에 상기 제2의 아이콘의 기능 설명을 표시시키는 제어 수단을 가지는 것을 특징으로 하는 정보처리 장치」

[차이점]　아이콘의 기능 설명을 표시시키는 기능을 실행시키는 「기능 설명 표시 수단」이, 본건 제1발명에서는 「아이콘」인데 대해, 을18 발명에서는, 「스크린/메뉴 도움말」아이템인 점.

＜제2발명과 을18발명과의 대비＞
[일치점]　본건 제1발명과 상기 일치점에 부가하고, 제어 수단이 「전기 지정 수단에 의한 제2의 아이콘의 지정이 기능 설명 표시 수단의 지정의 직후가 아닌 경우는, 상기 제2의 아이콘의 소정의 정보처리 기능을 실행 시킨다」는 점에서 일치한다.
[차이점] 본건 특허 출원 당시, 소정의 정보처리 기능을 실행하기 위한 수단으로서 「아이콘」은 주지의 기술 사항이며, 또, 증거(을13문헌, 을18문헌)에 의하면, 같은 수단으로서 「메뉴 아이템」도 주지의 기술 사항이었다. 소정의 정보처리 기능을 실행하기 위한 수단으로서 「아이콘」또는 「메뉴 아이템」의 어느 것을 채용할지는, 당업자가 적절하게 선택할 수 있는 기술적인 설계 사항이라고 해야 한다.

을18발명에 대하여, 아이콘의 기능 설명을 표시시키는 기능을 실행시키는 「기능 설명 표시 수단」으로서, 「스크린/메뉴 도움말」아이템에 대신해 「아이콘」을 채용하는 것은, 당업자가 용이하게 실시할 수 있는 것으로 해야 한다. 그리고 본건 발명의 작용 효과는, 아이콘의 기능 설명을 표시시키는 기능을 실행시키는 「기능 설명 표시 수단」으로서 주지의 「아이콘」을 채용하는 것으로 당연히 예측되는 정도의 것이며, 특별히 현저한 것이라고는 할 수 없다.

만일, 본건 특허 출원 당시, 어플리케이션의 화면으로부터 직접 이용되는 도움말 기능을 실행하기 위해서 「풀다운·메뉴」를 이용하는 구성이, 해당 기술 분야의 표준이었다고 해도, 그 이외의 것을 사용하는 것에 특별한 저해 요인이 존재하는 것은 아니고, 실제로, 을12 문헌에는, 어플리케이션의 화면으로부터 직접 이용되는 도움말 기능을 실행하기 위해서 「아이콘」을 이용한 구성이 기재되어 있기 때문에, 본건 발명과 같이, 「풀다운·메뉴」를 이용하지 않고 「아이콘」을 이용한 구성을 착상 하는 것이 현저하게 곤란성이 있다고는 할 수 없다.

4 ) 시기에 늦은 공격 방어 방법
추가 주장 및 입증의 내용에 대해서 보면, 우선, 구성 요건 충족성에 관한 부분은, 원심에 대해 이미 피고가 주장하고 있던 구성 요건 충족성 (「아이콘」의 의의)에 관한 주장을, 약간 각도를 바꾸어 보충하는 것에 지나지 않는다고 할 수 있다. 또, 본건 특허의 무효 이유에 관한 부분은, 새롭게 추가된 문헌에 근거하는 것이지만, 모두 외국에서 반포된 영어의 문헌이며, 게다가, 본건 소송의 제기보다 15년 가까이나 전의 본건 특허 출원시 이전에 반포된 것이기 때문에, 이러한 공지 문헌을 조사 검색하기 위해서 그만한 시간을 필요로 하는 것은 어쩔 수 없는 것이라고 해야 하는 것이다.

7. 관련 판례

(1) 大阪地裁 2004.06.14. 2003(ワ)608
본건A발명은 그 특허출원 전에 반포된 인용례A1 및 3에 기재된 기술을 조합시키는 것에 의해, 당업자라면 용이하게 상도할 수 있었던 것이라고 해야 한다. 따라서, 본건A특허권에는 특허법 123조 1항 2호, 29조 2항의 무효이유가 존재하는 것이 명확하다. 그리고, 이러한 무효이유를 갖는 것이 명확한 특허권에 근거한다. 본건A특허권에 기한 원고의 본건청구는 권리의 남용이라고 해야 하고, 허용되지 않는다는 피고의 주장은 이유가 없다.

피고가 ST사에 적합하게 판매한 스쿠라이버가 P1 〉P2의 설정만으로 이용되어 있다고 인정할 수는 없기 때문에 이것들이 '하'호의 방법의 실시에만 사용하는 것이다라고 인정할 수도 없다. 따라서, 피고에 의한 ST사에 적합한 스쿠라이바2대의 판매가 본건B특허권의 간접침해에 해당한다는 원고의 주장은 채용할 수 없다. 원고의 청구를 모두 기각한다.

(2) 東京地裁 2004.05.28. 2003(ワ)14687
간접침해의 성립여부, 재판소는 피고제품에 대해,「회로배치사진을 약1500배로 확대한 회로소자의 배치를 읽어내서, 이것에 기초하여 대응하는 전자회로소자의 회로도를 작성한 결과에 따르면, 제1특허발명에 있어서 「제1시프트레지스타(shift register)」 (구성요건B), 「第2시프트레지스타」 (구성요건D) 및 「라치(latch)회로」(구성요건F)에 상당하는 각 회로가 존재한다. 또 同제품에 있어서, 실제로 반도체기판위에 형성된 회로배치는 이것에 대응하는 원고제품의 회로배치와 반드시 같지는 않고, 상기(上記)회로도 등에 비추어, 적어도 전자회로의 논리구성으로 해서는 같은 평가가 가능하다」고 하고, 또 다른 피고제품에 대하여,「원고회사의 각 카타로그에 기재된 것과 같은 회로를 구성하여, 당해 회로도에서 D1과 표시된 단자에 제1특허발명에 있어서「시리얼데이타(serial data)」(구성요건A1)를, CE로 표시된 단자에 「제어신호」(同A2등)을, CLK로 표시된 단자에 「클락(clock)신호」(同A3 등)을 각각 전송한 바, 同발명에 있어서 「제1상태」에 상당하는 상태에 있어서는, IC를 지정하는「어드레스코드」에 상당하는 신호 및 「클락신호」가 출력되고, 한편,「제2상태」에 상당하는 상태에 있어서는, 액정표시기에 표시되어야 하는 「데이터」 및 「클락신호」가 출력되고 있는지 확인되었다」고 해서, 실제 검증결과에 근거하여,「이러한 회로구성을 가지는 LCD표시 드라이브는, 사실상 제1특허발명에 관련된 데이터전송방식으로 구성해서 사용하는 이외에 용도가 없다고 해야 한다」고 해서 간접침해를 인정하는 결론을 도출해내고 있다.

금지청구의 필요성에서, 원고의 「본건에 있어서 분쟁의 실질은 대만기업인 소외 A사가 원고의 IC분석을 하고, 실질상 동일의 전자회로를 갖춘 IC를 제조하고, 이를 원고 IC의 호환품으로 해서, 주로 원고의 기존이 고객에게 판매하려고 하고 있다는 것이다. 본건에 있어서 금지 및 손해배상의 대상제품(IC)인 피고제품은, 대만메이커인 소외A사에 의해 해외에서 제조된다. 이 IC를 구입하는 것은 많은 경우 일본의 카오디오 메이커이지만 ……이런 상황 하에서 피고들이 완수한 역할은 대만의 A사가 제조하는 IC의 유저가 되는 일본메이커를 찾아, 동사(同社)에 계속 대는 것이다」 라고 하는 주장을 중시했기 때문일까, 피고가 소외에서 원고로부터 경로를 받은 특정의 고객에 대한 판매를 중지하고 있는 사실은 인정하면서도, 「피고들은 모두 수입・판매 등을 업으로 하는 상사(商社)이고, 고객인 판매처의 요망에 응하여, 염가로 성능이 변화지 않는 제품의 제공을 확보하는 것이 가능한 입장이고, 현재로 원고와 거래관계를 계속하는 한편, 피고X 및 피고Y는 피고제품을, 피고Z은 피고제품 △△를 각각 취급한 것 등,본건에 나타난 제 사정을 감안하면, 피고X 및 피고Y에 대해서 피고제품○○의 수입 등의 금지를 구하고, 피고Z에 대해서도 피고제품△△의 수입 등의 금지를 구하는 이익은 현재도 여전히 존재한다고 함이 타당하다」 고 하여,특허권존속기간중의 수입판매 등을 금지하는 금지청구를 (일부)인용했다.

8. 시사점

본 판결은 최초의 지적재산고등재판소의 대합의 사건이었다.

특허법 제104조의 3 제1항은, 근년의 법개정에 의해 추가된 규정이며, 「특허권 또는 전용실시권의 침해와 관련되는 소송에 있어서, 해당 특허가 특허 무효 심판에 의해 무효로 되어야 할 것이라고 인정될 때는, 특허권자 또는 전용실시권자는 상대방에 대해 그 권리를 행사할 수 없다.」라는 것이다.

이 규정은, 이른바 킬비 사건(평성12(‘00).04.11 제3소법정·판결 평성10(오)363채무부존재확인청구사건)의 판결을 특허법상에 반영시킨 것이다. 즉, 특허에 무효 이유가 간직하는 것이 분명한 때에는, 무효 심판에 의해 특허 무효를 기다리는 일 없이 권리 남용으로서 특허권 침해의 성립을 부정한다고 하는 생각이다. 이 킬비 사건 판결 이전에는, 비록 특허에 분명한 무효 이유가 존재하고 있었다고 해도, 재판 중에 특허의 무효를 주장하는 것이 인정되지 않고, 피고는 특허청에 대해서 특허 무효 심판(특허법 제123조)을 청구하여 특허를 무효로 할 필요가 있었다. 그러나 이러한 경우에 피고에게 무효 심판을 청구시키지 않으면 안 된다고 하는 것은, 공평의 관점에서 보아 불합리하고, 소송 경제에도 반하게 되기 때문에, 상기 킬비 사건 판결이 나와 이 판결을 반영한 특허법 제104조의3 제1항의 규정이 추가되게 되었다.

본건에 대해서는, 피고가 외국에 있어 반포된 영어의 문헌을 새롭게 제출해, 해당 문헌의 기재를 기본으로, 본건 특허에 대해서, 본건 발명의 진보성의 결여에 의한 무효 이유가 존재하는 것이 분명하다는 취지를 주장하고, 해당 주장이 인정되어 피고는 판결을 뒤집었다.

다만, 본 판결에 의해, 피고 제품을 설치한 PC 및 그 사용에 대한 본건 발명의 구성 요건 충족성이 부정된 것이 아니고, 또, 원고의 특허권이 소멸한 것은 알지 못했다. 어디까지나, 본판결에 대해서는, 원고의 특허권의 행사를 인정하지 않는다고 한 것만으로, 특허 그 물건을 무효로 한 것이 아니다. 간과하기 쉬운 점이다.