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[일본판례분석] 전용실시권을 설정한 특허권자에게 금지청구권의 인정

전용실시권을 설정한 특허권자에게 금지청구권의 인정

平成16年(受)第997号 최고재판소 제2 소법정 2005. 06. 17


1. 서지사항

원고(피상고인)

板井昭子(A),

株式医薬分子設計究所(B)

원고 대리인

田 中 成 志

피고(상고인)

住商일렉트로닉스

피고 대리인

中野憲一

사건번호

平成16()997

판결일자

2005 6 17

판사

이마이 이사오

1심법원

됴쿄 지방 재판소

1심법원 판결일

2003 2 6

관련특허

(특허2621842) 생체 고분자 리간드 분자의 안정 복합체 구조의 탐색 방법

관련법령

특허법 68, 77, 100

관련기술

생체 고분자용 복합체




2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
원고 A는 발명의 명칭「생체 고분자 리간드 분자의 안정 복합체 구조의 탐색 방법」(이하「본건 특허」라고 한다. )의 특허권자이며, 원고 B(의약 분자 설계 연구소)는 동 특허권에 대하여, 지역을 일본 전국, 기간을 특허권의 존속 기간 전부로 하는 전용실시권의 설정을 받고 있는 사람이다. 피고(주상(住商) 일렉트로닉스)는 프로그램을CD-ROM에 수록된 형태로 수입하여 일본에서 판매하고 있었는데, 원고는 동 프로그램의 이용 방법이 본건 특허발명의 기술적 범위에 속한다고 하여, 피고에게 판매 금지를 요구한 것이다.

(2) 사건 특허발명
이 사건 발명의 청구항 1은 
① 생체 고분자중의 수소결합성 관능기의 수소결합의 상대가 될 수 있는 헤테로 원자의 위치에 설정한 더미 원자와 리간드 분자중의 수소결합성에 테러 원자와의 대응시킴을 조합적에 망라하는 것에 의해, 생체 고분자 리간드 분자간의 수소결합 양식을 망라하는 제1 공정, 
② 상기의 더미 원자간의 거리와 상기의 수소결합성에 테러 원자간의 거리를 비교하는 것에 의해, 생체 고분자 리간드 분자간의 수소결합 양식 및 리간드 분자의 수소결합성 부분의 배좌를 동시에 추정하는 제2 공정, 
③ 제2 공정으로 얻어진 수소결합 양식과 배좌 마다, 리간드 분자중의 수소결합성에 테러 원자와 더미 원자와의 대응 관계에 근거하고 리간드 분자의 전 원자의 좌표를 생체 고분자의 좌표계로 대치한 것에 따라 생체 고분자 리간드 분자의 복합체 구조를 얻는 제3 공정을 포함하는 생체 고분자리간드 분자의 안정 복합체의 구조를 탐색하는 방법이다.

본 발명의 방법을 이용하여, 신규로 설계한 리간드 분자가 표적 생체 고분자와 어떤 결합 양식의 복합체를 형성하기 쉬운지, 그 안정성은 어느 정도인지를 예측할 수 있고, 약물이나 활성 화학물의 설계 연구를 효율적으로 행할 수 있다. 또한, 본 발명의 방법을 표적 생체 고분자에 대한 다수의 리간드 후보 화합물군에 적용하는 것에 의해 신규 리드(lead)화합물을 탐색할 수 있다.



3. 소송에서의 쟁점

특허권자는 특허권 침해의 정지 또는 예방을 위한 금지 청구권이 있다 (특허법 제 100 조 제 1 항) 고 규정하는 한편, 전용실시권을 설정한 특허권자는 전용실시권자가 특허발명을 실시할 권리를 독점(專有)하는 범위에 대해서는 업(業)으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 잃게 된다고 되어 있는(특허법 68조 단서) 바, 이 경우에 특허권자는 금지청구권도 잃는 것인가가 주요 쟁점이다.



4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map
2003. 02. 06. 동경지방재판소 平成13年(ワ)第21278号
청구기각
2004. 02. 27. 동경고등재판소 平成15年(ネ)第1223号
원판결 취소
2005. 06. 17. 최고재판소 平成16年(受)第997号
상고기각 

(2) 지방재판소의 판결
전용 실시권을 설정하는 경우의 특허권자에 의한 침해의 정지 또는 예방 청구의 가부에 대해 공소인 A는 본건 특허권을 보유하고 항소인 주식 회사 의약 분자 설계 연구소(B)는 항소인 A에서 본건 특허에 대한 범위를 지역을 일본 전국, 기간을 특허권의 존속기간 전체로 전용실시권의 설정을 받고 있다.

원판결은 특허법100조 상의 권리는 특허 발명을 독점적으로 실시하는 권리를 완수하기 위하여 인정된 것이므로, 전용 실시권을 설정함으로써 실시권도 없다. 특허권 자에 대해서는 그 행사를 인정할 수 없다. 또한 그 권리의 행사를 허용해야 실익도 없다고 판단했다.

(3) 고등재판소의 판결
특허법100조는 명문에 "특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 특허권 또는 전용 실시권을 침해하는 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 정지 또는 예방을 청구할 수 있다 "고 규정하고 있다. 게다가 전용실시권을 설정한 특허권자에게 위 권리의 행사를 인정하지 않는다고 하면 불편한 사태도 발생된다. 이러한 것들에서 보면 전용실시권을 설정한 특허권자도 특허법100 조의 침해의 정지 또는 예방을 청구할 권리를 가진다고 해야 한다. 전용실시권을 설정한 특허권자라고 해도, 그 실시료를 전용실시권의 매출을 기준으로 얻은 경우에는 스스로 침해행위를 배제하고, 전용 실시권의 매출 감소 따른 실시료의 감소를 막을 필요가 있는 것은 분명하다. 특허권자가 전용실시권설정 계약에 따라 침해행위를 방지해야 할 의무를 지고 있는 경우, 특허권자 위 권리의 행사를 해야 하는 것은 당연하다. 특허권자가 그러한 의무를 지지 않는 경우에도 전용실시권 설정계약이 특허권 존속기간중에 어떠한 이유로 해지 가능성이 있다. 또는 전용실시권이 포기될 가능성도 전혀 없는 것은 아니다. 따라서 그 때를 대비하여 침해행위를 배제해야 이익이 있다. 그렇다고 하면, 전용실시권을 설정한 특허권 자에 대해서도 일반적으로 자기의 재산권을 침해하는 행위의 정지 또는 예방을 추구할 권리를 인정할 필요가 있다.



5. 최고재판소의 판단

최고재판소는 「특허권자는 그 특허권에 대해 전용실시권을 설정했을 경우라도 해당 특허권에 근거한 금지 청구권을 행사할 수가 있다고 해석하는 것이 타당하다.」라고 판단했다. 즉, 「전용실시권을 설정한 특허권자는 전용실시권자가 특허발명을 실시할 권리를 독점(專有)하는 범위에 대해서는 업(業)으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 잃게 된다고 되어 있는(특허법 68조 단서) 바, 이 경우에 특허권자는 금지청구권도 잃는 것인가가 문제가 된다.」라고 하면서, 
① 「특허법 100조 1항의 문언상, 전용실시권을 설정한 특허권자에 의한 금지 청구권의 행사가 제한된다고 해석해야 할 근거는 없다」
② 「실질적으로 보아도 전용실시권의 설정계약에 있어서 전용실시권자의 매출에 근거하여 실시료의 액수를 정하는 것으로 되어 있는 경우에는, 특허권자에게는 실시료수입의 확보라는 관점에서 볼 때 특허권의 침해를 제거해야 하는 현실적인 이해관계가 존재함은 분명한 사실이다」
③ 「일반적으로 특허권의 침해를 방치해 두면, 전용실시권이 어떠한 이유에 의해 소멸되어 특허권자가 스스로 특허발명을 실시하려고 할 때에 불이익을 입을 가능성이 있다」라는 3가지 이유를 들어,「피상고인이 본건 특허권에 근거하는 금지청구권을 행사할 수가 있다고 한 원심의 판단은 정당한 것으로서 인정된다」고 하였다. 



6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 서설
법 제77조 제2항에 의하면 “제1항의 규정에 의한 전용실시권을 설정을 받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위 안에서 업(業)으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.”고 규정하고 있다. 또한 법 제68조에 의하면, “특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정한 때에는 제77조 제2항의 규정에 의하여 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위 안에서는 그러하지 아니하다.” 라고 규정하고 있다. 특히 법 68조의 단서에 의할 경우 제3자가 전용실시권을 침해(또는 침해할 우려)할 때, 전용실시권자와는 별도로 특허권자에게 손해배상청구 또는 침해금지청구 등의 각종 소권이 인정되는지 여부가 문제된다.

(2) 특허권의 본질
특허권의 본질에 대해서는 인격권설, 소유권설, 무체재산권설 등이 제기되고 있다. 각 학설들은 나름대로의 의미가 있으나, 특허권이 발명이라는 무형의 기술사상을 그 보호대상으로 한다는 특허권의 특수성을 고려하고, 또한 특허권은 이전 가능한 재산권이라는 점에서 특허권의 본질에 관하여는 무체재산권설이 특허권의 본질에 상당히 접근하는 견해라고 생각된다. 이하 논지를 분명히 하기 위해 임의로 전용권설과 배타적인권리로 구분하여 검토하여본다.

1) 전용권설 : 특허권의 본질을 법 제68조에 근거하여 특허권자가 특허발명을 독점적으로 실시할 수 있으며 이러한 독점성을 보장하기 위하여 독점성을 침해하는 행위를 배제할 수 있어야 한다는 입장이 있을 수 있다.

2) 배타적 권리 : 특허권의 본질을 법 제92조 제4항에 근거하여 정당한 권원 없는 제3자가 특허발명을 실시하는 것을 배제할 수 있는 권리로 파악하는 입장이 있을 수 있다.

(3) 특허권자의 소권 행사 가능성에 대한 적용
특허권을 전용적 권리로 보느냐 배타적 권리로 보느냐에 따라 특허권자가 소권을 행사할 수 있는지 여부도 달라진다. 

특허권을 배타적 권리로 본다면, 법에서 발명자가 발명을 완성한 때부터 특허권이 성립하고 소멸할 때까지 일정한 실체적 · 절차적인 제도가 명확히 필요하게 된다. 그래야 발명자의 발명의욕을 북돋아 주고 발명의 공개를 통한 기술발전을 촉진하도록 전용실시권을 설정할 권리를 부여할 수 있다. 특허권자 자신이 직접 실시하지 않더라도 전용실시권을 통하여 특허발명을 실시하고 있는 것이나 다름없다. 민법상 소유권 법리를 원용한다면, 소유권자(특허권자)가 소유물(전용실시권)을 제3자(전용실시권자)에게 사용 · 수익하게 하는 것과 유사하다. 이때에는 민법상으로 소유자가 어떤 물건에 대한 소유물이 일시적으로 점유가 이탈되었거나 잠시 소유권을 행사하지 못하였을 경우에도 소유물에 대한 물권청구권을 상실하지 않는 것과 같은 법리로 이해할 수 있으므로 특허권자의 소권행사를 긍정할 수 있다. 특허권자는 제3자가 전용실시권을 침해하였을 경우에는 전용실시권자와는 별도로 제3자에 대하여 침해를 금지시킨다거나 손해배상청구를 할 수 있다. 

반면, 특허권을 전용권설로 볼 경우에는 특허권자가 전용실시권자에게 발명의 실시를 전용으로 실시할 권리를 부여한 것이므로 특허권자라고 하더라도 특허권자는 전용실시권을 설정한 범위 내에서는 권리의 행사가 제한된다고 보아야 한다. 이는 전용실시권자가 전용실시계약의 범위 안에서는 특허권자의 발명에 대한 실시권은 상실한 셈이 되어 있고, 전용실시계약의 효력이 존속하는 한 특허권자의 독점적 실시가 유보되어 있어 특허권자의 발명에 대한 독점 · 배타적 권리가 인정되지 않기 때문이다. 그러므로 제3자가 발명으로 무단으로 실시하더라도 특허권자에 대한 권리의 침해가 되지 않으므로 특허권자는 제3자의 전용실시권의 침해에 대한 소권행사는 인정되지 않는다고 보게 된다. 

다른 의미로는 전용실시권은 특허권자로부터 발명을 전용으로 실시할 수 있는 권리를 부여받은 것이므로 전용실시권의 범위 안에서는 특허권자보다도 전용실시권자가 우선하는 것과 같다. 이 경우에는 특허권자는 자신의 물건을 전용실시권자에게 일정기간 동안에 특허권(특허권을 유체물이라고 생각할 경우)중에서 부속된 물건(전용실시권)을 사용할 수 있도록 권리를 부여하여 전용실시권자가 물건을 사용하던 중, 제3자가 그 물건을 몰래 가져가는 것을 특허권자가 관여할 수 없다고 보게 된다. 다만, 전용실시권자로 하여금 적절한 조치를 취하도록 할 수 있을 뿐이다. 이는 특허권자의 특허권을 본질적으로 보호하는 것과 같이 전용실시권의 범위 안에서는 특허권자의 권리를 배제하고 전용실시권자의 권리를 우위에 두는 것을 말해주고 있다.

(4) 검토
특허권을 ‘배타적 권리’로 이해하는 것이 타당하다. 즉, 특허권자가 전용실시권을 설정하는 것은 소유권자가 소유물을 제3자에게 사용 · 수익하게 하는 것과 매우 흡사하다. 전용실시권은 일종의 민법상 용익물권에 상응하는 권리이므로 소유자(특허권자)가 물상청구권(침해금지 및 침해금지예방청구권)을 상실하지 않는 것으로 보는 것과 같다. 특허권은 배타적 권리로 그 변동이 민법상의 법률행위를 통하여 이루어지고 그 해석도 민법이 바탕이 되므로 특허권자는 전용실시권 계약을 체결하고 전용실시권자로부터 실시료(로열티)를 받더라도 제3자의 전용실시권의 침해에 대해서는 소권이 인정된다고 보아야 할 것이다. 

(5) 특허권자의 소권행사에 대한 구체적 검토
1) 특허발명의 본질에 따른 특허권자의 소권인정 
특허제도는 발명을 보호하기 위하여 발명자, 출원인을 비롯한 특허와 관련된 사람들의 권리를 보호하고자 함에 있다. 강조하는 바와 같이 법 제1조에서는 발명을 보호 · 장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 명시하고 있다.

특허제도는 인간의 정신적 창작물 중 하나인 발명을 보호함으로써 발명완성에 투여된 발명자의 노력과 연구 투자비용을 보상하고, 제3자의 무단도용 및 모방을 방지하여 창작의욕을 고취시키고 발명의 공개와 이용을 통하여 사회전체의 기술수준을 향상시킴으로써 산업발전을 도모하기 위한 제도이다. 이 같은 맥락에서 국가는 산업발전을 위하여 발명을 널리 실시하도록 장려하여 이를 제도적으로 보장하고 있다. 국가가 발명자를 위하여 특허권을 보호하는 것은 당연하지만 아무리 뛰어난 발명이라도 그 발명이 공익을 위하여 널리 실시되지 않으면 특허제도는 무의미해진다.

국가가 특허의 일반적인 실시를 장려하면서도 기본적으로는 특허권자를 보호하고 있는 것은 발명이 탄생하기 까지 수많은 어려움과 노고에 대한 보상적 성격이 강하다. 특허권자가 자신의 발명에 대한 실시를 제3자에게 전부 실시하도록 하였다고 하여 특허권자가 기술발명에 대한 기본적인 명예적 지위를 상실하지 않는다. 그리고 특허권이 무형의 기술적 사상을 담고 있는 권리라는 점에서 일반적 재산권과는 달리 권리의 객체를 사실상 점유하여 관리할 수 없다는 점에서 본다면 특허제도의 본질에 충실하여 특허권자를 두텁게 보호하여야 한다. 따라서 특허권자가 특허발명을 제3자에게 전용실시권을 설정을 해 주었다고 하더라도 특허권의 본질을 상실하지 않은 것으로 보아 특허권자에게도 당연히 각종 소권을 인정하여야 할 것이다.

2) 특허발명을 실시할 권리만을 독점하는 전용실시권자
전용실시권자는 발명을 자신이 전용으로 실시할 수 있도록 특허권자와 전용실시계약을 체결하여 업으로 이를 독점적으로 실시할 권리를 갖는다. 그렇다고 하여 특허권자의 사전 동의 없이 전용실시권을 마음대로 이전하거나 질권을 설정할 수는 없다. 이는 특허권자가 전용실시권자에게 특허발명을 독점적으로 실시하도록 하였더라도 그 실시계약이 끝나거나 무효 또는 해제될 경우에는 언제든지 특허권자가 전용실시권을 회수할 수 있음을 의미한다. 특허권자는 자신이 직접 발명을 실시하는 것을 잠시 유보하고 전용실시권자로 하여금 독점 · 배타적으로 실시하도록 그 권리만을 부여한 것이다.

전용실시권은 특허권의 존재를 기본으로 하므로 전용실시권은 특허권 존속기간의 만료, 특허권의 무효, 취소, 포기, 상속인의 부존재 등의 경우에도 특허권이 소멸하면 당연히 전용실시권도 소멸한다는 점에서도 전용실시권자는 특허발명을 실시할 권리만을 독점하며 특허권에 대한 전반적인 권리자가 되지는 못한다.

또 다른 의미에서는 특허권자가 전용실시계약을 체결하였다고 하더라도 특허권을 완전히 양도하거나 이전하는 것이 아니다. 어디까지나 전용실시계약이지 특허권을 양도하거나 이전하는 계약은 아니기 때문이기도 하다. 그러므로 전용실시권자는 특허발명을 실시할 권리만 독점적으로 가지고 있을 뿐이지, 특허권과 관련한 전반적인 제반권리를 행사할 수 없다는 점에서 전용실시권은 특허권에 종속되고 특허권의 범주에 속하는 일부분의 권리일 뿐이라고 보아야 한다. 특허권자가 전용실시권을 부여하였다고 하더라도 전용실시권을 독점적으로 실시할 권리를 제외한 나머지의 권리는 그대로 특허권자가 보유하고 있다고 할 것이므로 특허권자가 당연히 소권을 행사할 수 있다고 보아야 한다. 법 제68조 단서에서 전용실시권자가 행사하는 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위 안에서는 전용실시권자가 특허권자 보다 우선시키는 것은 전용실시권을 보호하고자 함이지, 특허권자의 권리를 완전히 배제시키는 것은 아니라고 보아야 한다.

3) 특허권자와 전용실시권자의 권리경합과 충돌
특허권자는 발명을 완성한 후 자신이 특허권으로 발생한 권리를 독점하면서 이를 배타적으로 행사할 수 있다. 이는 특허권자 이외의 제3자에 대하여 정당한 권리자가 아니라면 배척할 수 있다는 말이며, 소유권과 같은 권리를 행사할 수 있는 권리를 취득하였다는 말도 된다. 특허권자는 특허권을 제3자에게 자유롭게 양도할 수 있어 제3자에게 전용실시계약을 체결하고 전용실시권을 허여할 수 있다. 그런데 전용실시권자가 특허권자로부터 전용실시권의 계약을 체결하면 그 범위 안에서는 전용실시권을 독점 · 배타적으로 행사할 수 있으므로 기존의 특허권자의 실시권이 제한되는 것으로 보아야 하는지, 아니면 제한되지 않는 것으로 보아야 하는지, 또는 경합되는 것으로 보아야 하는지에 대하여 명확하지 않다. 

법 제68조 단서에서는 특허권자가 전용실시권의 계약을 체결한 경우에는 그 범위 안에서는 특허발명을 실시하지 못하는 것으로 되어 있으나 특허실시의 부작위 의무에 전용실시권의 침해에 따른 소권도 행사를 하지 못한다는 것인지에 대한 명확한 규정이 없다.

게다가 특허권자와 전용실시권자가 전용실시권의 침해를 이유로 발생하는 손해배상청구권과 관련하여 실무상 여러 가지 문제점이 발생할 수 있다. 특허권자가 제3자에 대하여 손해배상청구권을 행사할 수 있다면, 소권은 특허권을 침해한 불법행위에 대한 소권인지, 아니면 전용실시권을 침해한 불법행위에 대한 소권인지, 그것도 아니면 두 개의 권리가 경합되는 손해배상청구권을 행사할 수 있는지, 특허권자가 전용실시권을 설정한 이후에도 특허권자가 전용실시권의 범위 안에서 실시할 경우에 전용실시권의 침해가 되는지, 특허권자가 전용실시권을 침해하였다면 전용실시권자가 특허권자를 상대로 전용실시권의 침해를 이유로 소권을 행사할 수 있는지, 제3자의 전용실시권의 침해에 대하여 특허권자와 전용실시권자가 공동으로 소권을 행사할 수 있다면 그 범위를 두고 양자 간에 이견과 다툼이 있을 때 누구의 권리를 우선할 것인지에 대한 많은 논란이 발생할 수 있다.

손해액의 산정과 관련하여 기본적으로 살펴보아야 할 문제는 특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 대하여 받은 손해배상을 청구하는 경우, 권리를 침해한 자가 그 침해 행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 추정하고 있는 점을 보면, 특허권자 및 전용실시권자가 입은 손해의 총액은 위 법조항의 경우 침해행위자가 얻은 이익에 한정된다고 볼 수 있다.
한편, 전용실시권자의 손해는 특허권자에게 지불하여야 할 실시료 상당액을 공제한 잔액이라 할 것이나 전용실시권자가 특허권자로부터 전용실시권을 일정액에 매수하여 전용실시권자만이 특허권을 실시하고 있는 경우는 침해행위자가 얻은 이익액이 모두 전용실시권자의 손해가 된다고 보아야 한다. 실시료 상당액은 원래 피고의 이익 산출에 있어서 경비로서 공제되어야 할 성질의 것으로서 이익액으로부터 이를 공제한 액은 손해액으로 하지 않으면 특허권자에 대한 실시료 상당액의 이중지급이 되므로 전용실시권자의 손해배상분에는 특허권자에게 지급해야 할 실시료 상당액을 제외시키는 것이 상당할 것이다. 



7. 관련 판례

(1) 東京地裁 1998. 3. 23. 1997 (ワ) 18040 
피고는, 의약품의 제조판매를 사업내용으로 하는 회사로, 피고약품제제의 제조능력 및 제조설비를 가지며, 약사법상으로도 상기 의약품의 제조승인을 얻어 적법하게 상기 의약품을 제조 할 수 있는 입장에 있는 것이라고 한다면, 객관적으로 보아 피고가 피고의약품을 제조 판매할 개연성이 인정되는 구체적인 사실이 존재하는 것으로 인정함이 상당하다.

(2) 最高裁 1999. 7. 16. 1998 (オ) 604
100조 2항에서 말하는 「침해예방에 필요한 행위」란, 특허발명의 내용, 실제로 행해지거나 또는 장래 행해질 염려가 있는 침해행위의 태양(態様) 및 특허권자가 행사하는 금지청구권의 구체적 내용 등에 비추어, 금지청구권의 행사를 실효성 있게 하는 것이며, 한편, 그것이 금지청구권의 실현을 위해서 필요한 범위내의 것이라는 것을 필요로 하는 것이라고 해석하는 것이 상당하다. 본건 발명이 방법의 발명이며, 침해행위가 본건방법의 사용 행위이며, 침해금지청구로서는 본건방법의 사용의 금지를 청구할 수 있을 뿐이고, 측정방법특허에 있어서, 해당 측정방법을 이용하여 제조승인을 얻은 의약품에 대하여, 폐기 및 약가(藥價)기준수록신청의 취하는 금지청구권의 실현을 위한 필요범위를 넘는다.



8. 시사점

특허권자가 제3자에게 전용실시권을 설정한 경우, 특허권자는 금지청구권을 행사할 수 있을까에 대해서는 지방재판소, 고등재판소에서 판단이 나뉘고 있었다. 특허권자는 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정한 경우에도 해당 특허권에 근거한 금지청구권을 행사할 수가 있다고 본 사례이다. 이 문제에 대하여 최고재판소가 판례를 통해 통일된 판단을 보인 케이스다. 이 최고재판소의 판단은 그 이유 및 결론은 타당하다고 본다. 참고로 다음과 같은 관계 조문을 든다.

특허법 68조, 특허권자는 업(業)으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점(專有)한다. 다만, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정한 경우에는 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위에 대해서는 예외로 한다. 특허법 100조 1항, 특허권자 또는 전용실시권자는 자신의 특허권 또는 전용실시권을 침해하는 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 정지 또는 예방을 청구할 수 있다.

한편 본 쟁점에 관하여, 오래된 하급심 판결(야마구치 지방 재판소 소화 38(‘63). 2. 28 판결)이 동일한 판단을 내리고 있다. 이번 최고재판소 판결은 이를 확인한 결과가 되었다.

상기 하급심 판결에서는 특허법 100조의 문언 이외에, 「특허권자의 전용 실시권자를 설정하는 관계는 마치 소유자가 소유물을 제3자에게 사용 수익하게 하는 경우의 관계와 동일하며, 어디까지나 제한적 권리의 설정임에 분명하며, 특허권자가 금지청구권을 잃지 않는 것은 소유권자가 물상청구권을 잃지 않는 것과 같다」는 것을 이유로 들고 있다. 이번 최고재판소 판결에 있어서의 상기 이유②는 이를 이해하기 쉽게 판시한 것이라고 할 수 있다.

상기 하급심 판결의 평석(評釋)에서 타니구치 사토루 히로시 교수는 「전용실시권 허락기간 중에 제3자의 권리침해를 금지할 수 없으면, 실시권자가 방임한 경우, 특허권자가 권리를 회복한 후에 실시에 따른 독점적 이익 취득의 여지가 감소되어 손실을 입는다」는 것을 지적하고 있다. 상기 이유③은 이러한 지적에 따른 것이라고 볼 수 있다

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