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[일본판례분석] 화학분야의 진보성

화학분야의 진보성 (進步性)

平成17年(行ケ)第10226号 지적재산 고등재판소 2005. 07. 20


1. 서지사항

원고

朝日理科株式

원고 대리인

 角田芳末

피고

特許長官 小川洋

피고 대리인

大元修二

사건번호

平成17(行ケ)10226

판결일자

2005 07 20

판사

 사토 히사오(篠原勝美)

1심법원

특허청 심판부

1심법원 심결일

2004 8 30

관련특허

(특허공개2003-088426초음파 칫솔

관련법령

특허법 29 2

관련기술

초음파 칫솔




2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
원고(朝日医理科株式会社)는 「초음파 칫솔」이라는 발명에 대해 특허출원을 하고 수속보정서로 원서에 첨부한 명세서의 보정을 하였다. 이에 대해 거절결정을 받아서 이에 불복하는 심판을 청구하였다. 이에 피고(특허청)은 "초음파 칫솔 출력값의 제한 내용은 안전 기준 등에 따라 이 업체가 당연히 고려하여야 할 채용 값에 지나지 않고, 또한 초음파 진동 주파수를 1.3 ~ 1.9MHz와 같이 한 것에 대해서도 각별한 임계 의의를 찾아볼 수 없다. 따라서, 이 심판의 청구는 성립하지 않는다.”고 심결하였다.

이 심결에 대해 원고는 "초음파 조사 장비에 대한 안전 기준을 본원의 초음파 칫솔에 적용하는 것은 잘못이며, 또한 본원에서는 초음파 진동 주파수를 인용발명의 주파수 (10kHz ~ 20MHz)에 비해 매우 좁은 범위에서 특정하고, 그 개념을 달리하는 것이다. 또한 본원 발명은 해당 주파수 범위에 현저한 효과가 있으며, 임계적인 의미도 가지고 있다 "고 주장하며 취소를 청구하였다. 

(2) 사건 특허발명
【청구항 1】 자루의 내부에 설치된 초음파 발진 수단에서 발진되는 초음파 진동을 이식하는 브러시를 통해 사용자의 치아와 잇몸과 그 주위의 구강 조직 향해 전파하는 초음파 칫솔 에서 상기 초음파 발진 수단에서 발진되는 초음파 진동 출력을 10 ~ 100mW/cm2 설정한 것을 특징으로 하는 초음파 칫솔.
【청구항 2】 상기 초음파 발진 수단에서 발진되는 초음파 진동 주파수를 1.3 ~ 1.9 MHz로 설정한 청구항 1 기재의 초음파 칫솔.
【청구항 3】 상기 초음파 발진 수단의 운영에 걸쳐 인간이 느낄 기계적인 진동을 자루로 전달되는 진동 발진 수단을 운영한 청구항 1 또는 2 기재된 초음파 칫솔.
【청구항 4】 상기 자루 끝 부분에 초음파 발진 수단을 밀착 매설하는 동시에 브러쉬 헤드를 탈착 가능하게 바짝 밀착시킨 상태에서 선단부 아래 외면을 브러쉬 헤드의 바닥 표면 에 압력 밀착시킨 청구항 1,2 또는 3 기재된 초음파 칫솔. 



3. 소송에서의 쟁점

초음파 칫솔의 진보성과 관련하여, ① 초음파 칫솔의 출력치의 한정에 진보성이 있는지의 여부, ② 초음파 진동의 주파수를 1.3~1.9MHz로 설정한 것에 진보성이 있는지의 여부가 주요 쟁점이다.



4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map
2004. 08. 30. 거절결정 불복 심판 不服2003-23572 기각심결
2005. 07. 20 . 지적재산 고등재판소 平成17年(行ケ)第10226号 기각판결

(2) 특허청의 심결
1) 초음파 칫솔의 출력치의 한정에 진보성이 있는지의 여부와 관련하여, 원고는 미국식품의약국의 식품안전기준에 규정되어있는 ‘초음파를 쬐는 기계’는 초음파의 전문지식을 가진 전문가가 사용하는 것이기 때문에 동 안전기준은 일반의 사용자가 사용하는 초음파 칫솔에 적용할 수 없기 때문에, 이를 일반 사용자에게 적용하기 위해서는 엄격하게 그 사용조건을 정할 필요가 있다고 주장하였으나 이에 대해 특허청(피고)은 ‘초음파를 쬐는 기계’에 대해 인체의 안정성을 확보하는 관점에서부터 온도상승을 1℃이하로 하도록 미국식품의약국의 식품안전기준에 나타나 있기 때문에, 원고가 초음파출력의 상한치를 결정한 것은 당업자가 당연히 배려해서 채용해야 하는 사항이라고 판단하였다.

2) 초음파 진동의 주파수를 1.3~1.9MHz로 설정한 것에 진보성이 있는지의 여부와 관련하여, 원고는 인용발명과는 주파수의 범위가 현저하게 다르기 때문에 심결의 판단이 잘못되었다고 주장하였으나, 특허청(피고)은 심결에서 초음파 진동의 주파수를 1.3~1.9MHz로 설정한 것은 인용발명에서 쉽게 도달할 수 있는 것이라고 판단하였다. 



5. 최고재판소의 판단

1) 초음파 칫솔의 출력치의 한정에 대해서 간행물 1(평7-509151호 공보, 갑 3 이하 "간행물 1"이라 한다)에서는 본원발명과 다르게 구체적인 수치가 기재되어 있지는 않다. 하지만 초음파 에너지레벨에 의해 조직에 손상이 일어날지 어떨지가 정해지는 것은 간행물 1의 다른 기재에서 쉽게 이해할 수 있는 것이다. 또한 인용발명 1(간행물1의 발명)의 기재에서는 초음파 진동자에서 발진되는 초음파 진동의 출력이, 치구가 제거되고, 나아가 이의 표면 또는 주위의 연조직에 해를 주지 않을 범위로 설정되어 있다고 이해할 수 있다. 때문에 초음파 에너지레벨의 최대치를 조직에 손상이 일어나지 않을 범위로 설정하는 것은 당업자라면 쉽게 생각할 수 있는 것이고, 구체적인 최소출력의 범위 역시 실험에 의해 당업자가 쉽게 결정할 수 있는 것이라 할 수 있겠다.

따라서 초음파 칫솔에 있어서 미국식품의약국의 식품안전기준에 맞게 그 초음파출력의 상한치를 결정하는 것은 당업자가 당연히 배려해서 채용해야 할 사항이라 할 수 있다.

2) 초음파진동의 주파수에 대해 인용발명 2-1{평성10년 3월 5일 반포된 국제 공개 제98/08460호 (갑 4 이하 "간행물 2"라 한다)에 나와 2 개의 발명 중 "초음파 발진기 53에서 발진되는 초음파 진동 주파수를 10kHz에서 20MHz의 범위로 초음파 칫솔"이라는 발명(이하"인용 발명 2-1 "이라 한다)}은 주파수를 10KHz~20MHz로 설정하였기 때문에 본원발명의 주파수범위보다 광대하다. 하지만 본원발명의 주파수를 선택한 이유는 그 범위의 주파수가 인체치료에 유효한 범위의 안전이 확인되어 있는 것이기 때문이 명백하다. 게다가 사용되는 주파수는 상기 위 주파수범위에 한정되는 것은 아니라고 하는 것이 명기되어있다. 때문에 이 주파수 범위의 설정이 사용자 및 그 조사부위에 대해 각별한 고려가 있었다고는 할 수 없다. 또한 인용발명2-1에 기재된 주파수가 초음파 칫솔로서 부적당한 것이라고 하는 근거도 무엇 하나 나타나있지 않고, 초음파 칫솔의 특성상 본원발명의 효과가 인용발명2-1의 초음파 칫솔에서는 일어나지 않는다고 하는 근거도 무엇 하나 없다.

3) 이상에 의해 원고 주장은 무엇 하나 이유가 없으므로 본소청구를 기각한다.



6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 서설
발명이 특허를 받기 위해서는, 그 발명이 신규성이 있는 것만으로는 부족하고, 이른바 진보성이 필요하다. 진보성이 없는 발명에 까지 특허권을 부여하는 것은, 기술의 진보에 도움이 되지 않을 뿐만 아니라 오히려 그것의 방해가 되기 때문이다.

발명을 특정하기 위한 사항을, 수치범위에 의해 수량적으로 표현한 발명(수치한정발명)에 대해서는, 실험적으로 수치범위를 최적화 또는 호적화하는 것은, 당업자의 통상의 창작능력의 발휘라고 하여, 진보성은 인정받지 못하는 것이 원칙이다. 

그러나 수치한정의 발명이, 한정된 수치의 범위 내에서, 간행물에 기재되지 않은 유리한 효과이며, 간행물에 기재된 발명이 가지는 효과와는 이질적인 것, 또는 동질이지만 현저한 효과를 가지는 경우가 있다. 그러한 경우, 이러한 효과가 당업자에게 예측할 수 없는 것일 때는, 그 발명의 진보성이 인정된다. 

(2) 수치한정과 신규성·진보성
수치한정에 관해서는, 신규성의 문제인가 아니면 진보성의 문제인가라는 논의가 보이지만, 다음과 같은 여러 가지 경우가 있다.

우선 선행기술에서 수치가 무한정이었거나 범위가 넓어서 문제의 클레임의 수치한정과 오버랩(overlap)되고 있는 경우에는, 신규성에 의심이 생기지만, 그것만으로 반드시 신규성이 부정되는 것은 아니다. 오버랩 부분이 선행기술에서 추상적으로 인정되고 있을 뿐인 경우에는 일종의 선택발명의 여지가 있다. 선행기술에서 구체적으로 수치한정범위에 해당하는 것과 같은 실시가 이루어지고 있는 경우에는 수치한정에 불구하고 신규성이 부정된다. 구체적으로는 수치한정범위에 해당하는 것은 아니라도 대단한 개선이 아닌 경우에는, 진보성이 부정될 것이다. 또한 아주 당연한 관계밖에 인정되지 않는다면, 가령 구체적으로 해당하는 것이 나와 있지 않아도, 선택한 것이 없는 것으로서 신규성이 부정되는 경우도 있다.

오버랩이 없는 경우에는, 수치한정내의 선행기술이 없다고 하는 것이기 때문에, 기본적으로는 신규성이 인정된다. 남은 문제는 진보성을 인정하는 것이 충분할 만큼의 차이가 있는 것인가 하는 것이 된다. 

(3) 임계치가 필요한가
심사기준 제2장 2. 6 (2)항은, 수치한정발명에 있어서의 임계적 의의에 관하여, “인용발명의 연장선상”인 때, 즉 “차이가 수치한정의 유무만이고 과제가 공통하는 경우”는 “그 수치한정의 안과 밖에서 유리한 효과에 있어서 양적으로 현저한 차이가 있는 것이 요구된다”라고 하면서도, 계속해서 “그러나 과제가 다르고 유리한 효과가 이질인 경우에는, 수치한정을 제외하고 양자가 동일한 발명을 특정하기 위한 사항을 가지고 있더라도 수치한정에 임계적 의의를 요하지 않는다.”라고 하고 있다.

수치한정의 점 이외의 구성이나 목적, 효과의 점에서 발명성이 인정된다면, 수치한정에 관하여 특별한 요구는 필요 없다. 즉, 수치의 한정에 신규성, 진보성이 존재하는 경우가 문제이다. 구체적인 선행기술과 수치의 점에서만 차이가 있고, 거기에 진보성이 인정되고 있는 경우라는 것은 스스로 그 중의 어딘가에 임계치가 존재하는 것일 것이다. 그러나 그렇다고 해서 발명의 임계치의 발견 그 자체가 중요한 것은 아니다. 오히려 임계치 내의 어느 수치가 나타나면 그에 따라 실시가 가능하게 되는 것이고 산업상의 의의로서는 그로써 다할 것이다.

위 심사기준은 東京高裁 1981.4.9판결을 반영하고 있다고 여겨지고, 이 판결문 중에는 실제로 “임계적 의의를 가진 것이 특허성을 확보하기 위한 결정적 수단이 된다.”는 문장이 있다. 그러나 사실 이 문장에는 필요한 경우에는 필요하다고 하고 있을 뿐이고, 계속해서 “그렇지만 수치한정은 반드시 임계적 의의를 가지는 경우에만 되는 것은 아니고”라고 하여 불필요한 경우를 인정하고 있다. 또 심사기준으로서도 임계적 의의를 요구하는 것을 원칙으로 하는 것으로 규정하면서도, 계속하여 “과제가 다르고, 유리한 효과가 이질적인 경우”에는 이것을 필요로 하지 않는다고 하고 있다. 

(4) 이 사건에서의 구체적 판단
법원은 "(취소 사유 1) 초음파 칫솔도 초음파를 조사하는 장치의 하나이기 때문에, 당해 안전 기준에 따를 것이 이 업체에서 쉽게 상도를 얻기 위한 것이다. 그렇다면, 인용 발명에 있어서, 초음파가 조사된 부분의 온도 상승이 1 ℃ 이하가 되도록 초음파 에너지의 최대 출력을 조정하는 것은 본 업체라면 쉽게 상도할 수 있으며, 이러한 구체적인 출력 범위도 실험을 통해 쉽게 확인할 수 있다고 한다.

(취소 사유 2) 간행물 1은 넓은 주파수가 기재되어있는 것이기 때문에, 모든 주파수를 가진 몇몇은 이 업체가 적절히 결정할 수 있는 것이며, 간행물 2의 10kHz ~ 20MHz의 주파수 범위의 채용에 의해 안전하게 플라크를 제거할 수 있는 초음파 칫솔을 얻을 수 있다는 것을 알 수 있는 것이므로, 인용 발명 1에서 인용 발명 2가 사용하는 주파수 범위에서 1.3 ~ 1 .9 MHz 영역을 선택·결정하는 것은 본 업체라면 적절히 수행하여 얻을 수 있다고 한다. 기존의 안전하게 사용되고 있는 주파수를 선택하는 경우, 그러한 선택은 이 업체가 쉽게 할 수 있는 것이므로, 좁은 범위로 한정하고 있다고 해도 이 제한에 각별한 창의를 요하지는 않는다. 또한 본원 명세서에는 위의 주파수 이외의 주파수를 사용한 경우의 임상 실험이 보이는 것은 아니기 때문에, 본원의 작용이 위 특정 주파수 범위를 채택함으로써 각별한 효과가 있다고 할 수는 없다. "라고 판단하여 진보성을 부정하는 판결을 지지했다.



7. 관련 판례

(1) 東京高裁 1981. 3. 24. 1978(行ケ)2
다수의 조합 중에서 PVK(폴리비닐카르바졸)와 TNF(트리니트로플루오레논)를 선택하고, 더욱이 그 위에, 당시 당업자의 인식한도를 훨씬 넘는 중량비 1 대 1비율의 PVK와 TNF로 이루어진 전자플레이트용 광도전성 소자를 추고하는 것은 인용례의 위 기재로부터 용이하게 할 수 있었던 것으로 볼 수 없다.

(2) 東京高裁 1988. 12. 13. 1985(行ケ)35
어떤 기술에 관한 외관상 구성의 변경이 공지기술에서 용이한 것 같은 느낌이 있는 경우, 당업자는 그 구성변경에 의해 얻어지는 당해 기술의 작용효과는 공지기술 이상의 것을 나타내지 않는 것으로 인식하고, 그 구성의 변경을 감히 발명으로 특허출원을 하지 않는 것이 통상이라고 생각되지만, 만약 위와 같은 구성의 변경이 공지기술에서 예측되는 범위를 넘는 현저한 작용효과를 가져오는 것이라면, 그것은 산업의 발달에 기여하는 것이라고 할 수 있기 때문에, 최초에 그러한 점을 깨닫고 작용효과의 현저성을 입증하여 위 변경에 관계되는 구성을 발명으로 하여 특허출원을 한 경우에는, 공지기술에서 추고가 용이하지 않은 발명으로서 진보성을 인정하여, 그것을 특허하는 것이 상당하다고 할 수 있다.

출원발명의 입상 전달지연시간의 개선은, 극히 짧은 시간을 기본 사이클로 하여 작동하고, 회로작동의 고속화가 요구되고 있는 기술분야에 있어서는 극히 현저한 작용효과라고 평가하는 것이 상당하고, 출원발명이 이루는 이러한 입상 특성의 개선에 관한 작용효과는 구성상으로는 근소한 상위에 불과하다고 말하지만, 제 1인용례 기재의 버퍼 회로에서는 예상되기 어려운 특별현저한 것이라고 할 수 있다.

이상과 같이 ‘출원발명의 작용효과에 있어서도, 그것은 제1인용례의 것과 동등한 것에 불과하다고 해석하여야 한다.’고 한 심결의 판단은, 출원발명의 작용효과의 현저성을 간과한 것으로 틀린 판단이다. 또한 심결이, 출원발명의 ‘작용효과가 어떠한 것일지라도 출원발명의 구성에 곤란성이 인정되지 않는다.’라고 하여, 출원발명의 진보성을 부정한 것도 틀린 판단으로 본다. 위와 같이 출원발명은 당업자가 제1인용례 및 제2인용례 기재의 구성에서 예상되는 범위를 넘어선 특별히 현저한 작용효과를 가져오는 것으로서, 그 진보성이 인정되어야 할 것이고, 이를 부정한 심결의 판단은 틀린 것이므로, 심결은 위법하여 취소를 면할 수 없다. 



8. 시사점

인용발명과 출원발명간의 차이가 수치의 한정의 유무뿐이고 과제가 공통되는 경우에는, 그 발명이 가지는 유리한 효과에 대하여 수치한정의 안과 밖에서 양적으로 현저한 차이(임계적 의의)가 있는 것이 요구된다.

본원 발명의 효과는 인용발명의 효과와 동질의 효과로 간주되기 때문에 수치 범위 내외에서 효과의 임계성을 주장해야 하나, 본원 명세서에는 특정 주파수 이외의 주파수를 사용한 경우의 비교 사례가 나와 있지 않았기 때문에 임계적인 의미의 존재를 주장 못한 점이 안타깝다. 


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