원고(피상고인)	캐논 주식회사
원고 대리인	増井和夫 (마스 카즈오)
피고(상고인)	리사이클 어시스트 주식회사
피고 대리인	上山浩(가미 노 야마 히로시)
사건번호	平成18年(受)第826号
판결일자	2007년 11월8일
판사	篠原勝美(시노하라 카츠미)
1심법원	도쿄 지방재판소
1심법원(판결일)	2004년 12월 8일
관련특허	(특허3278410) 액체 용기, 용기의 제조 방법, 용기 패키지, 용기와 기록 헤드가 서로 일체로 제조된 잉크 제트 헤드 카트리지 및 액체 토출기록 장치
관련법령	특허법제100조, 101조3항, 4항, 2조, 68조, 70조
관련기술	잉크카트리지 재충전

2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
본건은 잉크젯 프린터 잉크 탱크에 관한 특허권을 소유하고 있는 캐논(원고, 피상고인, 이하 X라 칭함)이 캐논의 잉크젯 프린터 잉크 탱크를 외국으로부터 수입하여 재활용한 후 국내에 판매하는 리사이클 어시스트 주식회사(피고, 상고인, 이하 Y랑 칭함)에 특허 침해를 주장한 사건이다.

Y는 잉크 탱크를 재활용하는 회사로서 X의 잉크젯 프린터의 사용 완료된 잉크 탱크를 홍콩으로부터 수입하여 잉크를 다시 주입하여 국내에 판매하는 회사이다. 이에 X는 상기 특허권에 근거하여 제품의 수입, 판매 등의 금지 및 폐기를 요구한 사건이다.

(2) 사건 특허발명
본 사건 특허발명은 액체 수납 용기, 그 용기의 제조 방법, 그 용기의 패키지, 그 용기와 기록 헤드를 일체화한 잉크제트 헤드 카트리지 및 액체 토출장치에 관한 것으로, 잉크젯 프린터의 잉크 탱크, 및 그 제조 방법에 대해 개시하고 있다. 특히 청구항은 청구항 1항의 잉크 탱크와 청구항 10항의 잉크 탱크의 제조방법이 본 사건의 문제 부분이다.

청구항 1항 및 10항은 다음과 같다.
【청구항 1】 서로에 대해 압박되는 제1 및 제2 부압 발생 부재를 내장하고 액체 공급부와 대기 연통부를 갖춘 부압 발생 부재 수용 챔버와,
상기 부압 발생 부재 수용 챔버와 연통되는 연통부를 갖고 대체로 기밀 공간을 형성하고 상기 부압 발생 부재에 공급되는 액체를 저장하는 액체 수용 챔버와,
상기 부압 발생 부재 수용 챔버와 상기 액체 수용 챔버를 구획하여 상기 연통부를 형성하는 격벽을 포함하는 액체 용기에 있어서,
상기 제1 및 제2 부압 발생 부재들의 압박부의 경계면은 상기 격벽과 교차하고,
상기 제1 부압 발생 부재는 상기 연통부와 연통하고 상기 압박부의 경계면만을 통해 상기 대기 연통부와 연통될 수 있고,
상기 제2 부압 발생 부재는 상기 압박부의 경계면을 통해서만 상기 연통부와 연통될 수 있으며,
상기 압박부의 경계면의 모세관력은 상기 제1 및 제2 부압 발생 부재의 모세관력보다 크고,
상기 부압 발생 부재 수용 챔버는 액체 용기의 자세에 관계없이 상기 압박부의 전체 경계면에 의해 유지될 수 있는 소정량의 액체로 충전되는 것을 특징으로 하는 액체 용기.
【청구항 10】 서로에 대해 압박되는 제1 및 제2 부압 발생 부재를 내장하며 액체 공급부 및 대기 연통부를 갖춘 부압 발생 부재 수용 챔버와, 상기 부압 발생 부재 수용 챔버와 연통되는 연통부를 갖추고 대체로 기밀 공간을 형성하고 상기 부압 발생 부재에 공급되는 액체를 내부에 저장하는 액체 수용 챔버와, 상기 부압 발생 부재 수용 챔버 및 상기 액체 수용 챔버를 구획하는 격벽을 포함하는 액체 용기로서, 상기 제1 및 제2 부압 발생 부재의 압박부의 경계면은 상기 격벽과 교차하며, 상기 제1 부압 발생 부재는 상기 압박부의 경계면만을 통해서 상기 대기 연통부와 연통되며 상기 제2 부압 발생 부재는 상기 압박부의 경계면만을 통해서 상기 연통부와 연통될 수 있으며, 상기 압박부의 경계면의 모세관력은 상기 제1 및 제2 부압 발생 부재의 모세관력보다 더 큰 액체 용기를 마련하는 단계와,
상기 액체 수용 챔버를 액체로 충전하는 제1 액체 충전 단계와,
상기 액체 용기의 자세에 관계없이 상기 압박부의 전체 경계면에 의해 유지될 수 있는 소정량의 액체로 상기 부압 발생 부재 수용 챔버를 충전하는 제2 액체 충전 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 액체 용기 제조 방법.

3. 소송에서의 쟁점

국외에서의 수출된 제품을 수입하여 재활용하여 국내에 판매하는 경우 특허권의 소진 여부 및 소진의 적용범위가 쟁점사안이다.

4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map
2004. 12. 08. 도쿄 지방재판소 平成 16年 (ワ) 8557号 청구인용
2006. 01. 31. 지적재산 고등재판소 平成16年（ワ）第8557号 항소기각
2007. 11. 08. 최고재판소 平成18年(受)第826号 상고기각

(2) 고등재판소의 판결
원심은 물건발명의 실시형태 중, 생산하는 권리가 소진한다는 사실은 있을 수 없으므로, 특허제품의 취득자가 새롭게 개별 실시대상을 생산하는 것으로 평가되는 행위를 하면, 특허권 침해가 된다고 하는 일반론을 서술한 후, 본건 잉크탱크 본체에 잉크를 재충전하여 Y 제품으로 한 것이 새로운 생산에 해당하는 것이라고 인정할 수는 없다고 하여 소진의 적용을 인정하고, 특허 침해를 부정하여 원고 패소 판결을 내렸다. 이에 X는 항소하였다.

(3) 고등재판소의 판결
판결은, 우선 특허권이 소진되지 않는 유형으로, 특허제품이 제품으로서의 본래의 내용(耐用)기간이 지나 그 효과를 마친 후에 재사용 또는 재생사용이 된 경우(제1유형), 또는 당해 특허제품에 대해 제3자에 의해 특허제품 중의 특허발명의 본질적 부분을 구성하는 부재의 전부 또는 일부에 더해 추가로 가공 또는 교환이 된 경우(제2유형)를 언급하며, 이러한 경우 특허권자는 당해 특허제품에 대해 특허권에 근거하여 권리행사를 할 수 있다고 하는 일반론을 서술한 다음 당초에 충전된 잉크가 소비되었기 때문에, 특허제품이 제품으로서의 본래의 내용기간을 지나 그 효용이 다했다는 사실이 된다고는 할 수 없어 제1유형에 해당한다고는 할 수 없지만, Y제품의 제조과정에서 잉크탱크의 본체 내부를 세정하여 고착화된 잉크를 씻어낸 다음, 거기에 구성요소 K를 충족하는 일정량의 잉크를 재충전하는 행위는, 본건 발명의 목적(개봉 시의 잉크누출의 방지)달성의 수단에 불가결한 행위로서, 특허제품 중의 특허발명의 본질적 부분을 구성하는 부재의 일부에 대해 가공 또는 교환에 해당하는 것이므로, 본건은 제2유형에 해당한다고 인정하여 소진의 성립을 부정하였다.
이에 Y가 상고 및 상고 수리신청을 하였다.

5. 최고재판소의 판단

최고재판소는 국내 소진론, 소진의 적용범위, 국외 소진을 언급하며 본 사건을 다음과 같이 판결하였다.
국내 소진론에 대해서는 다음과 같이 언급하였다.

‘특허권자 등이 일본에서 특허제품을 양도한 경우에는 해당 특허제품에 대해서 특허권은 그 목적을 달성한 것으로 소진되고, 이미 특허권의 효력은 당해 특허제품의 사용, 양도 따위에는 미치지 않고, 특허권자는 당해 특허제품에 대해 특허권을 행사하는 것이 허용되지 않는다. 이 경우 특허제품에 대해서 양도를 행할 때마다 특허권자의 허락을 요한다고 한다면, 시장에서의 특허제품의 원활한 유통을 방해하고 오히려 특허권자 자신의 이익을 침해하며, 나아가서는 특허법 1조에 있는 소정의 목적에도 반하는 것이 되는 한편, 특허권자는 특허발명공개의 보상을 확보할 기회가 이미 보장되어 있다고 할 수 있어, 특허권자 등으로부터 양도된 특허제품에 대해서 특허권자가 그 유통과정에서 이중으로 이득을 취하는 것을 인정할 필요성은 존재하지 않는다.’

소진의 적용범위로서 다음과 같이 언급하였다

‘그러나 특허권의 소진에 의해 특허권 행사가 제한되는 대상이 된다는 것은 어디까지나 특허권자 등이 일본에서 양도한 특허제품에만 제한되는 것이기 때문에, 특허권자 등이 일본에서 양도한 특허제품에 더해 추가로 가공이나 교환이 되어, 그로 인해 해당 특허제품과 동일성이 없으며 또한 특허제품이 새롭게 제조된 것이라고 인정될 때에는, 특허권자는 특허 제품에 대해 특허권을 행사하는 것이 허용된다. 특허제품의 새로운 제조에 해당하는지에 대해서는 당해 특허제품의 속성, 특허발명의 내용, 가공 및 부재의 교환상태 이외에 거래실정 등도 종합적으로 고려하여 판단하는 것이 적당하며, 당해 특허제품의 속성으로는 제품의 기능, 구조 및 재질, 용도, 내용 기간, 사용상태가 고려의 대상이 되어야 할 것이고, 가공 및 부재의 교환상태로서는 가공 따위가 이루어진 때의 당해 특허제품의 상태, 가공의 내용 및 정도, 교환된 부재의 내용기간, 당해 부재의 특허제품 중에서의 기술적 기능 및 경제적 가치가 고려의 대상이 되어야 할 것이다.’

다음으로 국외 소진에 관한 것으로, 특허 제품이 외국으로 판매된 경우에 대해 다음과 같이 언급하였다.

‘특허권자 등이 일본에서의 특허제품을 양도한 경우와 다르지 않다. 즉 일본의 특허권자 등이 국외로 양도한 특허제품에 더해 추가로 가공이나 부재의 교환이 이루어지고, 이로 인해 당해 특허제품과 동일성이 없는 특허제품이 새롭게 제조되었다고 인정될 때는, 특허권자는 그 특허제품에 대해서, 일본에서의 특허권 행사가 허용되어야 할 것이다. 그리고 위에서 언급하는 특허제품의 새로운 제조에 해당하는지에 대해서는, 특허권자 등이 일본에서 양도한 특허제품에 더해 추가로 가공이나 부재의 교환이 이루어진 경우와 동일기준에 따라 판단하는 것이 적절하다고 하겠다.

이에 본건 사안을 적용하여 다음과 같은 판결을 내렸다.

‘Y제품의 잉크탱크에 잉크를 재충전하고 재사용하는 경우에는 인쇄품질의 저하나 프린터 본체의 고장 등을 일으킬 우려가 있기 때문에, X는 이것을 1회로 사용을 한정하고 새로운 것으로 교환하는 것으로 하고 있으며, 그 때문에 X제품에는 잉크보충을 위한 개구부가 설치되어 있지 않으므로, 본건 잉크탱크 본체의 상면에 구멍을 내고 그곳으로부터 잉크를 주입한 후에 이것을 막는다고 하는 Y제품의 제품화 공정에서의 가공따위의 상태는, 단순히 소모품인 잉크를 보충한다는 것에 멈추지 않고 잉크탱크 본체를 잉크보충이 가능하도록 변형시킨 것이다.

또한, 다 사용된 잉크탱크에 대해서는 발명의 효과를 불러오는 구조부분에 잔존하는 잉크가 달라붙어 있어, 그 상태 그대로 잉크를 재충전하더라도 당해 부분의 기능이 제대로 작동하지 않게 되는바, Y제품에 대해서는, 본건 잉크탱크 본체의 내부를 세정함으로써 그곳에 고착(固着)하고 있던 잉크가 씻겨나가, 당해 부분의 기능회복을 도모함과 동시에, 사용개시 전의 X 제품과 같은 정도의 잉크 양이 재충전되게 함으로써 발명의 작용효과가 복원되기 때문에, Y제품의 제품화 공정에서의 가공 따위의 상태는, 단순히 소비된 잉크를 재충전하였다는 사실에 멈추지 않고, 사용이 끝난 본건 잉크탱크 본체를 재사용하여 본건 발명의 본질적 부분에 관련되는 구성을 빠뜨리는데 다다른 상태에 대해 이것을 다시 충족시키는 것이고, 본건 발명의 실질적인 가치를 다시 실현하고, 본건 발명의 작용효과를 새롭게 발휘시키는 것이라고 평가하지 않을 수 없다.

이러한 사실들 외, 잉크탱크의 상행위(거래) 실정 등을 종합적으로 고려하면, Y제품에 대해서는, 가공 전의 X제품과 동일성이 없는 특허제품이 새롭게 제조된 것이라고 인정하는 것이 적절하다고 하겠다. 따라서, X가 국내 또는 국외로 판매한 잉크탱크 본체를 이용해서 제품화한 Y제품에 대해서, X는 본건 특허권에 근거하여 그 수입, 판매 등의 금지 및 폐기를 요구할 수 있다.

6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 서설
특허권의 소진이란 어떤 물건에 대해서 권리자가 특허권을 한번 행사함으로써, 그 특허권이 그 물건에 대해서는 목적을 다 달성하였으므로, 권리자가 다시 한번 특허권을 행사할 수 없는 상태가 되는 것을 말한다. 즉 특허권자가 한번 생산 판매한 물건에 대해서는 특허권이 소진되어 그 물건을 취득한 자가 자유롭게 사용, 수익, 처분할 수 있는 권능을 인정하게 된다.

특허권의 소진을 인정하면, 권리자가 동일 물건에 대해서 특허권을 행사할 수 있는 권한이 한번으로 제한된다. 이러한 지적재산권의 소진을 설명하여 지지지하는 이론을 소진 이론 또는 용진 이론이라 한다.

특허권이 소진이냐 아니냐라는 논쟁이 계속 진행되고 있으며, 현재로 판례 확립되어가고 있다. 이러한 논쟁은 특히 재생업체에서는 중요한 문제가 될 수 있는 부분이다. 이에 일본에서의 특허권 소진은 어떻게 확립되어 본 판결에 비추어 확인해 볼 필요가 있다.

(2) 판례 경향
법조문상, 특허제품이 전전유통(轉轉流通)하는 경우도 특허권침해가 될 것 같지만, 특허제품의 사용 및 전매(轉賣)마다 특허권자의 허락이 필요하여서는, 특허제품의 유통을 현저히 저해한다.

이에 최고 재판소는 BBS 사건(最判平成9(‘97)年7月1日)에서 일반론으로서 국내에서의 소진이론의 적용가능성을 인정했다.
또한 특허권자와 구입자 사이에 실시품의 용도를 제한하는 특약이 있다고 해도, 소진한다고 하는 효과가 발생하는 것에는 변화가 없고, 용도를 제한한 것은 당사자 사이의 계약침해를 구성하는 것에 지나지 않는다(東京地判平成 13年(‘01) 11月 30日판결중 발췌).

또한 소진 이론이 타당한 것은 권리자 스스로의 승낙한 실시품이 판매 되었을 경우에 한정되며 폐기예정이었던 권리자에 의한 제조품을 무단으로 부정유출하는 행위에 대해서는, 특허권침해에 해당한다고 이해되고 있다.(大阪地判平成8(‘96)年 2月 29日)

(3) 특허제품의 재사용
특허권자로부터 구매한 제품은, 소진이론에 의해, 이후 취득한자가 자유롭게 사용할 수 있다. 여기서, 구매한 부품이 마모되거나 파손되었을 경우에, 재차 사용할 수 있도록 만드는 것이, 특허권침해가 될 지가 논의되고 있다.

이러한 점은 이건 사건 판결의 지적고등법원 판결에서 재사용과 소진에 대해 다음과 같은 일반적인 기준을 정립했다.

「(가) 해당 특허제품이 제품으로서의 본래의 내구사용기간을 경과하여 그 효용을 끝낸 후에 재사용 또는 재활용이 되었을 경우(제1유형), 또는 (나) 해당 특허제품에 관하여 제삼자에 의해 특허제품 중의 특허발명의 본질적 부분을 구성하는 부재(部材)의 전부 또는 일부에 대해 가공 또는 교환이 되었을 경우(제2유형)에는, 특허권은 소진되지 않고, 특허권자는, 해당 특허제품에 대하여 특허권에 근거한 권리행사를 할 수 있는 것으로 해석하는 것이 타당하다. ··· 그리고, 제1유형에 해당할지 여부는, 특허제품을 기준으로 해서 해당제품이 제품으로서의 효용을 끝냈는지에 의해 판단되고, 제2유형에 해당할지 여부는, 특허발명을 기준으로서 특허발명의 본질적 부분을 구성하는 부재의 전부 또는 일부에 대해 가공 또는 교환이 되었는지에 의해 판단되어야할 것이다. 따라서 특허발명의 본질적 부분을 구성하는 부재의 전부 또는 일부가 손상 또는 상실함으로써 제품으로서의 효용을 끝냈을 경우에, 해당 부재에 대해 가공 또는 교환이 되었을 때는, 제1유형에도 제2유형에도 해당하게 된다. 또, 가공 또는 교환이 된 대상이 특허발명의 본질적 부분을 구성 하는 부재에 해당되지 않는 경우에는, 제2유형에는 해당하지 않지만, 제품으로서의 효용을 끝냈다고 인정될 때는, 제1유형에 해당할 수 있다.」

또한 판결은, 이하와 같이 논술하고, 제1유형에 대해서 효용상실의 견해를 부연 설명했다.

「먼저, 제1유형으로 하는 특허제품이 제품으로서의 본래의 내구사용기간이 경과하여 그 효용을 끝냈을 경우란, 특허제품에 대해서, 사회적 내지 경제적인 견지에서 결정해야할 것이며,
(a) 해당제품의 통상의 용법하에서 제품의 부재가 물리적인 마모, 혹은 그 성분이 화학적으로 변화하는 등의 이유로 해당제품의 사용이 실제로 불가능하게 되었을 경우가 그 전형이지만,
(b) 물리적 내지 화학적으로는 복수회 내지 장기간에 걸쳐서 사용이 가능한 것임에도 불구하고 보건위생 등의 관점에서 사용회수 내지 사용기간이 한정되어 있는 제품(예를 들면, 일회용 주사기나 복용 약 등)에 있어서는, 해당 사용회수 내지 사용기간을 경과한 것은, 비록 물리적 내지 화학적으로는 해당 제한을 넘는 회수 내지 기간의 사용이 가능하여도, 사회통념상 효용을 끝낸 것으로서 제１유형에 해당한다고 해야 한다.

제１유형 가운데, 전자(상기(a))에 대해서는, 특허제품에 대해, 소모 부재(예를 들면, 전기기기에서 전지나 에어컨에서의 집진필터 등)나 제품 전체와 비교해서 내구사용기간이 짧은 일부의 부재(예를 들면, 전기기기에서의 전구나 수중용 기기에서의 방수용 패킹 등)를 교환하여, 혹은 손상한 일부의 부재에 대해 가공 또는 교환을 했다고 하여도, 해당제품의 통상의 용법의 하에서의 수리로 인정될 때는, 제품이 그 효용을 끝냈다고 말할 수는 없다.

이것에 대해, 해당 제품의 주요한 부재에 대규모 가공을 한다든지 또는 교환하거나 혹은 부재의 대부분을 교환하거나 하는 행위는, 상기의 의의에서의 수리의 영역을 넘어 해당 제품의 내구사용기간을 과대하게 연장하는 것이라고 해야 하는 것이기 때문에, 해당 가공 또는 교환이 된 시점에서 해당 제품은 효용을 끝낸 것으로 해석하는 것이 타당하다.

이 경우에, 해당 가공 또는 교환이 제품의 통상의 용법하에서 수리에 해당할지 어떨지는, 해당 부재가 제품 내에서 완수하는 기능, 해당 부품의 내구사용기간, 더해진 가공의 태양(態様), 정도, 해당 제품의 기능, 구조, 재질, 용도, 사용 형태, 거래의 실정 등의 사정을 종합 고려하여 판단되어야 할 것이다. 또한, 주요한 부재인지 여부는 특허발명을 기준으로 해서 기술적인 관점에서 판단하는 것이 아니라, 제품 자체를 기준으로 해서 해당 부재가 차지하는 경제적인 가치의 중요성이나 양적 비율의 관점에서 판단해야 한다. ···제3자에 의한 부재의 가공 또는 교환이 통상의 용법하에서의 수리에 해당하는지, 사용회수 내지 사용기간만료에 의해 제품이 효용을 끝낸 것이 되는지는, 특허제품에 관한 상기의 사정에 더하여, 해당 제품이 속하는 분야에서의 동종제품이 일반적으로 가지는 기능, 구조, 재질, 용도, 사용 형태, 처리의 실정 등도 종합 고려하여 판단되어야 할 것이다. 게다가 후자(상기(b))에 대해서는, 사용회수 내지 사용기간이 일정 회수 내지 기간으로 한정되는 것이, 법령 등에 규정되어 있던가, 혹은 사회적으로 강한 공통 인식으로서 형성 되어 있는 경우가, 이것에 해당되는 것으로 해석하는 것이 타당하다. 따라서 단지 특허권자 등이 특허제품의 사용회수나 사용기간을 제한하여 제품에 그 취지를 표시하는 등의 것만으로 당해 제한에 이르는 것에 의해 제품이 그 효용을 끝낸 것이 되는 것은 아니다.」

또한, 판결은 제2유형의 기준에 대하여 아래와 같이 말하고 있다.

「특허청구범위에 기재된 구성 가운데 해당 특허발명 특유의 해결수단을 기초로 하는 기술적 사상의 핵심을 이루는 특징적 부분을 가지며, 특허발명에서의 본질적 부분으로 이해해야 하는 것이다.」

즉 제1유형에서는 특허로서의 효용의 기준을 종합적으로 고려하여야함을 나타내고 제2유형에서는 특허 발명의 본질적 부분에 더해진 가공이나 교환에 의해 효용을 회복하는 행위는 재생산과 동일하다고 판시함으로서 특허소진의 기준을 제시하였다.

(4) 이 사건에서의 특허권 소진의 기준
본 판결은, 판례·학설의 견해가 예리하게 대립하였던 소진론의 적용범위라는 특허법상의 중요한 논점에 대해서, 최고법원으로서 처음으로 판단을 행한 것이다. 동시에 본 판결은 지적재산 고등법원의 대합의 판결에 대해서 최고법원이 처음으로 판단을 나타낸 보인 것이라는 점에서도 주목을 받고 있다.

대합의 판결은, 특허제품과 특허발명(청구범위)이라고 하는 두 가지 관점을 설정하고 각각의 관점에서 구체적이면서 명확한 기준을 정립함으로써, 소진의 적용범위를 획일적으로 결정한다고 하는 기법을 채용하고, 소진을 둘러싼 논의의 혼미에 마침표를 찍으려고 하였다. 거기에는 비즈니스 상의 예측 가능성에 이바지하는 투명성이 높은 명확한 규칙을 적극적으로 세우려고 하는 지재고재의 기세가 느껴진다. 대합의부에 부과된 기대에 적극적으로 대응하려고 한 것이라고 평가할 수 있을 것이다.

이것에 대해, 최고법원은 대합판결의 소진에 관한 판단방식을 참고로 하면서도 이것에 대폭적인 수정을 가해, 최종적으로 종합고려형의 해결방법을 선택하고 있다.

이 부분은 소진론의 어려움을 잘 나타내는 것이라고 할 수 있다. 대합의 판결과 같이, 소진에 관한 통일적인 규칙을 설정한다는 것은 침해판단의 예측 가능성, 명확성을 높이는 것이지만, 다른 한편으로는 소진을 다투는 장면에서는 일반 침해소송과 비교해서, 다양한 당사자가 도출되고, 그 당사자들의 이익상황도 사안마다 다르기 때문에 대합의 판결의 기준을 모든 조건에 경직적으로 적용하는 것은 불합리한 결과를 가져올 우려가 있다. 이러한 사실을 중시하여 본 판결은 예측 가능성이라는 점에서 문제가 남는다는 사실을 알고 있으면서, 일응 종합고려형의 판단으로 회귀하였다고 볼 수 있다.

7. 관련 판례

(1) 東京地裁 1998. 10. 7. 1991(ワ)10687
본건은 균등론에 대한 볼스플라인 사건의 판결을 전제로 하여 균등의 요건에 관한 입증책임의 분배에 대하여 처음으로 논한 판결이다. 그 결론은 균등의 요건 ① 내지 ⑤ 중에서 사건의 성질상 실질적 동일에 관한 ① 내지 ③ 의 사실의 입증책임은 균등을 주장하는 자가 부담하고, 적용제외사유에 관련된 ④ 및 ⑤ 의 사실의 입증책임은 균등을 부정하는 자가 부담하는 것으로 해석하는 것이 상당하다고 하는 것이다. 다만, 본 건은 그 입증책임에 관한 일반론을 구체적으로 적용하여 결정하는 것은 아니므로, 단지 일반론에 그쳤지만, 재판실무에 미치는 영향은 크다.

(2) 大阪高裁 2001. 4. 19. 1999(ネ)2198
본 판결은 다음의 두가지 점에 주목할 만하다. 첫째로 간접침해의 경우에도 직접침해와 같이 특허권의 효력을 미치게 하는 것이므로, 균등론을 같이 적용해야 한다고 한 점이다. 이 점에 관해서는 일본 특허법 제101조(침해로 간주되는 행위)의 취지가 간접침해도 직접침해와 같이 특허권의 효력을 미치게 하려고 한 것이고, 간접침해라고 해서 균등론의 적용을 제한해야 할 것이라는 논거도 부족하다고 볼 수 있으므로, 타당한 판결이라 판단된다. 둘째로 본건 특허발명의 출원 중에 특허청에서의 거절이유 통지에 대한 절차보정으로 특허청구범위에 한정적으로 추가된 ‘거의 수직으로 유지된 상태로’라는 한정이 본건 발명의 본질적 부분이라고 말 할 수 없고, 또한 의식적 제외도 아니다라고 한 점이다. 중간처리에 있어서, 거절이유 통지에 대하여 절차 보정서를 제출하여 특허청구범위에 한정을 가한 경우는 공지기술과의 차이를 내기 위해서, 혹은 구성을 보다 명확화하기 위해서 등 여러 가지의 이유 또는 사정이 있을 것이나, 여하한 문언이 추가되면 적어도 추가된 문언의 한정에 대해서는 일반적으로는 의식적 제외가 있었다고 판단할 수 있을 것이다. 또한, 일반적으로는 상기 한정에 본질적 부분이 있다고 판단될 수 있는 경우가 적지 않을 것이다. 이 점에 관하여, 본 판결에서는 거절이유를 회피하기 위해서 부가된 요건이 아니고, 상투수단을 기재한 것에 불과함으로 의식적 제외가 아니다라고 판시하고 있다.

8. 시사점

본 판결이 균등론 적용의 요건으로서 들고 있는 내용은 대체로 종래의 통설적 견해와 일치하고, 균등론에 관한 국제적 동향에도 따르는 내용이라고 할 수 있다. 본 판결은 균등의 요건에 대하여 각각 적극적 요건과 소극적 요건을 구체적으로 명시했다고 하는 점에서 중요한 의의를 가진다고 생각된다. 다만 균등요건의 쌍방 당사자간에 있어서 주장입증책임에 관하여 본 판결은 명시적인 판단을 하고 있지 않고 있으므로 앞으로 쟁점이 될 가능성을 남긴 것은 아쉬움이 있다.

본 판결은 우선 특허발명의 기술적 범위는 어디까지나 특허청구범위의 기재의 문언해석에 의하여 확정되는 것이 원칙이고, 예외적으로 일정한 요건이 충족된 경우에는 균등론의 적용에 의하여 그 범위가 문언해석의 폭을 넘어 확장된다는 것을 분명히 한 것이다.

균등론은 긍정되어야 할 것이라는 학설과 하급심의 판결례에 대하여 이 판결은 명확한 해답을 보여준 데에 큰 의미가 있고, 학설도 이 판결에 대하여 크게 환영하고 있다. 특히 용이상도성의 판단시점을 종래의 통설(출원시설)을 뒤엎고 미국 연방대법원의 Warner Jenkinson판결이나 특허법조약에서처럼 침해시설을 취한 것은 더욱 의미가 있다. 균등의 소극적 요건으로 일컬어 지는 ④대상제품이 출원시의 공지기술로부터 용이하게 추고할 수 있었던 것이 아닐 것 및 ⑤ 출원경과금반언 등의 특단의 사정이 없을 것이라는 2가지 요건은 비록 균등론에만 적용되는 요건으로 파악할 것이 아니라 특허침해의 일반론으로서 ④의 요건에 대하여는 공지기술의 항변(자유기술의 항변) 내지 특허무효의 항변을, ⑤의 요건에 대하여는 출원경과금반언 내지 의식적 제외론 등을 인정하여야 할 것이라는 견해가 유력하다.

위 최고재판소의 판결 이후 하급심에서는 위 판결이 제시하는 균등의 요건을 적용하여 균등의 성부를 판단한 판결이 적지 않게 선고되고 있는바, 향후 새로운 재판례의 집적을 통하여 논의가 더욱 심화될 것으로 전망된다.