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당사자계심판 / 무효심판 [FAQ 모음]

Q 당사자계심판이란 무엇입니까?

A 사자계심판이란 일단 특허(실용신안, 디자인, 상표)권이 부여된 후 당사자간에 분쟁이 발생하여 특허(실용신안, 디자인, 상표)의 내용 자체의 유·무효와 권리범위 등을 판단하는 심판으로서 일반 소송절차처럼 당사자 대립구조로 진행되며 무효심판, 권리범위확인심판, 통상실시권허여심판등이 여기에 해당됩니다. 당사자계심판은 청구인과 피청구인이 존재하고, 심판비용도 패소자가 부담하며(통상실시권허여심판은 제외), 참가가 허용됩니다.

무효심판
- 특허의 무효심판 : 특허법 제133조
※ ’06. 10. 1 이후에 설정등록된 특허에 대해서는 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월 이내에 누구든지 무효심판을 청구 할 수 있음. 위 기간이 경과되면 이해관계인 또는 심사관만이 청구할 수 있음.
※ ’06. 10. 1 이후 청구된 무효심판의 계속 중에 청구된 정정청구의 적법 요건 판단시에는 특허의 정정요건 중 특허법 제136조제4항(일명 독립특허요건)을 적용하지 아니한다.
- 특허권의 존속기간의 연장등록의 무효심판(특허법 제134조)
- 실용신안등록의 무효심판(실용신안법 제31조, 구 실용신안법 제49조)
※ ’06. 10. 1 이후의 실용신안출원에 대한 무효심판에 있어서는 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월 이내에 누구든지 무효심판을 청구 할 수 있음. 위 기간이 경과되면 이해관계인 또는 심사관만이 청구할 수 있음.
※ ’06. 10. 1 이전 또는 이후 출원에 관계없이 실용신안무효심판의 경우에는 정정요건 중 실용신안법 제33조에서 준용하는 특허법 제136조 제4항(일명 독립특허요건)을 적용하지 아니한다.(구 실용신안법 제49조의2, 실용신안법 제33조→특허법 제133조의2 제4항)

- 디자인등록의 무효심판(디자인보호법 제68조)

- 상표등록의 무효심판(상표법 제71조)

- 상표권의 존속기간갱신등록의 무효심판(상표법 제72조)

- 상품분류전환등록의 무효심판(상표법 제72조의2)


권리범위확인심판 : 특허법 제135조, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제69조, 상표법 제75조
- ’06. 10. 1 이후에 청구되는 특허 및 실용신안의 권리범위확인심판에 있어서는 전용실시권자도 청구인이 될 수 있음(특허법 제135조 1항, 실용신안 제33조)
- ’07. 1. 3 이후에 청구되는 상표권 및 디자인권의 권리범위확인심판에 있어서는 전용실시권자도 청구인이 될 수 있음(디자인보호법 제69조, 상표법 제75조)

정정의 무효심판 : 특허법 제137조, 실용신안법 제33조, 구 실용신안법 제52조)

통상실시권허여의 심판 : 특허법 제138조, 실용신안법 제32조, 구 실용신안법 제53조, 디자인보호법 제70조

상표등록의 취소심판 : 상표법 제73조

전용사용권 또는 통상사용권 등록의 취소심판 : 상표법 제74조



특허 무효심판이란 무엇입니까?


특허의 무효심판이란 유효하게 설정등록 된 특허권을 법정무효사유를 이유로 심판에 의하여 그 효력을 소급적으로 또는 장래에 향하여 상실시키는 준 사법적 행정처분을 말하는 것으로, 특허의 무효처분은 특허권침해소송을 해결하기 위한 전제로서 재판에서 할 수는 없으며 반드시 무효심판에 의해 행해져야 합니다(법 제133조).


[제133조]- 특허의 무효심판

① 이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 특허청구범위의 청구항이 2 이상인 때에는 청구항마다 청구할 수 있다. 다만, 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월 이내에 누구든지 다음 각 호(제2호를 제외한다)의 어느 하나에 해당한다는 이유로 무효심판을 청구할 수 있다. <개정 2006.3.3, 2011.5.24>

1. 제25조, 제29조, 제32조, 제36조제1항부터 제3항까지, 제42조제3항제1호 또는 같은 조 제4항의 각 규정에 위반된 경우

2. 제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조의 규정에 위반된 경우

3. 제33조제1항 단서의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우

4. 특허된 후 그 특허권자가 제25조의 규정에 의하여 특허권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약에 위반되는 사유가 발생한 경우

5. 조약의 규정에 위반되어 특허를 받을 수 없는 경우

6. 제47조제2항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우

7. 제52조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우

8. 제53조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우

②제1항의 규정에 의한 심판은 특허권이 소멸된 후에도 이를 청구할 수 있다.

③특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제1항제4호의 규정에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 특허권은 그 특허가 동호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다.

④심판장은 제1항의 심판의 청구가 있는 때에는 그 취지를 당해 특허권의 전용실시권자 기타 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 통지하여야 한다.



무효심판은 착오로 허여 된 특허권을 계속 방치하면 특허권자의 부당한 보호가 됨은 물론 국가산업에도 유익하지 못하므로 무효심판을 통하여 부실 특허를 정리하려는 취지입니다.

청구인 및 피청구인
- 청구인 : 이해관계인(이해관계인 유무판단은 심결시를 기준) 또는 심사관
- 피청구인 : 특허권자
- 특허권 존속기간중에는 물론, 특허권의 소멸 후에도 가능(법 제133조 제2항)

무효사유(법 제133조 제1항)

[제133조 제1항]

① 이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 특허청구범위의 청구항이 2 이상인 때에는 청구항마다 청구할 수 있다. 다만, 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월 이내에 누구든지 다음 각 호(제2호를 제외한다)의 어느 하나에 해당한다는 이유로 무효심판을 청구할 수 있다. <개정 2006.3.3, 2011.5.24>

1. 제25조, 제29조, 제32조, 제36조제1항부터 제3항까지, 제42조제3항제1호 또는 같은 조 제4항의 각 규정에 위반된 경우

2. 제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조의 규정에 위반된 경우

3. 제33조제1항 단서의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우

4. 특허된 후 그 특허권자가 제25조의 규정에 의하여 특허권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약에 위반되는 사유가 발생한 경우

5. 조약의 규정에 위반되어 특허를 받을 수 없는 경우

6. 제47조제2항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우

7. 제52조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우

8. 제53조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우


※ 특허 무효사유는 법정되어 있어 그것 이외의 다른 사유로 무효 심판을 청구할 수 없습니다.
- 권리의 향유능력이 없는 외국인에게 허여 된 경우
- 산업상 이용가능성, 신규성 및 진보성이 없는 발명에 특허권 등이 설정된 경우
- 무권리자에 권리가 허여 된 경우
- 후출원인에게 권리가 허여 된 경우
- 조약에 위배되어 권리가 허여 된 경우 등

무효의 효과
- 특허무효심결이 확정되면 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 간주되는 소급 효과가 생깁니다(법 제133조 제3항). 보상금청구권도 특허가 무효 된 경우에는 발생되지 아니하는 것으로 봅니다.
※ 소급효의 예외: 특허가 특허권 발생이후에 생긴 후발적 무효사유(법 제133조 제1항 제4호)에 의하여 무효 된 경우에는 그 특허권은 처음부터 소급하여 상실되는 것은 아니며 그 특허가 무효사유에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 봅니다(법 제133조 제3항).

- 실시료·손해배상금의 반환문제 실시권 설정계약당시에 특허가 무효 된 경우 이미 지급한 실시료를 반환한다는 특약이 있다면 계약의 내용에 따라 특허권자는 이행의무가 있으므로 상대방으로부터 받은 실시료를 반환해야 하나, 이러한 특약이 없는 경우라면 실시료의 반환 의무는 없다고 보는 것이 일반적입니다.

- 무효 된 특허권을 행사하여 상대방으로부터 손해배상금의 지급을 받은 경우에는 위 실시권의 경우와는 달리 특허권자는 그 손해 배상금을 상대방에게 반환하여야 합니다.

특허가 법 제104조의 사유에 해당되어 무효 된 경우에는 무효된 원 특허권자 등은 일정범위 내에서 통상실시권을 갖습니다.


[제104조]- 무효심판청구등록전의 실시에 의한 통상실시권

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 특허 또는 실용신안등록에 대한 무효심판청구의 등록전에 자기의 특허발명 또는 등록실용신안이 무효사유에 해당되는 것을 알지 못하고 국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 경우에는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 또는 고안 및 사업의 목적의 범위안에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지거나 특허나 실용신안등록이 무효로 된 당시에 존재하는 특허권에 대한 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다. <개정 1998.9.23, 2006.3.3>

1. 동일발명에 대한 2이상의 특허중 그 하나를 무효로 한 경우의 원특허권자

2. 특허발명과 등록실용신안이 동일하여 그 실용신안등록을 무효로 한 경우의 원실용신안권자

3. 특허를 무효로 하고 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우의 원특허권자

4. 실용신안등록을 무효로 하고 그 고안과 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우의 원실용신안권자

5. 제1호 내지 제4호의 경우에 있어서 그 무효로 된 특허권 또는 실용신안권에 대하여 무효심판청구의 등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 그 등록을 받은 자. 다만, 제118조제2항의 규정에 해당하는 자인 경우에는 등록을 요하지 아니한다.


②제1항의 규정에 의하여 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.



Q
특허 무효심판의 청구인은 누가 될 수 있습니까?


A 특허무효심판의 청구인은 이해관계인 또는 심사관으로 한정됩니다.

2006. 10. 1부터 특허이의신청이 무효심판으로 통합 되면서 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월 이내에 무효심판을 청구하는 경우에는 누구든지 가능하지만, 그 이후 무효심판은 불필요한 심판의 청구를 방지하기 위하여 청구인이 이해관계인으로 제한되어 있습니다.

이해관계인이란 당해 특허의 발명을 실시하여 물품을 제조·판매함을 업으로 하는 자 또는 그 업무의 성질상 당해 특허의 발명을 사용하리라고 추측이 갈 수 있는 자를 의미하므로, 그 이해관계인에는 특허권자로부터 그 권리의 대항을 받을 염려가 있으므로 말미암아 현재 업무상 손해를 받거나 후일 손해를 받을 염려가 있는 자를 포함한다 할 것입니다.

이해관계인의 여부는 심결 당시를 기준으로 판단합니다.


특허 무효심판계속 중 피청구인(권리자)이 그 등록권리를 제3자에게 이전한 경우,당사자로서의 지위는 인정되는지 여부
특허무효심판계속 중에 권리자가 그 특허권을 제3자에게 이전하였다 하더라도 본법상의 이해관계임에는 변함이 없으므로 위 양도는 심판피청구인의 당사자로서의 지위에 아무런 영향도 미치지 않습니다.

또한 심결이나 판결의 효력은 그 승계인에게도 미치는 것이므로 심결이나 판결의 종국에 이르기까지 당사자로서 자기 승계인을 위하여 행위할 당사자 적격을 가진다 하겠습니다.

참고로 특허무효심판이 청구되면 이에 대하여 등록원부상에 예고등록되므로 양수인을 사전에 인식할 수 있기 때문에 당해 특허에 대한 등록원부를 잘 살펴보는 것이 중요합니다.


Q 특허 무효심판은 어떤 절차를 거쳐 진행됩니까?

A 무효심판청구서가 접수되면, 청구서상의 기재사항 기재여부 및 납부여부에 대한 방식상의 심사를 진행합니다.

심판장은 심판청구서의 부본을 특허권자에게 송달하고 기간을 정하여 답변서 제출의 기회를 부여하며, 무효심판청구인과 특허권자 상호간의 변박·반박등의 절차를 통해 무효심판청구 이유의 본안에 대한 심리를 진행합니다.

무효심판청구가 이유 없는 때에는 심판청구를 기각하며, 심판청구 이유가 타당한 경우에는 인용하는 심결로서 무효심결을 하게 됩니다.


Q 특허 무효심판 진행 중에도 명세서의 특허청구범위 등에 대한 정정이 가능합니까?

A
특허무효심판의 피청구인인 특허권자는 심판에 대한 답변서의 제출기간내 또는 직권심리에 따른 의견서 제출기간내에 특허법 제136조 제1항에 규정한
1)특허청구범위의 감축
2)오기의 정정
3)불명료한 기재를 석명하는 경우에 한하여 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있습니다(특허법 제133조의 2).


[제136조 제1항]- 정정심판

① 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. 다만, 특허의 무효심판이 특허심판원에 계속(係屬)되고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2006.3.3, 2009.1.30>

1. 특허청구범위를 감축하는 경우

2. 잘못 기재된 것을 정정하는 경우

3. 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[제133조의2]- 특허무효심판절차에서의 특허의 정정

제133조제1항에 따른 심판의 피청구인은 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단에 따라 지정된 기간 이내에 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인의 증거서류의 제출로 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다. <개정 2007.1.3, 2009.1.30>

②제1항의 규정에 따른 정정청구를 하는 때에는 해당무효심판절차에서 그 정정청구 전에 수행한 정정청구는 취하된 것으로 본다. <신설 2007.1.3>

③심판장은 제1항의 규정에 의한 정정청구가 있는 때에는 그 청구서의 부본을 제133조제1항의 규정에 의한 심판의 청구인에게 송달하여야 한다. <개정 2007.1.3>

제136조제2항 내지 제5항·제7항 내지 제11항, 제139조제3항 제140조제1항·제2항·제5항의 규정은 제1항의 정정청구에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 제136조제9항중 "제162조제3항의 규정에 의한 심리종결의 통지가 있기 전(동조제4항의 규정에 의하여 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 동조제3항의 규정에 의한 심리종결의 통지가 있기 전)에"는 "제136조제5항의 규정에 의한 통지가 있는 때에는 지정된 기간 이내에"로 본다. <개정 2007.1.3>

⑤제4항의 규정을 적용함에 있어서 제133조제1항의 규정에 따른 특허무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 제136조제4항의 규정을 준용하지 아니한다. <신설 2006.3.3, 2007.1.3>

[본조신설 2001.2.3]
[국가법령정보센터]



무효심판절차에서 정정청구의 기회가 확대되었다고 하는데 어떤 의미인가요?



기존에는 무효심판에서 정정청구 기회를 1회만 부여하였으나 최근 제도개선을 통하여 청구인이 새로운 의견 또는 증거를 제출한 때마다 정정청구를 할 수 있도록 하여 등록권리자에게 권리방어의 기회를 확대하였습니다.


출처: 특허청 / 국가법령정보센터




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