기술이전 유형은 이전되는 기술의 형태에 따라 특허 등 산업재산권 이전, 노하우 기술이전, 산업재산권과 노하우 기술을 포함하는 기술이전으로 분류할 수 있으며, 소유권의 이전여부 등에 따라 기술매각(양도), 실시권 허여로 구분할 수 있고, 실시권의 유형에 따라 전용실시권, 통상실시권, 상호실시권, 재실시권으로도 구분할 수 있다.

기술이전의 유형 6가지

(1) 산업재산권 이전(Intellectual Property Transfer)

특허권(실용신안 등 산업재산권 포함)의 이전은 특허권자의 적극적인 설정의사에 의해서 설정되는 약정에 의한 실시권과 특허법의 규정에 의해서 설정되는 법정실시권, 국가가 실시권의 설정에 개입하여 제3자에게 실시권을 설정해주는 강제실시권으로 구분된다.

실시권의 효력이 독점력을 갖는 전용실시권과 비독점적인 통상실시권으로 구분된다. 전용실시권은 오로지 특허권자의 약정에 의한 실시권이고, 통상실시권은 위의 모든 원인에 의해서 설정될 수 있는 실시권이다. 그러므로 실시권의 종류는 전용실시권과 각종의 설정의 원인에 의해 설정되는 통상실시권으로 구분된다. 그리고 통상실시권은 약정에 의한 통상실시권, 법정실시권 및 강제실시권으로 구분된다.

일반적으로 특허 등 산업재산권을 사용하여 특정제품을 생산, 사용, 양도, 판매, 전시 등을 할 수 있는 권리를 부여하는 것으로 이는 산업재산권자(Licensor)와 이를 사용하고자 하는 자(Licensee) 당사자간의 실시권허여(Licensing) 계약에 의해 이루어진다.


(2) 노하우 이전(Know-How Transfer)

노하우 이전은 영업비밀에 속하는 것으로서 주로 기술적인 정보로서 경제적인 가치가 높은 정보를 제공하는 것을 말한다. 노하우 이전은 특허권 라이센싱과 달리 독점성, 배타성이 없으므로 기술보호 측면에서 비밀유지가 생명이다. 만약 비밀이 유지되지 않을 경우 기술정보로서 가치가 소멸되기 때문에 당사자는 물론 소속 직원들에게까지 비밀유지 의무를 위반할 경우 손해배상 책임을 지게 하는 것이 중요하다.

기술도입자 입장에서는 해당 노하우에 대한 평가를 사전에 실시하기를 원하므로 어느 정도 비밀이 기술도입자에게 노출될 수밖에 없어 기술제공자 입장에서는 이를 잘 판단하고 대응해야만 한다. 이때에도 사전에 비밀유지의무를 체결하고 노하우 기술에 접근하도록 하는 것이 필요하다.


[특허권과 노하우의 차이점]

(3) 노하우를 포함한 산업재산권 이전(Technology Transfer)

정부출연연구기관의 일반적인 기술이전 방식으로 특허 등 산업재산권 뿐만 아니라 그 특허를 실현할 수 있는 노하우 기술을 포함하여 이전하는 경우를 말한다. 우리나라 기업들은 산업재산권의 이전보다 특허권 등 산업재산권과 이를 실현할 수 있는 노하우를 포함하는 기술이전을 선호하며, 특히 중소기업의 경우에는 특허권에 중요성을 두지 않는 경향이 있다.

특허명세서만 가지고는 제품화하는데 한계가 있으며, 어떤 기술을 제품화하고자 할 때 노하우 기술은 매우 중요한 역할을 한다. 기술도입자 입장에서는 기술노하우를 습득하게 되어 기술력이 향상되고 해당기술을 상품화하는데 실패할 확률을 줄일 수 있는 중요 수단이 된다.

기술제공자 입장에서는 후속지원 및 교육을 해주어야 하는 부담과 번거로움 때문에 기술개발자들은 이를 기피하는 경향이 있다. 특히 정부출연연구기관이나 대학의 경우 새로운 신기술개발에 종사하는 것을 연구원들이 선호하기 때문에 이미 개발이 완료된 기술의 후속지원 업무를 기피하게 된다.

기술제공자 입장과 기술도입자의 상반된 입장을 조율하기 위해서는 다른 기술이전 계약조건과 함께 중요한 협상조건으로 다루어져야 한다.

(4) 전용실시권과 통상실시권

특허 등 산업재산권 소유자는 이에 대해 실시권을 허여할 경우 전용실시권이나 통상실시권을 허여할 수 있다. 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정할 때에는 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위 안에서는 그러하지 아니하다(특허법 제94조 참조).

전용실시권은 설정행위로 정한 범위 내에서 당해 특허발명을 업으로 실시할 수 있는 권리를 독점한다. 즉, 전용실시권은 배타성을 갖는 물권적 권리이다. 그러므로 전용실시권자는 자기의 전용실시권을 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 자기의 이름으로 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

전용실시권은 산업재산권자만이 허락할 수 있지만 통상실시권은 산업재산권자 뿐만 아니라 전용실시권자도 허락할 수 있다. 다만, 전용실시권자가 통상실시권을 허여하기 위해서는 산업재산권자의 동의가 필요하다.

전용실시권은 설정등록을 하지 않으면 그 효력을 발생할 수 없으나 통상실시권은 설정등록을 하지 않아도 계약과 동시에 효력이 발생하게 된다. 통상실시권자는 전용실시권자와 달리 자기 이름으로 해당 산업재산권을 불법으로 사용하는 자에 대하여 사용금지 및 손해배상청구권을 행사할 수 없다. 전용실시권자는 특허권자의 승인을 받고 제3자에게 재실시권(Sub-License)을 허여할 수 있다.

통상실시권에는 독점적 통상실시권(Exclusive License)과 비독점적 통상실시권(Non-Exclusive License)으로 구분할 수 있다. 독점적 통상실시권은 향후 중복되는 범위의 실시권을 제3자에게 허여하지 않는다는 산업재산권자의 약속을 특약한 실시권을 말한다.

[전용실시관과 통상실시권의 비교]

(5) 상호실시권(Cross License)

특정 산업재산권에 대해 실시권자간에 상호 교환사용이 필요하다고 인정되는 경우 상호실시권을 허여하며, 이때 산업재산권의 경제적 가치가 동등할 경우에는 상호 무상으로 사용하게 되지만, 어느 한쪽의 산업재산권의 경제적 가치가 더 높을 경우에는 가치가 낮은 쪽에서 그 차액만큼 보상해주고 실시권을 허여 받는 것이 일반적이다.

크로스라이센스(상호실시권 허여)를 추구하는 기본적 배경은 기술이 복합화, 융합화, 고도화되어 가면서 모든 기술을 개발하고 소유하기보다는 필요한 기술을 서로간에 빌려쓰게 된다면 연구개발 시간과 비용을 훨씬 절감할 수 있어 상호 경제적이기 때문이다.

크로스라이센스를 계획하고 검토 및 실시함에 있어서 상호 사용하려는 특허의 가치를 어떻게 산정 평가할 것인가가 가장 중요한 문제라고 할 수 있다. 양 당사자의 기술이 어느 정도 가치가 동일할 경우에는 문제가 되지 않지만 어느 한쪽의 기술이 경제적 가치가 더 크다면 다른 한쪽이 이를 보상해 주어야 하기 때문이다.

크로스라이센싱 상대방 특허의 경제적 가치를 평가하기 위해서는 특허의 수, 특허의 권리기간, 특허의 권리범위 및 기술적 가치(발명이 제품에 차지하는 비중 등), 원천기술인가 아니면 개량기술인가, 특허의 유효성(무효가능성은 없는가) 등을 전문가의 도움을 받아 심도 있게 검토하여야 할 것이다.

상호실시권은 양자의 기술을 보완해주는 동시에 기술료(Royalty)를 절감할 수 있는 방법으로 기술수준이 비슷한 기업간에 선호되는 실시권이다.


(6) 재 실시권(Sub License)

재 실시권(sub license)이란 기술도입자가 기술제공자로부터 실시권을 허여 받은 산업재산권을 제3자에게 다시 실시권을 허여할 수 있는 것을 말한다. 재 실시권은 독점실시권(Exclusive License) 허여 계약에서 주로 볼 수 있으며, 계약서상에 명시적으로 규정되어 있어야만 인정되는 기술제공자의 특별한 권리이다.

재실시권자는 실시권자와 별개의 독립된 책임과 계산으로 허락특허를 실시하는 것이므로 실시권자가 제3자에게 재실시권을 허락하는 데는 반드시 특허권자의 승낙을 얻어야 한다.

특허법 제100조4항은 전용실시권자가 타인에게 통상실시권(재실시권)을 허락하는 경우에는 특허권자의 승낙을 요한다고 규정하고 있다. 이 규정은 전용실시권의 물권적 성격에 비추어 전용실시권자는 특허권자의 승낙을 받지 않아도 통상실시권을 제3자에게 허락할 수 있는 것은 아닌가 하는 의문을 불식시키기 위해 마련된 것이다. 하나의 기술이 용도, 목적, 지역별로 다양하게 활용될 수 있는 경우에 효율적으로 사용할 수 있는 실시권의 유형이다.


출처: 한국발명진흥회 - 인터넷특허기술장터