사건개요

원고는 피고를 상대로 특허 비침해의 확인 및 기재불비 및 진보성 결여로 인한 특허 무효의 확인을 구하는 확인의 소(Declaratory Judgment)를 제기하였다.

배심원은 원고의 제품 / 방식이 피고의 특허를 침해하지 않으며, 피고의 특허는 기재불비(enablement) 및 진보성 결여로 인하여 무효라는 평결을 내렸다.

연방지방법원은 상기와 같은 배심원의 평결이 충분한 증거(substantial evidence)에 의해 뒷받침된다고 판결하였다.

이에 피고는 CAFC에 항소하면서, 관할권의 존부를 다툼과 동시에 특허 침해 및 유효를 주장하였다. 이에 대하여 CAFC는 본 사건의 경우 당사자간에 실질적인 다툼이 일어날 객관적인 위험이 없기 때문에 관할권이 없다는 이유로 연방지방법원의 판결을 파기하였다.

Issue에 대한 법원의 판단

특허권자에 의한 특허침해소송이 없음에도 불구하고 잠재적 특허 침해자가 확인의 소를 제기하기 위해서는 실질적인 다툼의 개연성(actual controversy)이 존재하여야 한다. 즉, 1) 확인의 소를 제기하는 원고가 피고로부터 특허침해소송을 당할 위험을 객관적으로 느낄 수 있는 상황이어야 하고, 2) 원고가 특허침해에 해당하는 행위를 하거나 할 계획이 있어야 한다.

라이센스가 설정되어 있는 경우에는 그 라이센스 계약이 심각히 불이행되는 경우가 아니라면 침해소송의 개연성을 객관적으로 느낄 수 없는 상황이기 때문에 당사자 간에 실질적인 다툼이 존재한다고 인정되지 않는다. 또한, 소송을 제기하지 않을 것이라는 명시적 또는 묵시적 약속인 라이센스 계약이 일단 체결되면 그 계약체결 당시의 상황이 어떠하였는지를 묻지 않고 당사자간에 실질적 다툼이 없는 것으로 간주된다.

연방지방법원은 Doctrine of Licensee Estoppel을 파기한 1969년 대법원 판결(Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969))에 근거하여 본 사건의 경우 관할권이 존재한다고 하였으나, 상기 대법원 판결은 실시권을 설정 받은 자가 제기하는 특허 무효 확인의 소에 대하여 어떤 경우에 연방법원이 관할권을 갖는가에 대해서는 명확한 답을 제시하고 있지 않다. 즉, 어떤 당사자가 특정 주장을 개진하는 것이 금지되지 않았다는 것이 연방법원이 모든 경우에 있어서 그러한 주장에 대하여 관할권을 갖는다는 것을 의미하는 것은 아니다.

즉, 실시권을 설정받은 자가 특허에 대한 무효 확인 소송을 제기하기 위해서는 그 실시권이 완전히 종료된 상태이어야 하는 것은 아니지만, 실시권 계약을 해지할 수 있을 정도의 계약 불이행이 있고 이에 대해 실시권 설정자가 권리 행사의 의지를 표명하였을 경우에는 당사자간에 실질적인 다툼의 개연성이 객관적으로 파악될 수 있기 때문에 연방법원이 관할권을 가질 수도 있다.

그러나, 본 사건의 경우 실시권자인 원고는 지속적으로 로얄티를 지급하고 있을 뿐만 아니라 그 밖의 다른 계약 불이행도 하고 있지 않기 때문에 당사자간의 실질적 다툼이 존재한다고 볼 수 없으며, 따라서 CAFC는 관할권이 존재하지 않은 상태에서 특허 비침해 및 특허 무효를 인정한 연방지방법원의 결정을 파기하였다.

주요 인용판례
- Teva Pharms. USA, Inc. v. Pfizer, Inc., 395 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2005)
- Gen-Probe, Inc. v. Vysis, Inc., 359 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2004)
- Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969)
- C.R. Bard, Cordis Corp. v. Medtronic, Inc., 780 F.2d 991 (Fed. Cir. 1985)

승/패소 요인 분석

라이센스가 설정되어 있는 경우에는 그 라이센스 계약이 심각히 불이행되는 경우가 아니라면 침해소송의 개연성을 객관적으로 느낄 수 없는 상황이기 때문에 당사자간에 실질적인 다툼이 존재한다고 인정되지 않는다. 또한, 소송을 제기하지 않을 것이라는 명시적 또는 묵시적 약속인 라이센스 계약이 일단 체결되면 그 계약체결 당시의 상황이 어떠하였는지를 묻지 않고 당사자간에 실질적 다툼이 없는 것으로 간주된다.

따라서, 본 사건의 경우 원고가 라이센스 계약의 대상이 되었던 특허의 무효 또는 특허 비침해를 확신하였을 경우에는 라이센스 계약에 대한 불이행을 선행함으로써 당사자간의 실질적 다툼을 발생시킨 후 특허 무효 및 특허 비침해에 대한 확인의 소를 제기하였어야 했다.

	사건번호	: 359 F.3d 1376
	원 고	: Gen-Probe Incorporated
	원고측 대리인	: Cooley Godward LLP (San Diego, CA)
	피 고	: Vysis, Inc.
	피고측 대리인	: Munger, Tolles & Olson LLP (Los Angeles, CA)
	판결일자	: 2004-03-05
	판사	: RADER / ARCHER / GAJARSA
	1심법원	: District Court for the Southern District of California
	1심법원판결일	: 2002-08-02
	관련특허	: US 5,750,338
	판례원문	:   <----클릭하면 원문을 볼 수 있어요
	관련기술	: 헥산 진단 분석에 사용되는 방법 및 키트(kit)