사건개요

원고 특허권자인 로체스터 대학교는 비스테로이드계 화합물을 이용하여 선택적으로 염증 효소 활동을 억제하는 방법에 관련된 특허 6,048,850(이하 ‘850 특허’라 함)을 피고 제약업체들이 침해했다는 이유로 뉴욕주 서부 지방법원에 소 제기하였다.

뉴욕주 서부 지방법원은 1심에서, 850 특허는 청구항에서 방법 그 자체는 나타나 있으나 비스테로이드계 화합물의 종류를 나타내거나, 그 화합물을 확인하는 장치 또는 대학교가 발명의 목적을 달성하는데 필요한 화합물 종류를 인지하고 있다는 사실 등을 개시하지 못하고 있어 특허법 112조 1항의 기재요건 및 용이실시 요건을 만족하지 못해 무효라고 약식판결하였다.

연방항소법원은 2심에서, 1심의 약식판결을 확정했다.

Issue에 대한 법원의 판단

특허법 112조 1항은 다음의 3가지 요건을 규정한다 :
(1) 명세서는 발명의 서면 개시 (written description of the invention)를 포함해야 한다,
(2) 명세서는 발명을 만들고 사용하는 방법 및 그 순서를 개시하되 당업자가 용이하게 실시할 수 있도록 자세하고, 명확하고, 간결하고, 적확한 용어로써 개시해야 한다,
(3) 명세서는 발명자가 출원일 당시 알고 있는 최선의 발명 실시예를 개시해야 한다. 상기 3가지 요건은 서로 독립적이므로 한 가지 요건이라도 만족하지 못하면 특허 받을 수 없다.

비스테로이드계 화합물이 무엇을 하는지를 개시하는 것만으로는 상기 요건을 만족할 수 없으며 그 자체가 무엇인지 개시함으로써 침해하지 않는 화합물과 침해하는 화합물을 구별할 수 있어야 한다.

특허받은 효소 PGHS-2의 활동 억제방법은 사용할 화합물의 종류에 따라 결과물의 특징이 결정되므로 발명자가 출원일 당시 특허받은 방법을 실시할 수 있는 특정 화합물의 종류를 모른다면 발명을 완성 (reduction to practice) 했다고 인정할 수 없다.

주요 인용판례
- Hyatt v. Boone, 146 F.3d 1348, 1353 (Fed. Cir. 1998)
- Union Oil Co. v. Atlantic Richfield Co., 208 F.3d 989 (Fed. Cir. 2000)

승/패소 요인 분석

원고 특허권자인 로체스터 대학교가 특허받은 효소 PGHS-2의 활동 억제방법을 구현하는데 사용할 화합물의 종류를 정확하게 제시하지 못한 점이 패소의 가장 결정적인 요인이다.

	사건번호	: 358 F.3d 916 / 2004 U.S. App. LEXIS 2458 / 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1886
	원 고	: UNIVERSITY OF ROCHESTER
	원고측 대리인	: Morrison & Foerster, LLP (Palo Alto)
	피 고	: G.D. SEARLE & CO., INC. 외
	피고측 대리인	: Kaye Scholer LLP (New York)
	판결일자	: 2004-02-13
	판사	: LOURIE / BRYSON / DYK
	1심법원	: District Court for the Western District of New York
	1심법원판결일	:
	관련특허	: US 6,048,850
	판례원문	:  <----클릭하면 원문을 볼 수 있어요
	관련기술	: 비스테로이드계 화합물을 이용한 선택적인 염증 효소 활동 억제 방법