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통상실시권허여심판 / 불사용취소심판

Q: 통상실시권허여심판이란 무엇인가

A:
통상실시권허여심판이란 실용신안권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자가 당해 등록특허의 실시허락을 받고자 하는 경우에 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없는 경우에 자기의 발명특허의 실시에 필요한 범위내에서 통상실시권을 허여 해주도록 심판을 청구하는 제도를 말합니다.

- 특허가 선원인 다른 특허발명이나 등록실용신안 또는 등록디자인권과 이용 저촉관계에 있을 때 그 특허권의 실시를 조정하기 위한 심판입니다.

- 제도적 취지: 선·후원권리간에 이용·저촉관계가 있고 그 권리간의 실시를 조정함으로써 발명의 실시가 원활히 이루어지도록 하기 위함입니다.

심판청구의 요건
- 이용·저촉관계가 있을 것
- 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술상의 진보가 있을 것
- 정당한 이유없이 실시허락을 하지 않거나 실시허락을 받을 수 없을 것

청구인 및 피청구인
- 청구인은 당해 특허를 실시하고자 하는 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자이며, 피청구인은 선출원특허권자·실용신안권자 또는 디자인권자가 됩니다.
- 한편, 선원자가 후원자에게 통상실시권을 허여한 후 ‘법 제138조 제3항'에 의하여 후원권리를 실시하고자 하는 경우에 그 통상실시권을 허여받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없는 때에는 통상실시권의 허여를 받아 실시하고자 하는 특허발명의 범위안에서 통상실시권 허여의 심판을 청구할 수 있으며, 선원자가 심판의 청구인이 되고 후원자가 피청구인이 됩니다.


[제138조 제3항]- 통상실시권 허여의 심판

③제1항의 심판에 의하여 통상실시권을 허여한 자가 그 통상실시권의 허여를 받는 자의 특허발명의 실시를 필요로 하는 경우에 그 통상실시권을 허여받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없는 때에는 통상실시권의 허여를 받아 실시하고자 하는 특허발명의 범위안에서 통상실시권 허여의 심판을 청구할 수 있다.

효 과
- 통상실시권을 허여받은 자가 심결주문에 정하고 있는 대가를 정해진 시기에 지급 또는 그 대가를 공탁하여야 할 자가 공탁을 하는 것을 조건으로 강제적 통상실시권이 발생합니다.


Q
상표불사용에 의한 취소심판청구란 무엇인가?

A 불사용에 의한 상표등록취소심판은 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 않은 경우 청구하는 심판을 말합니다.(상표법 제73조제1항제3호)



[제73조]- 심판청구서의 각하

① 심판장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다.

1. 심판청구서가 제77조의2제1항·제3항 또는 제79조제1항에 위반된 경우

2. 심판에 관한 절차가 다음 각 목의 어느 하나에 해당되는 경우

가. 제5조제1항 또는 제5조의4에 위반된 경우

나. 제37조에 따라 납부하여야 할 수수료를 납부하지 아니한 경우

다. 이 법 또는 이 법에 따른 명령에서 정하는 방식에 위반된 경우

② 심판장은 제1항에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간 이내에 보정을 하지 아니하면 결정으로 심판청구서를 각하하여야 한다.

③ 제2항에 따른 결정은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다.



취소사유
- 상표권자·전용사용권자·통상사용권자 중 누구도 상표를 사용하지 않았을 것
- 등록상표를 지정상품에 대하여 불사용한 경우일 것
- 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 불사용 하였을 것
- 상표의 불사용에 정당한 사유가 없을 것

청구인 및 피청구인
- 청구인은 이해관계인에 한하며, 피청구인은 심판청구 당시 상표등록원부에 등록된 상표권자임

청구대상
- 당해 상표권의 지정상품이 2이상인 경우에는 전부 또는 일부에 대한 취소심판 청구도 가능합니다. 이는 지정상품 중 어느 하나라도 사용하면 나머지 상품에 대한 사용의제효과로 인해 취소를 면할 수 있으므로, 지정상품 각각에 대한 취소심판을 청구할 수 있도록 한 것입니다. 불사용에 의한 취소심판청구는 상표권이 유효하게 존속중인 경우에만 청구할 수 있으며, 특허심판원에 ‘심판청구서(특허법시행규칙 서식 제31호)’를 작성하여 제출해야 합니다.


Q 불사용취소심판청구시 청구인이 독점 출원 할 수 있는 기간은 언제인가요?

A 2007. 7. 1이후 불사용취소심판 청구되는 건들부터는 불사용취소심판청구인의 독점 출원기간을 취소심결확정일로부터 6개월간으로 현실화시키고 있습니다. 취소심결에 대한 소제기 후 소취하 또는 상고취하로 그 상표등록취소의 심결이 확정된 때에는 그 취하일을 기산일로 하도록 보완하고 있습니다.

또한 불사용 취소심판 청구된 이후 갱신출원기간에 상표출원을 했으나 상표권이 존속기간만료로 소멸되는 경우와 취소심결확정일부터 소취하일 또는 상고취하일까지의 기간중에 출원한 경우에도 취소심판청구인만이 등록을 받을 수 있도록 규정하고 있습니다.(상표법 제8조 제5항 및 제6항)



[제8조 제5항 및 제6항]- 선출원

제73조제1항제3호의 규정에 해당한다는 것을 이유로 상표등록의 취소심판이 청구되고 그 청구일이후에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 때에는 그 해당하게 된 날(제3호의 경우 상표등록 취소의 심결에 대하여 소가 제기된 후 소취하나 상고취하로 그 상표등록 취소의 심결이 확정된 때에는 그 취하일을 말한다)부터 6개월간은 취소심판청구인만이 상표등록출원을 하여 소멸된 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 상표등록을 받을 수 있다. <개정 1997.8.22, 2007.1.3>

1. 제43조제2항 단서의 기간이 경과한 경우

2. 상표권자가 상표권 또는 지정상품의 일부를 포기한 경우

3. 상표등록 취소의 심결이 확정된 경우


제73조제1항제3호에 해당한다는 것을 이유로 상표등록의 취소심판이 청구되고 그 청구일 이후에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표등록출원이 있는 경우에는 취소심판청구인만이 상표등록을 받을 수 있다. <신설 2007.1.3>

1. 상표권의 존속기간 만료로 취소심판이 청구된 등록상표가 소멸되는 경우에 있어서 제43조제2항 단서의 기간 중 그 소멸된 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 그 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 대하여 상표등록출원한 경우

2. 상표등록 취소의 심결에 대하여 소가 제기된 후 소취하나 상고취하로 그 상표등록 취소의 심결이 확정되어 취소심판이 청구된 등록상표가 소멸되는 경우에 있어서 그 취소심결의 확정일부터 소취하일 또는 상고취하일까지의 기간 중 그 소멸된 등록상표와 동일 하거나 유사한 상표를 그 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 대하여 상표등록출원한 경우



출처: 특허청 / 국가법령정보센터




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