사 건 : 특허법원 2011. 10. 12. 선고 2010허4168 등록무효(특)
판시사항 : 탁소테르 삼수화물 발명의 기재불비 및 진보성 여부
판결요지 :
① 화학물질에 관한 발명은 다른 분야의 발명과는 달리 직접적인 실험과 확인, 분석을 통하지 않고서는 발명의 실체를 파악하기 어렵고, 화학분야의 화학이론 및 상식으로는 당연히 유도될 것으로 보이는 화학반응이 실제로는 예상외의 반응으로 진행되는 경우가 많은 것이므로, 화학물질의 존재가 확인되기 위해서는 단순히 화학구조가 명세서에 기재되어 있는 것으로는 부족하고 출원 당시의 명세서에 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 재현하여 실시할 수 있을 정도로 구체적인 제조방법이 기재되어 있어야 하며, 화학물질의 제조공정이 특히 복잡하다거나 유력한 부반응을 수반하는 등의 이유로 특허 출원 당시의 기술수준으로 보아 제조방법에 관한 기재만으로는 통상의 기술자에게 그 화학물질이 제조되었는지 여부가 의심스러운 경우에는 핵자기공명(NMR)데이터, 융점, 비점 등의 확인자료가 기재되어야 할 것이고, 그렇지 아니한 경우에는 이들 확인자료가 필수적으로 기재되어야 하는 것은 아니라 할 것이다.
② 건조조건이 이 사건 발명의 ‘제조공정’에 반드시 포함되어야 할 필수적 공정이라 할 수 없으므로 건조조건을 기재하지 아니하였다는 이유로 명세서 기재불비라 할 수 없고, 이 사건 발명이 출원 당시의 기술수준으로 보아 제조방법에 관한 기재만으로는 통상의 기술자에게 그 화학물질이 제조되었는지 여부가 의심스러워 NMR데이터, 융점, 비점 등의 확인자료가 반드시 기재되어야만 하는 경우에 해당하지 아니한다고 판시한 사례.
③ 이 사건 발명의 우선권주장일 당시에 이미 동일한 화합물이 여러 결정 형태를 가질 수 있고 그 결정 형태에 따라서 용해도, 안정성 등의 약제학적 특성이 다를 수 있음이 의약화합물 기술분야에서 널리 알려져 있어 의약화합물의 제제설계를 위하여 그 결정다형의 존재를 검토하는 것은 통상 행해지는 일이었다 할 것이다. 따라서 통상의 기술자는 비교대상발명 1에 그 무수물이 공지되고 비교대상발명 2에 메탄올과 물과의 용매화물이 공지된 탁소테르에 대해서 이들 방법들을 조합하여 시도해봄으로써 수화물 형태의 화합물을 얻고 이를 칼 피셔법, 열중량분석법, X선 회절분석법 또는 핵자기공명법 등 공지의 수단으로 분석하여 삼수화물임을 확인하여 이 사건 발명의 구성을 용이하게 도출할 수 있다.
④ 이 사건 발명의 탁소테르 삼수화물 화합물은 비교대상발명 1의 탁소테르 또는 비교대상발명 2의 탁소테르·메탄올·물(1:1:1)의 혼합 용매화물와 대비하여 화학구조가 같고 단지 그 배열에만 차이가 있는 물질로 넓은 범위에서 결정형 화합물에 포함되는데, 이 사건 발명의 우선권주장일 당시에 이미 의약화합물의 제제설계를 위하여 그 결정다형의 존재를 검토하는 것은 통상 행해지는 일이었으므로, 이 사건 발명과 같은 이른바 결정형 발명은, 특별한 사정이 없는 한 선행발명에 공지된 화합물이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 그 진보성이 부정되지 않는다 할 것이고, 이때 결정형 발명의 상세한 설명에는 선행발명과의 비교실험자료까지는 아니라고 하더라도 위와 같은 효과가 있음이 명확히 기재되어 있어야만 진보성 판단에 고려될 수 있으며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인 또는 특허권자가 신뢰할 수 있는 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장․입증하여야 할 것이다.
참조조문 : 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제42조 제3항, 제42조 제4항 제1호, 특허법 제29조 제1항
참조판례 : 대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결, 2010후2872 판결, 대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3554 판결, 대법원 2002. 8. 23. 선고 2000후3234 판결, 특허법원 2002. 9. 12. 선고 2001허5213 판결, 특허법원 2009. 7. 17. 선고 2008허4585 판결, 특허법원 2006. 5. 4. 선고 2005허308 판결
상고 여부 : 상고기간 미도과
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